《专利法》规定:“专利侵权纠纷涉及新产品制造方法的发明专利的,制造同样产品的单位或者个人应当提供其产品制造方法不同于专利方法的证明。”本条款涉及到工艺专利侵权诉讼的举证责任倒置,产品工艺一般不会直接被公众观察到,具有不唯一对应的特性,即同样的产品可能由不同工艺制造出来,无法通过取得产品的样品证明其一定采用某种制造工艺。通常情况下,工艺会采取技术秘密手段进行保护,对于采取制造工艺保护的工艺技术,最核心的问题是如何举证。《专利法》规定的“新产品”制造工艺发明侵权问题,核心在于对“新产品”的定义,目前尚没有“新产品”最核心明确的定义。

本人认为,“新产品”应该被定义为市场从未出现的,且不是市场现有产品的简单拼接和组合,“新产品”应当在性能上高于现有产品,亦不属于现有产品仅仅在量上增加而简单产生的性能提升。“新产品”是否需要具有新颖性和创造性?本人认为,具有“新颖性”和“创造性”的产品不一定是新产品,反之亦然。例如仅仅是某些局部结构改型而产生的具有“新颖性”和“创造性”的机械结构产品,其工艺大多数都是相通的,即便存在这种产品的制造工艺专利,除非能够证明该制造工艺具有唯一性,否则制造方很可能采用其他制造工艺制造。

判断制造工艺侵权,分配举证责任时,同时需要考虑原被告之间的前期关系,被告制造新产品的速度是否明显快于市场平均速度,被告制造的最终成品的性能同原告成品性能是否相近,是否等同于或者劣于原告产品,若被告制造的最终产品性能优于原告产品,除非原告有更强的证据,否则应当认为被告采用另外一种全新工艺。

ABC公司和XYZ公司均为某化学涂料的制造商,ABC公司拥有某新型化学防水涂料的工艺专利授权,该化学涂料的发明专利因不具备创造性被驳回。ABC公司同XYZ公司是长久的合同关系,XYZ公司是其代工企业,后XYZ结束同ABC公司的合作关系,自行生产该防水涂料。ABC公司认为XYZ公司侵犯其制造工艺专利,将其告上法院。XYZ公司认为,ABC公司的化学涂料产品本身没有专利权,因此该化学涂料没有专利保护不应当认为是一种“新产品”,ABC公司应当举证XYZ公司采用何种制造工艺并证明该种工艺侵犯其制造工艺专利权

ABC公司认为,防水涂料虽然没有被授予产品发明专利权,但不认为该类产品不属于“新产品”,该产品上市前市场没有出现同类配方的产品,也没有任何人将这种品类的防水涂料用于卧室家装;XYZ和ABC公司属于合作关系,XYZ公司是ABC公司的带工商,ABC公司协助指导和验收XYZ公司的全套设备和工艺,XYZ公司没有证据证明其已经更换过制造工艺专利;该制造工艺最核心的发明点在于某些湿度和温度的控制点和投料过程中的时间和温度控制,ABC公司获得如此大的市场优势,靠成本性能和价格取胜,只有这种工艺生产的产品成本可以降至合理低位,XYZ公司没有投入研发不可能彻底改变整个工艺流程,但是依然能够或同样的性能和成本,XYZ侵犯其工艺的可能性很大。ABC公司认为该诉讼适合举证责任倒置。

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