外观设计功能性外观特征排除标准在欧盟的新发展—— 由DOCERAM有限责任公司诉CeramTec有限责任公司侵犯外观设计案说起|163

杨菲

中国计量大学法学院讲师

德国基尔大学博士研究生

原文载于《电子知识产权》2019年第1期

摘要：欧盟法院于2018年3月8日对DOCERAM有限责任公司诉CeramTec有限责任公司侵犯外观设计一案作出先行裁决。欧盟法院在该判决中首次确认“因果关系标准”是判断《欧盟理事会共同体外观设计保护条例》第8条第1款中“仅取决于技术功能”的外观特征的主要判断标准，并明确适用该标准应考虑个案中所有客观的关键情况，而不是以“合理观察者”的角度出发。该判决保障了欧盟成员国在未来的司法实践中适用工业产品外观特征功能性排除规定的一致性，并在外观设计法与专利法之间划出一条更清晰的界限，也为我国外观设计司法实践提供了理论和实践方面的借鉴。

关键词：外观设计专利；仅取决于技术功能；客观观察者

外观设计是指工业产品的装饰性或美学特征。工业产品最终服务于消费者，必然需要满足一定的功能性。在现代工业设计实践中，设计师对工业产品结构和造型的安排通常会在保证产品功能实现的同时，体现一定的装饰美感以吸引消费者，可以说工业产品外观是功能性和装饰性的统一。外观设计制度保护的是富有美感的工业品外观，这种保护不延及仅根据技术或功能考虑而做出的外观设计，即由功能唯一限定的外观特征。[1]

为避免权利人利用外观设计专利制度独占实现功能需求之产品外观设计，妨害市场竞争，《欧盟理事会共同体外观设计保护条例》[2]（以下简称《外观设计条例》）设有产品功能性外观特征排除规定，将“仅取决于技术功能”（solely dictated by their technical function）的产品外观特征排除出欧盟外观设计的保护。然而对如何认定“仅取决于技术功能”的外观设计，欧盟内部长期未能确立统一的标准。欧盟各成员国法院及欧洲知识产权局（前身为欧共体内部协调局）在多年的外观设计确权及侵权诉讼中，各自发展出自己对“仅取决于技术功能”的外观特征的审查模式与判断标准。2018年3月8日，欧盟法院在DOCERAM有限责任公司诉CeramTec有限责任公司侵犯外观设计一案（以下简称DOCERAM案）[3]做出的初步裁决中，才有机会对《外观设计条例》产品功能性外观特征排除规定之适用范围做出分析和厘清。本文拟说明此案发展始末及欧盟法院之判决结果，借以分析和讨论欧盟有关“仅取决于技术功能”的产品外观特征的认定标准的最新理论与实务观点，以期为我国相关规则的明晰和理解适用提供参考。

一、欧盟法院DOCERA诉CeramTec侵犯外观设计案

（一）案由事实简介

本案原告德国公司DOCERAM主营工业陶瓷组件的开发和制造。原告在经营中为汽车、纺织和机械行业研制了一种陶瓷焊接定位销，于2004年10月19日为不同几何形状的定位销设计向欧洲知识产权局提出系争外观设计申请，取得第000242730-0001号— 0017号共17件共同体注册式外观设计。本案被告CeramTec同样生产和开发陶瓷焊接定位销。原告DOCERAM认为被告CeramTec的定位销设计与其共同体注册外观设计相似，向被告CeramTec发起外观设计侵权诉讼。被告CeramTec随即提起宣告原告共同体外观设计无效的反诉。被告CeramTec认为，系争外观设计特征根据《外观设计条例》第8条第1款因“仅取决于技术功能”而不受保护。

本案一审法院杜塞尔多夫地方法院（LG Düsseldorf）判决驳回原告诉讼请求并宣告系争外观设计无效。[4]原告随即向杜塞尔多夫高等法院（OLG Düsseldorf）提起上诉。[5]在上诉程序中，杜塞尔多夫高等法院一方面认可系争外观设计具有新颖性和独创性，另一方面指出存在其他替代设计得以实现与系争外观设计相同技术功能的事实。存在替代设计是德国法院在司法实践中审查和排除“仅取决于技术功能”的产品外观特征的主要标准，但鉴于欧盟成员国法院及欧洲知识产权局对《外观设计条例》第8条第1款产品功能性外观特征排除规定的适用长期未能形成统一，杜塞尔多夫高等法院决定中止审判程序向欧盟法院提起先行裁决，请求欧盟法院解释：当装饰效果对产品外观特征的设计毫无意义，而技术功能是决定这个外观特征的唯一因素时，那么这种外观特征是否也是《外观设计条例》第8条第1款意思上被排除保护的“仅取决于技术功能”的外观特征？如果法院对前述问题持肯定回答，那么又应从哪个角度来判断技术功能是决定一个产品外观特征的唯一因素？是否需要以一个“客观观察者”（objective observer）的角度来回答这个问题？如果答案是肯定的，又该如何界定“客观观察者”这个概念？

（二）欧盟法院的判决

欧盟法院经过审理，于2018年3月8日对此案做出先行裁决。[6]欧盟法院指出《外观设计条例》第8条第1款应做出如下解释：判断某个产品外观特征是否仅取决于其技术功能，应当审查技术功能是否是决定这个产品外观特征的唯一因素。存在其它替代设计并不能成为审查的决定性标准。判断产品外观特征是否仅取决于其技术功能，应当考虑个案中所有客观的决定性情况，而不是从一个“客观观察者”的角度进行判断。

二、对本案核心问题的分析与理解

本案的焦点在于在欧盟外观设计法律保护框架下进行外观设计专利侵权判定时，将功能性外观特征排除在外观设计保护范围之外的标准应当如何把握。

（一）欧盟外观设计法语境下的功能性设计

《外观设计条例》第3条a款定义欧盟外观设计为“产品的整体或者部分外观，这些外观是由产品的线条、轮廓、颜色、形状、质地和/或者由产品本身的材料和/或产品装饰等特征构成。”欧盟采取“设计权取向”（design approach）定义工业产品外观设计，未在概念上区分装饰性、审美性和功能性设计特征，[7]不要求外观设计必须具有美感特质（aestheticquality）[8]或在视觉上吸引人。[9]原则上，装饰性与功能性外观特征都可以获得欧盟外观设计保护。产品的功能性外观特征是为了实现某种特定的技术效果而呈现的外观设计安排。欧盟立法者意识到对产品功能性外观特征的过度保护可能会导致设计人通过外观设计专有权在市场上取得技术解决方案的垄断，危害自由竞争和科技进步。[10]因此《外观设计条例》第8条第1款规定：“仅取决于技术功能的产品外观特征不受欧盟外观设计的保护。”需要说明的是，一个产品的某些外观特征因“仅取决于技术功能”而不受外观设计保护，并不意味整个产品的外观设计无效。根据《外观设计条例》立法理由第10条第4句规定，因“仅取决于技术功能”而不受保护的外观设计特征在评估该外观设计的其它特征是否满足保护的要求时不应予以考虑。可见，只有当一个产品所有的主要特征（essential features）均“仅取决于技术功能”时，整个设计才会被宣告无效。[11]

通过《外观设计条例》第8条第1款使用的措辞可看出，欧盟立法者刻意回避对纯装饰性和纯功能性产品外观特征进行定义和简单的二元划分。[12]这条排除规定适用的逻辑前提是假设大多数工业产品的外观特征是需要去执行技术功能的，需要被排除保护的只是那些经过审查“仅取决于技术功能”的产品外观特征。[13]因此在欧盟外观设计法律框架下判断功能性外观特征对工业产品整体外观影响的关键在于界定“仅取决于技术功能”的产品外观特征的边界。

（二）“仅取决于技术功能”的产品外观特征的审查标准

“仅取决于技术功能”的产品外观特征的判断标准未在《外观设计条例》及其实施条例（Community Design Implementing Regulation）中明确规定，[14]而是由各成员国与欧洲知识产权局通过判例逐步确立的，其中最具代表性是的是“替代设计标准”（alternative designs criteria）和“因果关系标准”（causative criteria）。然而《外观设计条例》中使用的“仅取决于技术功能”的产品外观特征这一概念是一个欧盟法意义上的自主定义（autonomous definition），应当在欧盟各成员国内根据欧盟法律的文义和立法目的统一进行解释。[15]欧盟法院利用DOCERAM案首次对这两种标准进行了分析并作出了选择。

1. 替代设计标准

替代设计标准又称为“形式多样性标准”（multiplicity-of-forms criteria），最初由欧洲知识产权局在其早期司法审查中使用，后来陆续被欧盟其他成员国法院所接受，[16]目前仍然是德国法院在司法实践中判定“仅由技术功能决定”的产品外观特征适用的主要标准。[17]根据替代设计标准，如果一个产品的某种外观特征所呈现的技术功能可以被另一种或几种替代设计实现，那么该外观特征就不是“仅取决于技术功能”的。换句话说，只要产品外观设计上体现某种技术功能的具体外观特征不是唯一的，该功能性外观设计特征就会对产品整体视觉效果的评价产生影响。

在商标权领域，欧盟法院已经探讨过替代设计标准对功能性特征排除规定适用的影响。欧盟法在商标保护领域同样有排除功能性商标注册的规定。《欧盟商标条例》[18]第7条第1款e项（ii）规定某一完全由产品外形或其他特征构成的标识，如该外形或特征是为了获得某种技术效果所必须，则该标识不应被注册为商标。欧盟法院在“Philips诉Remington”一案中指出商标功能性的判断与是否有替代形状可以达到相同的技术效果无关，即使存在能实现同样技术效果的替代形状，只要系争商标中的形状能够达到这样的技术效果就应当被判定具有功能性，不可以注册为商标。[19]在之后的Lego案中，欧盟法院再次明确指出存在替代形状不影响功能性排除规定的适用和判断。[20]当然，欧盟法院在商标权领域适用功能性特征排除规定时完全弃用替代设计标准的做法不宜直接类推至设计法领域。[21]欧盟法院佐审官Colomer在“Philips诉Remington”案的法律意见书中也明确强调了这一点。[22]商标的本质功能是实现消费者对商品或服务来源的区分，而外观设计保护的是产品外观设计中的创新成分，为设计者赋予绝对权，使其获得市场竞争中的优势，保障其对生产的投资得到公平的回报，广义的外观设计保护原则上不排斥整体外观中包含功能性特征的产品设计。商标权的保护期可以通过不间断续展无限延长，而外观设计保护对象则会在期限届满后进入公共领域。[23]因此在适用功能性特征排除规定时，在商标法领域应当适用比外观设计法领域更加严格的标准。[24]当然这也不能反过来成为支持替代设计标准可以在外观设计领域适用的论据。

笔者认为替代设计标准在外观设计领域作为判断产品功能性外观特征排除规定的标准的弊端在于：第一，如果对替代设计提出极其严格的要求，即要求其实现与原设计特征同样技术效果的同时使产品具有相同的工作效率、制造成本和操作难易程度，那么这种意义上的“真正的替代设计”是很难存在的。尤其当原产品设计特征已经占据市场偏好或流行趋势，那么留给替代设计自由设计的空间本身就非常狭小，寻找“真正的替代设计”几乎更无可能。由于“真正的替代设计”的稀缺，那么一个实现技术功能的产品外观特征按照替代设计标准几乎总是“仅取决于技术功能”而因此不能获得外观设计保护，明显有违外观设计法之意旨。第二，如果对替代设计提出十分宽松的要求，即要求替代设计能够实现与原设计特征相同的技术效果即可，那么产品某种外观特征的替代设计在实践中又几乎总是存在。这导致了《外观设计条例》第8条第1款的产品功能性外观特征排除规定流于形式，只能在极端的情况下适用。[25]第三，假设实现一种技术功能的产品外观特征的替代设计是有限的，那么每一种外观特征根据替代设计标准都不会被认为是“仅由技术功能决定”的。在这种情况下，同一个外观设计申请人就有可能通过对所有可替代的外观设计分别申请外观设计专利的方式排除竞争产品的市场空间，实际获得对这种技术解决方案的垄断。

欧盟法院在DOCERAM案判决书中指出，从实践的角度来看，外观设计申请人通过设计权得到的对技术功能的垄断使其产品实际获得了等同于专利权的绝对权保护，却同时能够规避专利法相对严格的授权要件。这将导致其他竞争者无法提供具有相同技术效果的产品，阻碍了可能的技术革新，这是与《外观设计条例》第8条第1款的立法目的背道而驰的。[26]至此，欧盟法院明确否定了替代设计标准的适用。考虑到替代设计标准的诸多弊端，笔者认同欧盟法院的观点。替代设计标准可以成为外观设计法领域认定“仅由技术功能决定”的产品外观特征的参考依据，而不能成为决定性标准。“仅由技术功能决定”的产品外观特征应当通过考察产品设计特征自身固有的元素进行判断更为合理，而非取决于是否存在其他可以实现相同技术功能的设计方案。

2. 因果关系标准

因果关系标准是欧洲知识产权局在其目前实践中适用产品功能性外观特征排除规定的主要判断标准。[27]根据因果关系标准，如果实现某种特定技术功能是决定某种产品外观特征的唯一因素，即不存在装饰性或审美性考虑的任何空间，影响设计者做出设计决定的仅仅是这种产品外观特征能否更好更有效率地使产品执行其技术功能，那么这种产品外观特征就是仅取决于其技术功能而不能取得欧盟外观设计保护的。至于是否有其他替代设计可以实现相同功能，对于判断这种设计本身是否仅取决于功能是无关紧要的。因果关系标准在DOCERAM案中获得了欧盟法院的认可。欧盟法院认为该标准符合《外观设计条例》第8条第1款的文义解释，并相较替代设计标准更符合该条款目的解释的需要。[28]

有反对观点指出《外观设计条例》立法理由第10条第2句明确规定获得欧盟外观设计保护不以具有美学特质为前提。但根据因果关系标准，仅实现技术功能而不考虑装饰性或审美性的产品外观特征不能获得欧盟外观设计的保护实际上是变相引入了对审美价值的要求，有违欧盟法对外观设计的中性定义。[29]笔者认为这种观点不能成立。设计权不应当存在于那些为了实现技术功能而没有给装饰性外观特征留下任何自由空间的产品外观特征中。因果关系标准所要求的是设计者主观上有意识地、甚至客观上无意识地在设计中纳入装饰性因素，而不是要求产品的外观特征达到特定的审美高度。[30]那些在设计中除了功能性也掺入了装饰性考量但实质却未能体现出美感的产品外观特征仍然可以得到外观设计法律保护。

适用因果关系标准需要解决的另一个问题是：应该从哪个角度来判断技术功能是决定产品外观特征的唯一因素？在欧盟法院做出DOCERAM案裁决前的主流观点是应以一个“合理观察者”（reasonable observer）或称“客观观察者”的角度适用因果关系标准。“合理观察者”这一概念最初是由欧洲知识产权局上诉委员会在“Lindner Recylingtech”一案中引入的。上诉委员会认为判断产品外观特征是否“仅取决于技术功能”应当避免以设计师内在动机进行过于主观的判断，而应以一个“合理观察者”的角度理性地观察某个产品设计，以其对产品外观特征的整体印象来判断某些特定的外观特征是否仅出于技术功能的考量做出的。[31]

在DOCERAM案中，杜塞尔多夫高等法院请求欧盟法院确认是否应当从“合理观察者”角度出发适用因果关系标准。笔者认为其顾虑有可能在于《外观设计条例》规定欧盟外观设计有效性和保护范围的判定主体是“有相当认知的使用者”（informed user），[32]即对现有设计具有一定了解并具有一定观察能力的人。“有相当认知的使用者”本身已是一个需要准确界定的法律拟制概念，在判断产品功能性外观特征时再次引入另一个缺乏准确内涵的法律拟制概念，即“合理观察者”，有可能造成法律适用的混乱。欧盟法院在DOCERAM案中明确否定了“合理观察者”的角度，认为适用因果关系标准排除产品功能性外观特征应当考虑个案中所有客观的关键情况。笔者认为欧盟法院的看法是值得肯定的。“合理观察者”是一个仅在法学理论上存在的虚拟人，[33]对其认知和审美水平都需要主观地进行人为预设，在司法实践的具体操作中也无法保障每个个案中的“合理观察者”处于相同的认知和审美水平。引入“合理观察者”这个概念无疑会导致对产品功能性外观特征排除的判断结果陷入主观与不确定。如前所述，“仅取决于技术功能”的外观特征作为一个欧盟法意义上的自主定义，需要在欧盟各成员国不同的法律体系下进行统一解释和一致适用，这就要求其判断标准具有高度的精确性和客观性。因此通过一个过于主观的“合理观察者”角度去适用产品功能性外观特征排除的判断标准是不合适的，这会导致欧盟范围内外观设计法律的适用缺乏稳定性与一致性。因此，更适合的角度是在司法实践中要求法官考虑衡量个案中所有客观的关键情况来判断产品外观特征是否具有功能性，其包括但不限于产品宣传广告的描述用语、产品的实际使用情况、市面上实现相同技术功能的替代设计的存在情况等，必要时可以引入专家鉴定机制。

结语

排除产品功能性外观特征的目的在于防止外观设计申请人通过设计权在市场上垄断某种技术解决方案，但其适用范围基于公共利益与工业产权人之间的利益衡平亦应有所限制。因此正确解读“仅取决于技术功能”的外观特征的范围尤其重要。为了保障工业产品在欧洲共同体内的自由流通，应当要求欧盟成员国能够以同一的条件取得产品外观设计，并保障其权利在所有成员国得到相同水平的保护。这就要求对外观设计的概念和范围给出相对一致的定义。

欧盟法院通过DOCERAM案结束了围绕《外观设计条例》第8条第1款产品功能性外观特征排除规定不同适用标准之间的长期争论。至此，在欧盟判断某个产品外观特征是否仅取决于技术功能，应当结合个案的所有客观关键情况来判断实现某种特定技术功能是否是设计人做出这种产品特征的唯一考量的因素，即没有进行任何装饰性或审美性考量。如果答案是肯定的，那么这种外观特征就是仅取决于技术功能而不能获得欧盟外观设计保护。

我国现行的专利法及其实施细则均未对产品功能性外观特征做出明确规定。《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》[34]第十一条规定：“认定外观设计是否相同或者近似时，应当根据授权外观设计、被诉侵权设计的设计特征，以外观设计的整体视觉效果进行综合判断；对于主要由技术功能决定的设计特征，应当不予考虑。”然而由于原则性规定的缺失，如何认定和适用产品功能性外观特征的排除标准成为了司法实践中的一个难点。实际上，我国最高人民法院在司法实践中已经采取了与欧盟法院十分类似的审查方法。在2012年的“专利复审委员会与张迪军、慈溪市鑫隆电子有限公司外观设计专利权无效行政纠纷再审案”中，最高人民法院就已认识到替代设计标准的弊端，明确指出申请人有可能通过对有限的替代设计分别申请外观设计专利实现对特定技术功能的垄断，有违外观设计之立法目的，因此主要由技术功能决定的外观特征不取决于是否存在替代设计选择，而取决于在一般消费者看来，该设计特征是否仅仅由特定功能所决定，从而不需要考虑该设计特征是否具有美感。[35]这种因果关系标准在2017年最高人民法院发布的指导案例——“高仪股份公司诉浙江健龙卫浴有限公司侵害外观设计专利权纠纷案”[36]中再次得到确认。可以观察到，最高人民法院所持的判断标准与欧盟法院所适用的“因果关系标准”之间最大的差异在于标准适用出发点的不同。对产品外观特征是否仅由其技术功能决定，最高人民法院认为应当从“一般消费者”的角度进行观察，而欧盟法院认为应当考虑个案中所有客观的关键情况。如前所述，对产品功能性外观特征的判断应当以十分客观的角度出发以保障法律适用的稳定性，在司法实践中使用“一般消费者”概念会产生与使用欧盟法意义上的“客观观察者”概念同样的问题，即增加司法审查结果的不确定性。因此，笔者认为我国法院在今后的司法实践中应尽可能客观化“一般消费者”标准或以欧盟司法实践为借鉴跳出单方视角的局限以个案中全部关键的客观情况为出发点。

为产品功能性外观特征排除的判断确立一个相对客观的审查标准，可以在促进公平有效的市场竞争的同时禁止技术功能在市场上的独占滥用，保障技术创新不被阻碍，符合外观设计法之立法宗旨，同时也可以在外观设计法与专利及实用新型法之间划出一条更清晰的界限。

[1]参见苏杭：《论外观设计的创作性》，载《外观设计专利保护实务》（程永顺主编），法律出版社2005年版，第35页；最高人民法院行政判决书（2012）行提字第14号；最高人民法院民事判决书（2015）民提字第23号。

[2] Council Regulation (EC) No6/2002 of 12 December 2001 on Community design.

[3] EuGH, Rs. C-395/16, GRUR2018, 612 – DOCERAM GmbH/CeramTec GmbH.

[4] LG Düsseldorf, Urt. v.13.08.2015 - 14c O 98/13, BeckRS 2016, 13580.

[5] OLG Düsseldorf, Beschluss vom 07.07.2016 - I-20 U124/15, BeckRS 2016, 13903.

[6]见注释3.

[7] See Jason J. Du Mont/Mark D. Janis, “Functionalityin Design Protection Systems”, 19 Journal of Intellectual Property Law, 261(2012), p. 287; Tiffany Mahmood, “Design Law in the United States as Comparedto the European Community Design System: What Do We Need to Fix?”, 24 FordhamIntellectual Property, Media and Entertainment Law Journal 555 (2014), p. 567;Graeme Dinwoodie, “Federalized Functionalism: The Future of Design Protectionin the European Union”, 24 American Intellectual Property Law AssocationQuarterly Journal 611 (1996), p. 647-648 .

[8]见注释2，recital10.

[9] Christine Fellner, Industrial Design Law, London:Sweet & Maxwell (1995), p. 274.

[10] Vgl. Müller-Broich, GRUR-Prax 2018, 5, 6.

[11] Vgl. 3. Beschwerdekammer des HABM v. 22.10.2009,Sache R 690/2007-3, Lindner Recylingtech/Franssons Verkstder – Chaff cutters,Rn. 37; Beschwerdekammer des HABM v. 29.04.2010, Sache R 0211/2008-3, Fluiddistribution equipment, Rn. 36.

[12] E.C. Green Paper on theLegal Protection of Industrial Design, 06.1991, III/F/5131/91/EN. , 5.4.1. at56.

[13]见注释7，Jason J. Du Mont/Mark D.Janis, p. 288.

[14]见注释3，Rn. 19.

[15]见注释3，Rn. 19，Rn. 20-21.

[16] Landor & HawaInternational Ltd v Azure Designs Ltd [2006] EWCA Civ 1285, [2006] E.C.D.R. 31;Bailey & Anor v Haynes & Ors [2006] EWPCC 5, [2007] FSR 10; SilverlitToys Manufactory Ltd v. Ditro Ocio 2000 SL; Court of Appeal for Western Sweden[2010] - Case T-3469-09 and others.

[17] OLG Düsseldorf, Urt. v.3.4.2007 – 20 U 128/06, BeckRS 2007, 11285 – Autofelgen; OLG Düsseldorf,GRUR-RR 2012, 200, 205 – Tablet PC; LG Düsseldorf, Urt. v. 26.6.2014 – 14c O37/13; LG Düsseldorf, GRUR-RS 2015, 05506 – Dental-Mischer.

[18] Regulation (EU) 2017/1001of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the EuropeanUnion trade mark.

[19] EuGH, Rs. C-299/99, GRUR2002, 804 – Koninklijke Philips Electronics NV/Remington Consumer Products Ltd.

[20]EuGH, Rs. C-48/09 P, GRUR2010, 1008 – Lego Juris A/S/HABM.

[21]见注释10，Müller-Broich, S. 6; Koschtial, GRUR Int 2003, 973, 979.

[22] GA Colomer, Schlussantrgevom 23.01.2001 – Rs. C-299/99.

[23] Kur, GRUR 2002, 661, 664.

[24]见注释22, Rn. 38.

[25] Hackbarth, Anmerkung zu EuGH v. 8.3.2018 –C-395/16, GRUR 2018, 612, 614.

[26]见注释3，Rn. 30.

[27] Vgl. 3. Beschwerdekammer des HABM v. 22.10.2009,Sache R 690/2007-3, Lindner Recylingtech/Franssons Verkstder – Chaff cutters.

[28]见注释3, Rn.31-32.

[29]见注释25，S. 615.