文 | 北京知识产权法院 张灿

在美国商标法理论中，有两类合理使用可以构成商标侵权的有效抗辩。第一类为“描述性使用（decriptive fair use）”，因其在商标法理论发展之初便被提出，故也被称为“古典合理使用”。另一类合理使用为“指示性使用（nominativefair use）”，是随着商业模式的发展应运而生的。

描述性使用属于成文法上的合理使用，《兰姆法案（L a n h a mAct）》第33条（b）（4）明确规定了描述性使用抗辩，并被写入了《美国法典》第15卷第1115条（b）（4）。指示性使用则属于判例法上的合理使用，相应理论及其适用中的具体规则是通过案例法逐步发展起来的。

随着二手商品、中介经纪、配套服务经营等商业模式的创新，商标指示性使用产生于实践，并在实践中不断发展。此种商标合理使用行为在实践中越来越多。在“互联网+经济”日益发达的今天，购物平台等商业网站指示性使用他人商标的情况更是屡见不鲜。

现代商业环境下，一方面需要发挥商标传递信息的功能，减少消费者获取信息的成本；另一方面又需要保护商标权人花费巨大财力和精力培育的商品和品牌，这使得关于商标指示性合理使用抗辩的司法判断规则具有重要意义。1992年，美国联邦第九巡回上诉法院在街区新男孩乐队诉美国新闻出版公司案（New Kidson the Block v. News AmericaPublishing,Inc.）（以下简称“新男孩案”）中，提出了关于判断商标指示性合理使用的“三要件分析法”，明确了判断指示性使用的分析要素。在此之后，很多法院直接采用“三要件分析法”来判断指示性使用的抗辩是否构成。因此，“三要件分析法”对于美国法中的商标指示性使用判断规则影响深远。

发展历史及“三要件分析法”的正式提出

美国联邦最高法院最开始没有采用“指示性使用”的称谓，最初称其为“附带使用”。早在1924年的普林斯特尼茨诉科特案中，大法官霍姆斯指出，普林斯特尼茨购买科特品牌的正品香水分装或压缩后出售，在瓶子的标签中说明“科特生产，普林斯特尼茨分装，普林斯特尼茨独立于科特”，这一行为并不侵犯科特的商标权。霍姆斯认为，仅向消费者说明事实真相，而不会欺骗消费者的商标使用，不应被禁止，“商标不是禁忌”。因为商标权并不同于著作权，商标专用权赋予商标权人的不是对于商标所包含文字的专用权。

在后续的商标案件中，美国联邦最高法院对被允许的附带使用范围进行了进一步探讨。在1947年的冠军火花塞公司诉桑德斯案中，被告将收购来的二手“冠军”牌火花塞，稍作修理、调试后，再次出售。在火花塞的整箱包装及单个火花塞上，被告都没有将原来的“冠军（Champion）”商标去掉，但在整箱包装上有“经过完美工艺翻新”的说明，在单个火花塞上有“翻新”的标识。被告亦没有在包装和商品上使用自身的商号。美国联邦最高法院允许被告使用原告商标，认为只要使用行为不会使消费者认为翻新的火花塞来自于原告的许可或赞助即可。

虽然商标指示性使用的理论在上述两案判决后又经历了深刻而长远的发展，但上述判决仍被认为是现代指示性使用分析所应当考虑的几个主要问题。其为法院在后续类似案件中的考量因素指明了方向。

1969年，在大众汽车公司诉丘奇案中，美国联邦第九巡回上诉法院认为，被告在推广其汽车维修服务时使用“Volkswagen”商标，并不侵犯原告的商标专用权。该案中，法院列举了三个理由：第一，被告欲向消费者说明其擅长维修的是大众汽车，而“Volkswagen”商标及缩写“VW”是指代大众汽车的通常方式，很难找到其他方式来描述被告所维修汽车的品牌；第二，从展示广告的方式和外观看，被告并未使用大众公司所特有的字体和配色，亦未使用原告知名的“VW”盾形商标；第三，从广告的内容看，不会让潜在消费者误认为该汽车维修公司属于原告的特许经销商或者经官方培训的维修工人。该案中，法院提出的三项理由成为日后“三要件分析法”的雏形。

1992年，在“新男孩案”中，街区新男孩乐队是美国当时最火的流行音乐天团。美国新闻出版公司旗下的杂志和报纸在两篇报道中设置诸如“男孩天团中最性感的是谁”“五个天团成员中你最喜欢哪一个”的电话调查或投票热线，并收取每个电话50到95美分的费用。街区新男孩乐队以商标侵权、商标淡化等11项诉因起诉了美国新闻出版公司。法院认为，使用他人商标的商业主体可以主张指示性抗辩，只要其满足以下三个要求：第一，如果不使用该商标，提供相应商品或服务的主体将不易识别；第二，使用商标的方式应以合理必要地指示商品或服务为限度；第三，商标使用者不能有任何暗示其与商标权利人之间存在许可、赞助关系的行为。

通过“三要件分析法”，法院支持美国新闻出版公司，认为其行为构成指示性使用，不构成商标侵权。首先，被告如果不使用涉案商标，将没有办法指代街区新男孩乐队这一团体；其次，被告使用原告商标的程度是必要，即只是通过商标来指向投票或调查的对象。被告并未使用原告具有显著性的标志，或者其他任何对于读者理解报道内容不需要的内容。最后，报道内容指向许可、加盟的反面，因为其内容包括询问“街区新男孩乐队是否令人扫兴”等。

分析指示性使用的方法或路径是在“新男孩案”中被法院详细阐述和明确提出的，故在后续案件中，当法院在判断指示性使用时，所适用的方法就被称为“新男孩测试”。“三要件分析法”中，判断是否存在其他表述方式、使用商标的程度是否合理及是否造成许可、赞助混淆等因素，被称为“新男孩因素”。大部分美国联邦上诉法院和地区法院直接适用“新男孩案”中的“三要件分析法”来判断指示性使用是否成立。由此可见，对于美国商标法中商标指示性使用抗辩的理论和实践具有非常深远的影响。但也有法院不愿在此类案件中采取“三要件分析法”，认为此类案件与描述性使用抗辩无异，仍应当适用多因素的“混淆理论”来进行分析。另外，适用“三要件分析法”的不同法院，对于举证责任分配也有不同意见。有的法院认为，应由被告证明第三个要件，即许可、赞助关系的存在；而有的法院则认为，第三个要件的举证责任在于原告。这种分歧在20 04年美国联邦最高法院审理开普案之后有所改观。毋庸置疑的是，“三要件分析法”明确统一了该类案件商标指示性合理使用抗辩之司法认定标准中的分析要素问题。

“三要件分析法”在网络经济时代的运用

随着互联网的发展，电子商务、平台经济及“互联网+”产业模式如雨后春笋般不断涌现。在互联网经济环境下，一方面要保护信息的快速传递，允许经济创新、自由竞争；另一方面又要保护商标权人的合法权益，保护商标所承载的商誉。商标指示性使用在互联网领域的应用能够成为平衡这两种价值的工具。发展于20世纪的“三要件分析法”在互联网领域不仅有用武之地，而且扮演着非常重要的角色。

在蒂芙尼诉易贝案中，蒂芙尼是一家纽约的时尚奢侈品公司，其生产的银质首饰等物品通过自己自成体系的销售网络进行销售。易贝是一个美国有名的P2P购物平台。蒂芙尼认为，易贝在其主页及宣传文件中使用“Tiffany”商标、告知消费者可在易贝的网站上买到蒂芙尼珠宝并从中获利的行为，侵犯了蒂芙尼的商标专用权。具体而言，易贝在主页上宣传蒂芙尼珠宝；“Tiffany”和“Tiffany&Co”成为易贝珠宝、名表目录下搜索频率较高的关键词之一；易贝为潜在买家提供销售蒂芙尼珠宝卖家上传的链接。

美国联邦纽约州南区地区法院支持了易贝的商标指示性抗辩。在判决说理部分，纽约南区地区法院适用“三要件分析法”，论证易贝在主页和搜索栏中使用“Tiffany”商标的行为不构成商标侵权。

首先，法院指出，易贝证明了如果不使用“Tiffany”商标，涉案的蒂芙尼白银首饰将无法指代。蒂芙尼的名称赋予涉案首饰以名望，使其不同于一般的银质项链或手镯，使其成为奢侈的象征。如果不用“Tif fany”商标来描述涉案首饰，易贝将被迫采取非常荒谬的迂回说法，比如“来自一家有名望的纽约公司的白银首饰，奥黛丽赫本曾一度非常喜欢”等。上述描述虽符合实际，但无异于增加互联网环境下消费者获取信息的成本。故法院认为，如果不使用“Tiffany”商标，涉案的白银首饰将不容易被识别。

其次，易贝在网页和宣传材料中使用“Tiffany”商标的情形，仅限于使用文字商标，故易贝的使用符合合理性限度的要求。

最后，易贝没有通过任何行为暗示其与蒂芙尼之间存在许可、加盟关系。易贝通过合法的途径销售蒂芙尼的珠宝，当其收到权利人的通知时，会第一时间删除销售链接。根据易贝提供的证人材料显示，消费者之所以选择通过易贝购买蒂芙尼珠宝，而不是蒂芙尼官方店，就是因为易贝上的价格更便宜。易贝在销售蒂芙尼珠宝的页面中“关于我们（About Me）”一栏，明确了消费者和卖家面临的风险和责任，这相当于一份明确的否认声明。

丰田汽车销售（美国）公司诉塔伯瑞案，是美国联邦第九巡回上诉法院近年来审理的一起商标案件。通过审理该案，第九巡回上诉法院对其发明的“三要件分析法”在互联网领域的运用进行了进一步的阐述和修正。

该案中，原告是丰田汽车公司在美国的独家授权商，被告系独立汽车经理人。被告的主要业务是从事雷克萨斯（LEXUS）汽车购买和租赁的中介经纪服务，其帮助顾客以相对最低价格从最合适的经销商手里买到雷克萨斯汽车。上述服务促进了不同经销商之间的竞争，使消费者享受到价格优惠，因而深受消费者喜爱。塔伯瑞成立了专门的网站，向消费者提供服务，网址为“buy-a-lexus.com”和“buyorleaselexus.com”。联邦地区法院认为，在域名中使用原告商标，构成对原告商标专用权侵犯，因而禁止塔伯瑞在域名中使用原告的商标。

塔伯瑞上诉到第九巡回上诉法院，该院撤销了联邦地区法院的禁令，并将该案发回重审。第九巡回上诉法院认为，首先，在该案中，地区法院不应适用传统的“混淆理论”多因素分析法来判断是否造成消费者的混淆误认，从而认定侵权事实的存在与否。因该案涉及使用他人商标指示他人商品，属于典型的商标指示性使用问题。因此，应当适用在“新男孩案”中提出的“三要件分析法”对本案进行分析。第九巡回上诉法院同时指出，实质上，“三要件分析法”就是在商标指示性使用案件中评价“混淆误认”是否存在。该分析方法中的第三个因素，即许可、赞助混淆，实质上是一种间接混淆。第二个因素与第三个因素相辅相成，超出指示范围的商标使用即暗示许可、赞助关系的存在。

其次，关于适用“三要件分析法”判断塔伯瑞指示性使用抗辩是否成立的问题，法院认为，被告欲向消费者传递的信息是—其擅长雷克萨斯轿车的中介经纪服务。如果使用“autobroker.com”一类的域名，则不能传达出这一层含义。由于此前原告的诉讼请求仅是停止在域名中使用其商标，经法院查明，被告在诉讼开始前，便已停止在其网站上使用雷克萨斯的斜体“L”商标，且在网站首页醒目的位置刊登了否认说明—“独立汽车经纪人，并非雷克萨斯授权经销商，亦与其无任何其他联系。”由此，法院认为，仅在域名中使用“LEXUS”可以认定未超过必要限度。因为被告并没有使用“lexus.com”这一类授权或官方的域名，消费者在看到“buy-a-lexus.com”的域名时，应并不知道网站的具体内容。当消费者打开网站看到否认声明时，一切便会清楚明白，不存在引起消费者许可、赞助混淆的风险。