作者：爱运动的瑞律师
01 引言
一般而言，专利侵权诉讼中作为被告方都会打出一套组合拳，同时提出多种抗辩手段，那么专利侵权诉讼中，被告通常有哪几种具体抗辩方式呢？
由于我国采取民事和行政二元分立体制，不允许在专利侵权诉讼中进行专利权无效抗辩，被告方通常只能去国家知识产权局提起无效宣告请求，因而现行的抗辩方式通常只包括：不侵权抗辩、现有技术抗辩、先用权抗辩、合法来源抗辩、权利用尽抗辩。关于不侵权抗辩，其属于最常规的抗辩手段，涉及全面覆盖原则、等同原则及其限制原则。关于现有技术抗辩和先用权抗辩，其由于内在逻辑相似都是由于申请日前发生的特定事件形成抗辩理由，可以互为参照理解。关于合法来源抗辩和权利用尽抗辩，都是由于授权日（或公开日到授权日期间）后发生的特定事件形成抗辩理由，也可以作为参照组理解。本文中笔者将重点论述现有技术抗辩。
02 何为现有技术抗辩
在专利侵权纠纷中，被告方常常提交申请日之前的专利文献、书籍、使用公开等相关证据用以证明其实施的被控技术方案是申请日之前的现有技术或现有设计，以此主张现有技术抗辩。所谓现有技术抗辩可以根据其字面意思理解，即认为被控技术方案（被控产品）属于申请日之前的现有技术或现有设计，既然属于现有技术或现有设计，自然不构成对涉案专利权的侵犯。本文将从法律规定、司法实践、抗辩提起时机、判断标准等角度简单论述“现有技术抗辩”。
03 法律规定和司法实践
《中华人民共和国专利法》
第六十七条在专利侵权纠纷中，被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计的，不构成侵犯专利权。
第二十二条 第五款本法所称现有技术，是指申请日以前在国内外为公众所知的技术。
第二十三条 第四款 本法所称现有设计，是指申请日以前在国内外为公众所知的设计。
《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》
第十四条被诉落入专利权保护范围的全部技术特征，与一项现有技术方案中的相应技术特征相同或者无实质性差异的，人民法院应当认定被诉侵权人实施的技术属于专利法第六十二条（新法第六十七条）规定的现有技术。
被诉侵权设计与一个现有设计相同或者无实质性差异的，人民法院应当认定被诉侵权人实施的设计属于专利法第六十二条（新法第六十七条）规定的现有设计。
《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》
第二十二条对于被诉侵权人主张的现有技术抗辩或者现有设计抗辩，人民法院应当依照专利申请日时施行的专利法界定现有技术或者现有设计。
《北京市高级人民法院《专利侵权判定指南（2017）》
137、现有技术抗辩，是指被诉落入专利权保护范围的全部技术特征，与一项现有技术方案中的相应技术特征相同或者等同，或者所属技术领域的普通技术人员认为被诉侵权技术方案是一项现有技术与所属领域公知常识的简单组合的，应当认定被诉侵权人实施的技术属于现有技术，被诉侵权人的行为不构成侵犯专利权。
138、现有技术，是指专利申请日以前在国内外为公众所知的技术，既包括进入公有领域、公众可以自由使用的技术，也包括尚处于他人专利权保护范围内的非公有技术，还包括专利权人拥有的其他在先专利技术；但是，根据专利法第二十四条的规定享受新颖性宽限期的技术不得作为现有技术援引用于抗辩。
139、现有设计抗辩，是指被诉侵权外观与一项现有设计相同或者相近似，或者被诉侵权产品的外观设计是一项现有外观设计与该产品的惯常设计的简单组合，则被诉侵权外观构成现有设计，被诉侵权人的行为不构成侵犯外观设计专利。
140、现有设计是指申请日以前在国内外为公众所知的设计，包括在国内外以出版物形式公开和以使用等方式公开的设计。
141、对于依据2008 年修订的专利法实施之前专利法规定申请并获得授权的专利权，其现有技术或现有设计应当依据修改前专利法的规定确定。
142、抵触申请不属于现有技术或现有设计，不能作为现有技术抗辩或现有设计抗辩的理由。被诉侵权人主张被诉侵权技术或被诉侵权设计与抵触申请相同的，可以参照本指南第137 条或第139 条的规定予以处理。
143、审查现有技术抗辩是否成立，应当判断被诉落入专利权保护范围的技术特征与现有技术方案中的相应技术特征是否相同或等同，而不应将涉案专利与现有技术进行比对。
144、审查现有设计抗辩是否成立，应当判断被诉侵权设计是否与现有设计相同或相近似，而不应将专利外观设计与现有设计比对。但是，当被诉侵权设计与专利外观设计相同或相近似，且被诉侵权设计与现有设计视觉差异较小的情况下，如果被诉侵权设计使用了专利外观设计的设计要点，则应当认定现有设计抗辩不能成立；否则，现有设计抗辩成立。
04 相关案例
A:现有技术抗辩提起的时机
通常认为现有技术抗辩应该在一审中提出，二审中作为一审被告可以“积极争取”首次提起现有技术抗辩（有观点认为：在二审中在提出现有技术抗辩将导致审级损失，对于专利权人不公平，但最高人民法院在相关案例中支持了一审被告在二审中提起现有技术抗辩），在再审中首次提起现有技术抗辩通常不被接受。
案例一：(2019)最高法民申3185号
现有技术抗辩的理由在二审中首次提出被接受
最高人民法院在(2019)最高法民申3185号的裁定中认为：鉴于据以主张现有技术抗辩的现有技术范围较为广泛，包括在先专利文献、在先公开使用的技术等。对于与被诉侵权人无关的现有技术而言，其在获取的途径、方式等方面存在一定的难度，故不宜对被诉侵权人以过高要求，轻易认定其故意或者存在重大过失逾期提供证据。现星奥公司并无证据证明小牛公司存在故意或者重大过失逾期提供证据的情形，故小牛公司在二审庭审期间提出现有技术抗辩并提交相关证据并无不当。
案例二：（2019）最高法知民申1号
现有技术抗辩的理由应该在原审中提出
最高人民法院在（2019）最高法知民申1号的裁定中认为：从民事诉讼双方在程序中的诉讼平等角度看，如允许在再审阶段审查首次提出的现有技术抗辩主张及证据，违反诉讼平等原则。民事诉讼法第一百一十九条规定，原告起诉必须具有具体的诉讼请求和事实、理由。《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第一条规定，专利权人应当在一审法庭庭审辩论终结前固定其权利要求。根据民事诉讼法及上述司法解释的规定，专利侵权诉讼中原被告之间的诉讼标的应当在一审中确定，以确保原被告之间的诉讼平衡，提高当事人各方对诉讼结果的预期，从而维护程序正义。如允许被诉侵权人在再审审查程序中提出在一、二审程序中未主张的现有技术抗辩理由及其证据，将造成对权利人的诉讼突袭，严重损害了程序正义的要求。据此，现有技术抗辩的理由应该在原审中提出。
B:现有技术抗辩证据提交的时机
同现有技术的抗辩时机，通常认为现有技术抗辩证据应该在一审中提出，二审中作为一审被告可以“积极争取”再次提交新的现有技术证据，在再审中不得再次提交新的现有技术证据。
案例三：(2017)最高法民申604号
现有技术抗辩的证据应该在原审中提出
最高人民法院在(2017)最高法民申604号的裁定中认为：该证据是先锋公司在一审、二审阶段可以取得的，其在不同诉讼程序中以不同的证据主张现有技术抗辩，表面上系以新证据为由申请再审，但实质上相当于另行提出新的现有技术抗辩。根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第一条关于“人民法院应当根据权利人主张的权利要求，依据专利法第五十九条第一款的规定确定保护范围。权利人在一审法庭辩论终结前变更其主张的权利要求的，人民法院应当准许”之规定，专利权人应当在一审法庭庭审辩论终结前固定其权利要求。如允许先锋公司无限制地提出新的现有技术抗辩，与专利权人应当在一审法庭庭审辩论终结前固定其主张的权利要求相比，对专利权人显失公平，且构成对专利权人长荣公司的诉讼突击，亦将架空一审、二审的诉讼程序，不利于引导当事人在法定的一审、二审程序中解决纠纷，故对其相关主张不予支持。据此，现有技术抗辩的证据应该在原审中提出。
C:现有技术抗辩的判断标准
现有技术抗辩要求被诉落入专利权保护范围的全部技术特征，与一项现有技术方案中的相应技术特征相同或者无实质性差异。其是以涉案专利权利要求的全部技术特征为参照，以被控技术方案与现有技术的方案作为比较对象进行比对。比较过程应当遵循类似于新颖性原则或者说是比新颖性原则稍微宽松的单独比对原则（惯用手段的直接置换，一般不得将被控侵权技术方案与现有技术和公知常识的结合进行对比）。
案例四：(2014)民提字第87号
现有技术抗辩的证据应当是单篇证据，遵循单独对比原则
最高人民法院在(2014)民提字第87号的判决中认为：对于特征d，现有技术公开的是在多孔材料外涂刷水泥浆和纤维布，考虑到现有技术中设置隔离层的目的主要是起到隔离作用，因此通常理解为在本体的周身涂刷，但如前所述，现有技术明确提到由水泥浆和纤维布组成的隔离层可起到加强、防止碰撞踩踏的效果，而实际施工中这些外力主要来自上表面，本领域普通技术人员容易想到只在主体上表面设置加强物的技术方案，因此被诉填充体的特征d与现有技术公开的相应技术特征无实质性差异。一、二审判决关于现有技术没有公开特征d的认定错误。据此，现有技术抗辩通常是以“涉案专利与在先公开的现有技术方案中的相应技术特征相同或者无实质性差异”来判断，类似于新颖性原则或者说是比新颖性原则稍微宽松的单独比对原则。”
案例五：（2019）最高法知民终804号
若被控技术方案与现有技术的区别属于惯用手段的直接置换，则属于无实质性差异的情形
最高人民法院在（2019）最高法知民终804号的判决中认为：在进行现有技术抗辩的判断时，被诉侵权技术方案中与专利权保护范围无关的技术特征无需考虑。被诉落入专利权保护范围的某一技术特征，与一项现有技术方案中相应的技术特征对比，若二者存在区别，但该区别仅是本领域中可直接置换的惯用手段，则属于二者无实质性差异的情形……被诉侵权技术方案的弹簧、弹珠式卡夹结构与现有技术的弹片、突起式卡夹结构并无实质性差异，属于能够直接替换的惯用手段，所属领域技术人员能够根据需要选用不同的弹性元件及其对应的结构。
05 小结
尽管现有技术抗辩可以弥补专利侵权诉讼中无法直接提起无效抗辩的部分缺憾，但仍然鼓励被告同时提起无效和现有技术抗辩，因为，现有技术抗辩要求新颖性或者稍微宽松的单独比对原则，对于证据的要求较高，而无效程序中可以使用创造性及其他标准无效掉专利，属于更保险的操作方式，且具有攻击性，可以有效打击专利权人。另外，笔者想提醒各位读者，如果要用第三人的国内专利做现有技术抗辩，一定要仔细斟酌审视第三人专利的保护范围，因为，如果你用第三人的专利做现有抗辩成功，意味你的被控产品很可能有侵犯第三人专利权的风险，笔者在代理一个侵权案件的被告时，找到的证据是另外一个直接竞争对手的专利文件，就遇到了上述纠结情形，经过仔细考量，最终放弃了现有技术抗辩，并通过无效宣告程序全部无效掉了专利权人的专利，解除了客户侵权风险，取得了胜诉。
作者：王瑞律师(爱运动的瑞律师)，执业律师、执业专利代理师，原国知局专利审查员，专注于知识产权诉讼与非诉案件。
邮箱：wangruilvshi@163.com
热门跟贴