作者：爱运动的瑞律师
01 引言
一般而言，专利侵权诉讼中作为被告方都会打出一套组合拳，同时提出多种抗辩手段，那么专利侵权诉讼中，被告通常有哪几种具体抗辩方式呢？
由于我国采取民事和行政二元分立体制，不允许在专利侵权诉讼中进行专利权无效抗辩，被告方通常只能去国家知识产权局提起无效宣告请求，因而现行的抗辩方式通常只包括：不侵权抗辩、现有技术抗辩、先用权抗辩、合法来源抗辩、权利用尽抗辩。关于不侵权抗辩，其属于最常规的抗辩手段，涉及全面覆盖原则、等同原则及其限制原则。关于现有技术抗辩和先用权抗辩，其由于内在逻辑相似都是由于申请日前发生的特定事件形成抗辩理由，可以互为参照理解。关于合法来源抗辩和权利用尽抗辩，都是由于授权日（或公开日到授权日期间）后发生的特定事件形成抗辩理由，也可以作为参照组理解。本文中笔者将重点论述先用权抗辩。
02 何为先用权抗辩
在专利侵权纠纷中，被告方常常提交申请日之前已经制造相同产品或以及做好制造准备等相关证据，用以证明被控产品是在申请日之前合法获取且已经制造或者做好制造准备，且在申请日之后生产规模没有变化。所谓先用权抗辩可以根据其字面意思理解，即认为被告在涉案专利的申请日之前就已经合法制造相同产品（或使用方法）或做好制造相同产品的必要准备（使用相同方法的准备）。由于在专利申请日之前，尚未有专利权，制造相同产品或使用相同方法自然不构成专利侵权，但我国是先申请制的国家，在专利申请日之后，先用人继续制造相同产品或使用相同方法将落入专利权人的专利保护范围。考虑到先用人继续制造相同产品或使用相同方法并进行后续的许诺销售、销售、使用等行为只是其申请日之前制造行为的延续，要求其停止实施显然不公平，并且会造成社会资源的浪费。因而，为了平衡专利权人和先用人的利益，允许先用人可以在原有范围内继续实施上述被控技术方案，不视为侵犯专利权。本文将从法律规定、司法实践、适用要件等角度简单论述“先用权抗辩”。
03 法律规定和司法实践
《中华人民共和国专利法》
第七十五条有下列情形之一的，不视为侵犯专利权：
（二）在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的；
《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》
第十五条被诉侵权人以非法获得的技术或者设计主张先用权抗辩的，人民法院不予支持。
有下列情形之一的，人民法院应当认定属于专利法第六十九条第（二）项(新专利法第七十五条)规定的已经作好制造、使用的必要准备：
（一）已经完成实施发明创造所必需的主要技术图纸或者工艺文件；
（二）已经制造或者购买实施发明创造所必需的主要设备或者原材料。
专利法第六十九条第（二）项(新专利法第七十五条)规定的原有范围，包括专利申请日前已有的生产规模以及利用已有的生产设备或者根据已有的生产准备可以达到的生产规模。
先用权人在专利申请日后将其已经实施或作好实施必要准备的技术或设计转让或者许可他人实施，被诉侵权人主张该实施行为属于在原有范围内继续实施的，人民法院不予支持，但该技术或设计与原有企业一并转让或者承继的除外。
《北京市高级人民法院《专利侵权判定指南（2017）》
133、享有先用权的条件是：
（1）做好了制造、使用的必要准备。即已经完成实施发明创造所必需的主要技术图纸或者工艺文件，或者已经制造或者购买实施发明创造所必需的主要设备或者原材料。
（2）仅在原有范围内继续制造、使用。“原有范围”包括：专利申请日前已有的生产规模以及利用已有的生产设备或者根据已有的生产准备可以达到的生产规模。
（3）在先制造产品或者在先使用的方法或设计，应是先用权人自己独立研究完成或者以合法手段从专利权人或其他独立研究完成者处取得的，而不是在专利申请日前抄袭、窃取或者以其他不正当手段获取的。被诉侵权人以非法获得的技术或者设计主张先用权抗辩的，不应予以支持。
（4）先用权人对于自己在先实施的技术不能转让，除非连同所属企业一并转让。即先用权人在专利申请日后将其已经实施或作好实施必要准备的技术或设计转让或者许可他人实施，被诉侵权人主张该实施行为属于在原有范围内继续实施的，不应予以支持，但该技术或设计与原有企业一并转让或者承继的除外。
04 适用要件
先用权抗辩通常包含如下适用要件：
前提要件：一般认为涉案专利与被控技术方案相同或者等同、涉案外观设计与被控设计方案相同或者相近似是适用先用权抗辩的前提。
时间要件：在先实施行为必须发生在涉案专利的申请日（优先权日）之前。
使用要件：已经制造相同产品、使用相同方法；或者已经作好制造使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的。
原有范围要件：我国毕竟是先申请制国家，为了避免过度挤压专利权人的利益，先用权的制造或者使用行为只限于原有的范围之内，不得扩大范围。
合法性要件：先用权人所实施的技术方案必须是独立完成或者合伙获得的，而不是抄袭、窃取专利权人或他人的技术。
05 相关案例
案例一：(2021)最高法知民终1524号
涉案专利与被控技术方案相同或者等同、涉案外观设计与被控设计方案相同或者相近似是适用先用权抗辩的前提
最高人民法院在(2021)最高法知民终1524号案件中认为：适用先用权抗辩的前提是被诉侵权技术方案与涉案专利技术方案构成相同或等同，如不相同或不等同，则没有考虑先用权抗辩的必要；如构成相同或等同，则进一步考虑适用先用权抗辩的条件。先用权抗辩成立的基本条件有：
第一，涉案专利技术方案与被控侵权人所主张实施的在先技术方案构成相同或等同，并且在先技术方案与被诉侵权技术方案构成相同或等同；
第二，在先实施行为发生在涉案专利申请日之前，包括已经制造相同产品、使用相同方法，或者已经作好制造、使用的必要准备；
第三，先用权的制造或使用行为仅限于原有的范围之内，包括专利申请日前已有的生产规模以及利用已有的生产设备或者根据已有的生产准备可以达到的生产规模；
第四，先用权人所实施的应该是其独立完成或者合法获得的技术。
案例二：(2021)最高法知民终384号
在先实施方案必须在申请日之前，有优先权的，以优先权日为准
最高人民法院在(2021)最高法知民终384号案件中认为：通银海公司在本案中提出的现有技术抗辩和先用权抗辩的主要事实是：通银海公司于2018年6月已着手制造被诉侵权产品，同年8月将被诉侵权技术方案分割成几个技术方案申请专利，同年9月已将技术转化为成品投入市场公开销售。本院认为，由于通银海公司上述行为的实施时间皆迟于涉案专利的优先权日，通银海公司提出的现有技术抗辩和先用权抗辩均不符合法律规定，不能成立。
案例三：(2021)最高法知民终508号
先用权抗辩证据的特点是基本由单方制作形成，需要多维度饱和式举证形成可信的证据链，才能避免因为证据系单方制作而被否定证明效力的不利局面
最高人民法院在(2021)最高法知民终508号案件中认为：在先用权抗辩中，被诉侵权人在自行研发产品过程中形成的技术图纸、工艺文件、检验报告等，均属于研发过程中形成的技术文件，由被诉侵权人单方制作形成符合常理，其在产品未正式制造、销售前不对外公开亦符合产品研发的客观情况，在审查其证据效力时应结合其他相关证据综合判断，不能仅因相关技术图纸、工艺文件、检验报告系单方制作而简单否定其证明效力。
案例四：(2018)最高法民再387号
先用权人所实施的技术方案必须是独立完成或者合伙获得的，而不是抄袭、窃取专利权人或他人的技术
最高人民法院在(2018)最高法民再387号案件中认为：根据当事人提交的证据和第66号刑事判决查明的事实，有理由相信张海青自缪世茂处获得了涉及技术方案A的技术信息。在福瑞德公司未提供其独立研发，或通过其他合法渠道取得上述技术信息的情况下，一审法院认定福瑞德公司据以主张先用权抗辩的技术方案属于非法获得的技术，并无不当。
06 小结
先用权抗辩的关键在于是否能够形成完整的证据链，笔者曾经代理一件企业在上市进程中遭遇专利诉讼的案件，在该案件中笔者指导企业整理了30多份证据用于证明其具有先用权，形成了很完善的证据链，虽然最终法院认定客户不侵权而胜诉，但在这个案件中不侵权抗辩和先用权抗辩形成了配合之势，因为被控产品与在先制造的产品完全相同，要么认定不侵权，要么认定先用权抗辩成立，相当于给客户上了双保险，使得不同抗辩手段之间形成了有效配合。此外，笔者想提醒各位，先用权人对于自己在先实施的技术不能转让，除非连同所属企业一并转让。
作者：王瑞律师(爱运动的瑞律师)，执业律师、执业专利代理师，原国知局专利审查员，专注于知识产权诉讼与非诉案件。
邮箱：wangruilvshi@163.com
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