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【裁判要旨】

我国商标法及相关司法解释虽未规定未注册驰名商标受侵害时可以获得赔偿，但对于恶意使用未注册驰名商标的行为人，可以类推适用商标法第三十六条关于恶意使用准予注册前商标应当赔偿的规定，判决其承担赔偿责任。

【法律关系图】

【关联法条】

《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第九条、第十条

《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一项、第五条第一款、第五条第三款

【诉讼主体】

原告：A酒庄。

被告： B公司 。

被告： C公司 。

【基本案情】

A酒庄是世界闻名的葡萄酒制造商。1997年10月，其申请在葡萄酒商品上注册的“LAFITE”商标在中国获准注册。2015年5月，A酒庄发现B公司作为专业的葡萄酒进口商和销售商，在进口、销售拉菲酒庄所产葡萄酒的同时，自2011年起持续进口、销售带有“CHATEAU MORON LAFITTE”“拉菲特庄园”标识的葡萄酒，并由C公司负责物流和仓储。A酒庄认为，该葡萄酒酒瓶瓶贴正标上使用的“CHATEAU MORON LAFITTE”标识与“LAFITE”商标构成近似；酒瓶瓶贴背标上使用的“拉菲特庄园”标识中的“拉菲特”，与中国消费者广为知晓的“LAFITE”商标的音译“拉菲”构成近似。鉴于侵权行为发生时“拉菲”还未被核准注册，故“拉菲”应被认定为未注册驰名商标，B公司、C公司的行为构成商标侵权。因此，A酒庄向法院提起诉讼，请求认定“拉菲”为未注册驰名商标，判令B公司、C公司停止侵权、消除影响，并赔偿经济损失及合理支出共计500万元。

【一审认为】

本院认为，本案原告系在法国设立的企业，根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国涉外民事关系法律适用法〉若干问题的解释（一）》第一条第一项规定，本案法律关系属于涉外民事关系。本案系原告以两被告侵害其商标权为由，提起的侵权之诉，《中华人民共和国涉外民事法律关系适用法》第五十条规定，知识产权的侵权责任，适用被请求保护地法律，当事人也可以在侵权行为发生后协议选择适用法院地法律。本案被请求保护地为中华人民共和国，因此，本案适用中华人民共和国法律。

根据各方当事人的诉辩意见，本案的主要争议焦点在于：一、本案中“拉菲”是否有必要且可以被认定为未注册驰名商标；二、两被告的被诉侵权行为是否构成对原告涉案商标权利的侵害；三、两被告在本案中应承担的民事责任。

关于第一项争议焦点，本院认为：

（一）本案中是否有认定“拉菲”为未注册驰名商标的必要

人民法院对驰名商标的认定应当根据当事人的请求和案件的具体情况，对于符合《中华人民共和国商标法》（以下简称商标法）以及《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》（以下简称驰名商标司法解释）规定的，确有必要认定为驰名商标的商标可以进行驰名商标认定。首先，商标法第十三条第二款规定，就相同或者类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人未在中国注册的驰名商标，容易导致混淆的，不予注册并禁止使用。本案原告主张作为未注册驰名商标保护的“拉菲”商标使用的商品为第33类的葡萄酒，而本案被诉侵权商品亦为葡萄酒，故两者属于相同商品。其次，根据商标法第三十六条第二款规定，经审查异议不成立而准予注册的商标，商标注册申请人取得商标专用权的时间自初步审定公告三个月期满之日起计算；自该商标公告期满之日起至准予注册决定做出前，对他人在同一种或者类似商品上使用与该商标相同或者近似的标志的行为不具有追溯力；但是，因该使用人的恶意给商标注册人造成的损失，应当给予赔偿。本案中，“拉菲”商标的初步审定公告时间为2014年1月27日，经国家商评委在商标异议程序中审查确定异议不成立而于2017年2月决定予以核准注册，根据商标法的上述相关规定，原告取得“拉菲”商标专用权的时间为2014年4月28日。鉴于自该日起至商标准予注册决定做出前，对他人在同一种或者类似商品上使用与该商标相同或者近似的标志的行为不具有追溯力，且本案被诉侵权行为发生的时间早于原告取得“拉菲”商标专用权的时间，故对于被诉侵权行为是否成立的相关判断必须以“拉菲”在被诉侵权行为发生时是否属于未注册驰名商标作为事实依据。因此，根据当事人的请求和本案的具体情况，本案中有必要认定“拉菲”是否属于未注册驰名商标。

（二）“拉菲”是否可以被认定为未注册驰名商标

根据驰名商标司法解释第五条的规定，当事人主张商标驰名的，应当根据案件具体情况，提供下列证据，证明被诉侵犯商标权发生时，其商标已属驰名：1.使用该商标的商品的市场份额、销售区域、利税等；2.该商标的持续使用时间；3.该商标的宣传或者促销活动的方式、持续时间、程度、资金投入和地域范围；4.该商标曾被作为驰名商标受保护的记录；5.该商标享有的市场声誉；6.证明该商标已属驰名的其他事实。对于商标使用时间长短、行业排名、市场调查报告、市场价值评估报告、是否曾被认定为著名商标等证据，人民法院应当结合认定商标驰名的其他证据，客观、全面地进行审查。

综合原告的证据和事实，足以证明我国相关公众通常以“拉菲”指代原告的“LAFITE”商标，并且“拉菲”已经与原告的“LAFITE”商标之间形成了稳定的对应关系，在被诉侵权行为发生前“拉菲”已为中国境内相关公众广为知晓，可以被认定为未注册驰名商标。因此，对于两被告关于原告在本案中主张的“拉菲”不属于未注册驰名商标，亦无需认定为驰名商标的辩称意见，本院不予采信。

关于第二项争议焦点，本院认为：一、被诉侵权商品酒瓶瓶贴正标上使用的相关标识是否侵犯了原告的“LAFITE”注册商标专用权。首先，“LAFITE”系原告在我国注册的商标，被诉侵权商品酒瓶瓶贴正标上使用的相关标识并未在我国注册，即使该酒瓶瓶贴正标上使用的标识系案外人在法国注册的商标，但商标权具有地域性与独立性，本案并不涉及对相关法国注册商标在法国的使用行为进行评判，案外人在法国注册的相关商标与原告在法国注册的“LAFITE”商标均为有效商标的事实，亦不能作为在我国对被诉侵权行为予以判断的当然依据，使用法国注册商标的商品进入我国后，仍应受我国相关法律的规制，不能侵犯我国注册商标的合法权利。其次，就被诉侵权商品酒瓶瓶贴正标上使用的标识而言，其并未按照被告所称的案外人在法国注册的相关商标进行使用，既未如注册商标使用手写体，又从上至下分排标注“CHATEAU”“MORONLAFITTE”“APPELLATIONBORDEAUXSUPERIEURCONTROLEE”等字样，且其中“MORONLAFITTE”字体最大，“MORONLAFITTE”在上述标识中属于相对独立且具有主要识别功能的部分。再次，原告的注册商标“LAFITE”在我国具有较高的知名度、为相关公众所知悉，“MORONLAFITTE”中包含的“LAFITTE”，与原告的注册商标“LAFITE”仅差一个字母“T”，两者在读音、视觉效果等方面均存在较高的相似度，对于非使用法语作为母语的我国相关公众而言，容易对商品的来源产生误认或者认为其来源与原告注册商标的商品有特定的联系，两者构成商标近似。因此，被诉侵权商品酒瓶瓶贴正标上使用的相关标识在我国侵犯了原告的“LAFITE”注册商标专用权。二、被诉侵权商品酒瓶瓶贴背标上使用的“拉菲特”标识是否侵犯了原告的未注册驰名商标“拉菲”的商标权利。被告B公司作为专业的进口葡萄酒的进口商和经销商，且进口和经销原告的“CARRUADESdeLAFITE”（拉菲古堡干红葡萄酒）和“CHATEAULAFITEROTHSCHILD”（拉菲古堡副牌干红葡萄酒），应明知原告的“LAFITE”商标及该商标的对应中文名称“拉菲”，但其并未完整翻译瓶贴正标上使用的标识，在翻译时亦未进行合理避让，将被诉侵权商品翻译为“拉菲特庄园干红葡萄酒”，主观恶意明显，其中的“拉菲特”与原告的未注册驰名商标“拉菲”构成近似。因此，被诉侵权商品酒瓶瓶贴背标上使用的“拉菲特”标识侵犯了原告的未注册驰名商标“拉菲”的商标权利。三、原告主张的其他被诉侵权行为是否构成商标侵权。商标法第四十八条规定，商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。本案中，被告B公司在其官方网站以及天猫网站开设的“保醇食品专营店”中宣传、展示被诉侵权商品；被告B公司官方网站中展示的被诉侵权商品的包装盒上突出使用了“拉菲特”和“MORONLAFITTE”标识；被诉侵权商品的销售单据上使用了“拉菲特”标识。如前所述，上述被诉侵权标识中，“MORONLAFITTE”与原告的“LAFITE”商标构成近似，“拉菲特”与原告的“拉菲”商标构成近似，且被诉侵权标识均起到了识别商品来源的作用，故相关被诉侵权行为构成对原告“LAFITE”和“拉菲”商标权利的侵害。四、被告C公司的行为是否构成商标侵权。本案中，两被告自认在投资关系发生变更前，存在员工混同经营的情形，且根据商标法的相关规定，故意为侵犯他人商标专用权行为提供便利条件，帮助他人实施侵犯商标专用权行为的，亦属于商标侵权行为。根据两被告之间原有的投资关系、被告B公司的公司简介中关于“依托于母公司上海保正国际物流有限公司‘全程物流，集成服务’的强大全球采购物流优势”等介绍，以及其公司官网上的相关新闻内容等，可以认为被告C公司系明知被告B公司进口并销售被诉侵权商品的事实，并为其提供物流、仓储等便利条件，帮助被告B公司实施商标侵权行为，故被告C公司的行为亦构成商标侵权。综上，两被告的被诉侵权行为侵犯了原告享有的“LAFITE”注册商标专用权和“拉菲”的商标权利。两被告关于其不存在侵权行为的辩称，本院不予采信。

关于第三项争议焦点，本院认为，《中华人民共和国侵权责任法》第八条规定，二人以上共同实施侵权行为，造成他人损害的，应当承担连带责任。第九条规定，帮助他人实施侵权行为的，应当与行为人承担连带责任。如本院在第二项争议焦点中所述，两被告存在员工混同经营的情形，被告C公司亦帮助被告B公司实施侵权行为，故两被告应当承担连带责任。本案中，两被告的行为侵犯了原告享有的“LAFITE”注册商标专用权和“拉菲”的商标权利，依法应当承担停止侵权、消除影响、赔偿损失等民事责任。原告据此要求两被告停止侵权、消除影响并赔偿损失，于法有据，本院予以支持。

关于消除影响，原告要求两被告在《中国工商报》上刊登声明以消除因商标侵权行为给原告造成的影响，并无不当，且两被告也表示如果法院判决其构成侵权，原告关于消除影响的诉讼请求亦符合法律规定，故本院对该项诉讼请求予以支持。

关于侵权赔偿数额。首先，根据商标法第三十六条第二款的规定，关于经审查异议不成立而准予注册的商标，一方面规定该商标初步审定公告期满之日起至准予注册决定做出前，对他人在同一种或者类似商品上使用与该商标相同或者近似的标志的行为不具有追溯力。但另一方面又在上述有关不具有追溯力的规定的基础上，规定因使用人的恶意给商标注册人造成的损失，应当给予赔偿。该条法律规定对该商标最终是否能被准予注册不确定期间因使用人的恶意给商标注册人造成的损失提供了救济途径。而本案侵权行为发生的时间早于原告取得“拉菲”商标专用权的时间，商标法及其相关司法解释虽未规定未在我国注册的驰名商标受侵害时可以获得赔偿，但本案被告B公司对“拉菲特”标志的使用主观恶意明显，结合上述商标法第三十六条第二款规定的立法本意以及对未注册驰名商标的侵害确实也给权利人造成损失的实际情况，本案中两被告应自其侵权行为发生时起根据商标法的相关规定对原告予以赔偿。其次，虽然两被告实施的侵权行为既侵犯了原告的“LAFITE”注册商标专用权，也侵犯了未注册驰名商标“拉菲”的商标权利，但相关侵权标识分别使用于被诉侵权商品酒瓶瓶贴的正标和背标，故在确定赔偿数额时，不应重复予以计算。再次，商标法第六十三条规定，侵犯商标专用权的赔偿数额，按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定；权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该商标许可使用费的倍数合理确定。对恶意侵犯商标专用权，情节严重的，可以在按照上述方法确定数额的一倍以上三倍以下确定赔偿数额。赔偿数额应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。权利人因被侵权所受到的实际损失、侵权人因侵权所获得的利益、注册商标许可使用费难以确定的，由人民法院根据侵权行为的情节判决给予三百万元以下的赔偿。本案中，原告因被侵权所受到的实际损失、两被告因侵权所获得的利益以及注册商标许可使用费均难以确定，故本院结合如下具体因素酌情确定赔偿数额：1.原告涉案注册商标的知名度以及未注册商标的驰名程度及其显著性；2.两被告实施本案侵权行为具有明显的主观恶意；3.两被告的侵权持续时间、侵权规模、被诉侵权商品的销售情况；4.侵权商品进口单价（包含进口需要交纳的相关税收）与销售价格之间的差价；5.侵权商品系酒类商品；6.原告虽对其主张的合理费用未提供证据，但律师确实参与了本案诉讼，故结合本案中律师的工作量、律师费收费标准等对其主张的律师费全额予以支持；对其主张的公证费根据相关证据与本案的关联程度酌情予以支持。

【一审裁判】

综上所述，依照《中华人民共和国涉外民事法律关系适用法》第五十条，《中华人民共和国侵权责任法》第八条、第九条，《中华人民共和国商标法》第十三条第一款、第二款、第十四条第一款、第三十六条第二款、第四十八条、第五十七条第二项、第三项、第六项、第六十三条第一款、第三款，《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第九条、第十条，《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一项、第五条第一款、第三款规定，判决如下：

一、被告B公司、C公司立即停止对原告A酒庄享有的第XXXXXXX号“LAFITE”注册商标专用权的侵害；

二、被告B公司、C公司立即停止使用与“拉菲”近似的“拉菲特”标识；

三、被告B公司、C公司应于本判决生效之日起三十日内在《中国工商报》上刊登声明，消除因商标侵权行为对原告A酒庄造成的影响（声明内容须经本院核定）；

四、被告B公司、C公司应于本判决生效之日起十日内共同赔偿原告A酒庄包括合理费用在内的经济损失人民币200万元；

五、驳回原告A酒庄的其余诉讼请求。

被告B公司、C公司如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

案件受理费人民币46，800元，由原告A酒庄负担人民币14，040元，被告B公司、C公司共同负担人民币32，760元。

如不服本判决，原告A酒庄可以在判决书送达之日起三十日内，被告B公司、C公司可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于上海市高级人民法院。

一审判决后，各方均未提起上诉，一审判决生效。