美国药品专利期限延长法律制度研究

高鹏/国家知识产权局条法司

原文刊载于《电子知识产权》2024年第2期

【摘要】药品专利期限延长制度旨在解决药品因上市过程中为满足药品监管部门要求开展的临床试验和行政审批占用的专利保护期限，导致药品上市后因专利保护而实际获得的市场独占期被相对缩短的问题，对药品的相关专利给予一定时间的期限延长，以激励药品研发企业研发新药的积极性，更好地解决公共健康问题。该制度起源于美国，其后，日本、韩国、欧洲、加拿大等国家和地区也先后建立了类似制度。虽然药品专利期限延长制度侧重于保护专利权人或者药品上市许可持有人的相应权利，但是在相关制度设计中，并没有一味追求对相应权利的强保护，而是在一定程度上对仿制药企业和公平利益进行了平衡，以促进原研药产业和仿制药产业的协同发展。

【关键词】药品；专利期限延长；法律制度

二十世纪八十年代，《药品价格竞争与专利期限恢复法案》（Drug Price Competition and Patent Term Restoration Act, 又称《Hatch-Waxman法案》）出台前夕，美国医药市场以原研药为主，仿制药供应严重不足，在药品监管制度、知识产权保护相关制度方面也存在诸多问题。一方面，1962年通过《Kefauver-Harris法案》后，美国对药品上市开展了十分严苛的监管审批，要求仿制药与原研药一样，需要通过进行临床试验来证明其安全性和有效性，导致仿制药研发上市成本极大增加，在仿制药销售价格普遍低于原研药的情况下，药企没有积极性再去研发生产仿制药，致使原研药专利期限届满后因没有仿制药及时上市，市场上药品价格长期居高不下。另一方面，在Roche诉Bolar案中，美国联邦巡回上诉法院判决Bolar公司在安眠药盐酸氟西泮相关专利期限届满前，为满足美国食品药品监督管理局（FDA）有关仿制药上市监管要求而实施该专利的行为侵犯了Roche公司的专利权，致使仿制药企业只能在原研药专利期限届满后才能为满足FDA有关仿制药监管要求而实施相关专利，导致仿制药无法在原研药专利期限届满后及时上市，实际上变相延长了原研药的市场独占期。联邦巡回上诉法院虽然指出判决Bolar公司侵权不尽合理，但认为上述问题只有通过修改法律才能解决。

为解决相关问题，美国于1984年出台了《Hatch-Waxman法案》。该法案主要涉及仿制药简略新药申请制度、药品专利链接制度、药品专利期限延长制度（Patent Term Extension，PTE）、药品试验数据保护制度和Bolar例外制度。《Hatch-Waxman法案》的出台，简化了仿制药监管审批程序，无需再通过开展临床试验证明其安全性和有效性；仿制药企业可以在原研药专利期限届满前为研发仿制药而实施相关专利，以在原研药期限届满后及时上市；同时通过延长专利期限和提供试验数据保护，赋予原研药相应的市场独占期；并且在仿制药企业提交仿制药上市许可申请后，原研药企业即可提起诉讼，提前解决部分潜在的专利纠纷。这一系列制度设计，相对平衡了原研药企业、仿制药企业和社会公众的利益，在一定程度上解决了医药产业和公共健康当时所面临的问题，为美国药品监管审批和知识产权保护制度的进一步完善奠定了基础。

本文将围绕药品专利期限延长制度，在法律制度层面介绍该制度有关人用药品的相关规定，专利期限延长制度有关医疗器械、食品添加剂或者色素添加剂、兽药等的规定不属于本文讨论范围，不再赘述。其中，《美国法典》（United States Code，U.S.C.）第35编（即美国《专利法》）第156条就药品专利期限延长制度（PTE）主要内容作出框架性规定，《联邦法规》（Code of Federal Regulations，C.F.R.）第37编第I章A分章1节F分节第1.710条至第1.791条以及专利审查程序手册（Manual of Patent Examining Procedure，MPEP）第2750节至第2766节就PTE相关内容作出细化规定，《联邦法规》第21编第I章A分章60节第60.1条至第60.46条就PTE程序中涉及FDA职责的相关内容作出细化规定。

一、PTE适用药品范围

（一）PTE适用药品范围的原则性规定

35 U.S.C.（《美国法典》第35编）156 (a)（4）规定，符合专利期限延长的产品，应当在商业销售或者使用之前经历过一段期间的监管审查。同时，35 U.S.C.156 (a)(5)（A）规定，该产品在监管审查期间后获准的商业销售或者使用，是按照据以进行此类监管审查的法律的规定，该产品的第一次获准商业销售或者使用；35 U.S.C.156 (a)(5)（B）规定，如果专利要求保护产品制备方法，而该制备方法主要使用重组脱氧核糖核酸技术来制造该产品，那么，该产品在此类监管审查期间后获准的商业销售或者使用，是依照该专利要求保护的方法制备的产品的第一次获准商业销售或者使用。同时结合35 U.S.C.156 （f）及35 U.S.C.156 (g)（1）相关规定，适用于该制度的产品，应当是根据美国《联邦食品、药品和化妆品法》（FD&CA）进行监管审查后，首次获得上市许可的产品。

关于“产品”，35 U.S.C.156 （f）对其进行了界定，在其根据35 U.S.C.156 (f)(1)（A）指代“药品（drug product）”时，是指新药（new drug）、抗生药物（antibiotic drug）或者人用生物制品（human biological product）的活性成分（active ingredient），包括该活性成分的任何盐或者酯，其可以是单一组分或者与其他活性成分的组合物，上述定义在35 U.S.C. 156 (f)(2)（A）中作出规定。

综合考虑35 U.S.C.156 (a)（f）的上述规定，可以得出PTE适用药品范围的原则性规定，即FDA首次批准上市的人用药品活性成分，包括该活性成分的任何盐或者该活性成分的任何酯。

（二）活性成分的定义和理解

上述关于PTE适用药品范围的原则性规定提出了“活性成分”这一概念，但35 U.S.C.156并没有对其进行定义。若要理解PTE适用药品范围的原则性规定，首先需要理解美国相关法律制度中对“活性成分”是如何定义的。

21 C.F.R.（《联邦法规》第21编）60.3 (b)（2）规定，活性成分是指在疾病的诊断、治疗、缓解或者预防中提供药理活性或者其他直接作用，或者影响人体或者其他动物体的结构或者任何功能的组分（component）。该术语包括在药品生产过程中可能发生化学变化并以旨在提供特定活性或者效果的改性形式存在于药品中的组分。

在理解该条有关“活性成分”的定义时，笔者认为宜将其理解为药品组合物中存在的某一个完整组分，即完整分子，而不仅是该完整分子中的活性部分，主要考虑如下：

第一，21 C.F.R.314.3 （b）对“活性成分”和“活性部分（active moiety）”分别进行了定义。其中，有关“活性成分”的定义与21 C.F.R.60.3 (b)（2）的定义完全相同，而“活性部分”则定义为在药品中发生生理或者药理作用的分子或者离子，该分子或者离子不包括使药物成为酯、成为盐（包括含氢键或者配位键的盐）或者成为其他非共价衍生物（例如配合物、螯合物或者包合物）的附加部分。由此可见，21 C.F.R.将“活性成分”和“活性部分”明确定义为指代不同的含义，在理解35 U.S.C.156有关“活性成分”的含义时，便不应将二者等同，而应将“活性成分”理解为包括“活性部分”和“附加部分”的完整分子。

第二，MPEP第2751节第II部分指出，对于具有相同化学部分（chemical moiety）的多个活性成分，如果一种形式的活性成分已在先批准并上市销售或者使用，另一种形式活性成分的药品相关专利也具有获得PTE的资格。MPEP该部分还通过引用司法判例PhotoCure诉Kappos案以及Glaxo Operations UK Ltd.诉Quigg案，通过示例的方式进行了说明，指出具有特定化学部分的酯形式的活性成分，与具有相同化学部分的盐形式的活性成分相比，即使该盐和酯用于治疗相同的疾病，二者也是不同的；据此，在在先已经批准了两种头孢呋辛盐的情况下，要求保护头孢呋辛酯的专利仍然具有获得PTE的资格。在进行上述说明之后，MPEP该部分就适用药品作出总结，即判断药品专利是否具有获得PTE资格的问题可归结为，最终剂型中存在的活性成分是否已由FDA在先批准。据此，笔者认为基于MPEP的上述规定可以得出以下结论，即具有相同活性部分（化学部分）、但具有不同附加部分的活性成分，可被认为属于不同的活性成分。因此，35 U.S.C.156规定的“活性成分”，应当是指包括“活性部分”和“附加部分”的完整分子。

此外，MPEP第2751节第II部分还指出，活性成分是指在给药前的最终剂型中存在的成分，而不是在给药后可能获得的形式（例如代谢物）。也就是说，就PTE而言，该活性成分在给药时必须存在于药品之中。

（三）其他需要说明的问题

1.关于对前述原则性规定的理解

如前所述，PTE适用药品范围的原则性规定如下：FDA首次批准上市的人用药品活性成分，包括该活性成分的任何盐或者该活性成分的任何酯。关于“包括该活性成分的任何盐或者该活性成分的任何酯”，笔者认为可作如下理解。

根据上述21 C.F.R.的相关规定和分析，“活性成分”被理解为“完整分子”，因此，无论其“活性部分”不同，还是其“附加部分”不同，均被认为属于不同的活性成分，进而可就相关专利提出PTE请求。基于此，可将“包括该活性成分的任何盐或者该活性成分的任何酯”理解为“注意规定”，即在法律条文中，无论是否明确规定该内容，均可认为对于不同的盐或者酯，只要该活性成分是FDA首次批准上市的，即可就相关专利提出PTE请求。笔者认为，35 U.S.C.156之所以就其作出进一步规定，可能是想要特别强调首次批准上市的活性成分的任何盐或者任何酯的适用。

2.关于涉及多种活性成分的药品

35 U.S.C.156 (f)（2）规定，术语“药品”是指新药、抗生药物或者人用生物制品的活性成分，包括该活性成分的任何盐或者任何酯，该活性成分可以单独使用或者与其他活性成分联合使用。结合35 U.S.C.156 (a)（5）相关规定，该活性成分应当是首次批准上市的，如果与其他活性成分联合使用，对其他活性成分是否应当是首次批准上市的，没有特别要求。这一点在MPEP中得到印证。

MPEP第2751节第V部分指出，如果药品包含多种活性成分，那么只要其中任一种活性成分是此前尚未被批准过的，就可以构成获得PTE的基础。据此，如果多种活性成分都是已经在先批准的，包含该多种活性成分的药品将无法获得PTE。MPEP该部分明确指出，具有两种活性成分的已批准药品，将不会被认为是具有由该两种活性成分构成的单一活性成分，即该两种活性成分不会被认为是“一种”新的活性成分。

3.关于对映异构体的适用

MPEP第2751节第V部分指出，在考虑要求保护对映异构体（该对映异构体经历了上市前的监管审查）的专利是否因为相应外消旋体的在先批准而不予延长专利期限时，法院判决该对映异构体为与该外消旋体不同的药品，并且每种均应当支持专利期限延长。根据MPEP该部分规定，不同的对映异构体可被认为属于不同的活性成分，因而相关专利具有获得PTE的资格。

关于此，21 C.F.R.60.3 (b)（2）以及21 C.F.R.314.3 （b）有关“活性成分”的定义没有明确指出在认定活性成分时是否需要考虑其立体结构。笔者认为，如果在就不同的对映异构体是否属于不同的活性成分进行认定时，不仅考虑构成该活性成分的原子、离子、基团等结构组成，而且要考虑该活性成分的立体构型，那么将不同的对映异构体认定为属于不同的活性成分，进而均可获得PTE是恰当的。否则，这种认定将与前述PTE适用药品范围的原则性规定相冲突。

4.不适用于PTE的药品范围

基于上述规定和分析，原则上仅对首次批准上市的活性成分相关专利给予PTE，对于不是首次批准上市的活性成分，无法就相关专利获得PTE。因此，笔者认为，对于在相关活性成分已被在先批准上市后，再针对包含该活性成分的药品进行后续研发，如果在后批准上市的药品不涉及对已在先批准上市的活性成分本身作出改进，例如含有已在先批准上市活性成分的新剂型、新处方工艺、新给药途径、新复方制剂（如果该新复方制剂的多种活性成分均已被在先批准上市）、新适应症等的药品，即使要求保护其的相关专利申请被授予专利权，也将无法获得PTE。

二、相关专利可以获得PTE的条件

（一）专利类型

35 U.S.C.156 （a）规定，要求保护产品、产品使用方法或者产品制备方法的专利，符合获得PTE条件的，可以自原始专利期限届满日起予以延长。据此，PTE对专利类型没有特别限制，产品、制备方法、使用方法专利均可获得PTE。

MPEP第2751节第II部分进一步指出，符合获得PTE条件的相关专利，可以是要求保护活性成分本身的专利，也可以是要求保护包含该活性成分的不同活性成分的组合物或者制剂的专利，只要该组合物或者制剂是首次批准上市的。

（二）专利期限尚未届满

35 U.S.C.156 (a)（1）规定，在根据35 U.S.C.156 (d)（1）提出PTE申请时，相关专利期限应未届满。其中，35 U.S.C.156 (d)（1）规定了PTE申请提交的时间要求以及申请应当包括的内容。需要说明的是，根据该条规定提交的申请为正式申请，而不是临时申请，有关临时申请的内容将在下文详细介绍。

关于上述规定中的专利期限，其指的是原始专利期限。根据35 U.S.C.156 （a）相关规定，原始专利期限包括根据35 U.S.C.154 （b）给予的专利期限调整（patent term adjustment，PTA），即原始专利期限为自专利申请日起20年与经PTA调整后期限的总和。就药品专利而言，通常专利授权在先，药品获得上市许可在后，在提出PTE申请时（药品获得上市许可之日起60日内）专利往往已被授权，而PTA是由美国专利商标局（USPTO）在专利授权时自动计算获得的。因此一般而言，在经PTA调整后的专利期限届满前提出PTE申请，即可满足上述规定的要求。

（三）专利期限尚未被延长过

35 U.S.C.156 (a)（2）规定，提出PTE申请的相关专利期限应当从未依据35 U.S.C.156 (e)（1）延长过。其中，35 U.S.C.156 (e)（1）规定在相关专利符合35 U.S.C.156 (a)、（d）相关要求的情况下，USPTO应向PTE申请人颁发PTE证书，延长根据35 U.S.C.156 （c）确定的期间。根据该条规定，一项专利仅可就一个监管审查期间获得一次PTE。据此可将其理解为，如果一项专利保护涉及两个以上监管审查期间的药品，那么在该专利已经针对涉及其中一个监管审查期间的药品获得过PTE的情况下，该专利将无法再针对涉及其他监管审查期间的药品再次获得PTE。

MPEP第2751节第III部分对上述规定作了进一步解释，关于其所规定的专利期限从未被延长过，不包括根据37 C.F.R.1.701、1.760、1.790获得的延长。其中，根据37 C.F.R.1.701获得的延长是指专利期限调整，即PTA；根据37 C.F.R.1.760和1.790获得的延长，分别是指35 U.S.C.156 (e)（2）和（d)（5）规定的临时期限延长（有关临时期限延长的内容将在下文详述）。也就是说，专利获得PTA和临时PTE，不影响其获得正式PTE。

（四）一个监管审查期间仅可就一项专利获得PTE

35 U.S.C.156 (c)（4）规定，在任何情况下，对于经历相同监管审查期间的任何药品，根据35 U.S.C.156 (e)、（i）延长期限的专利不得超过一项。37 C.F.R.1.720 （h）也就此作出相同规定。根据上述规定，对于经历了同一个监管审查期间的药品，只有一项专利可以获得PTE。

基于上述原则，37 C.F.R.1.785和MPEP第2761节就针对相应药品的监管审查期间，基于一项专利或者多项专利提出多个PTE申请的处理规则，作出如下规定：

如果不同申请人就同一项专利提交多个PTE申请，且都符合获得PTE的条件，将针对最早提交的PTE申请给予PTE。

如果同一申请人针对多个药品的监管审查期间，就同一项专利提交多个PTE申请，根据37 C.F.R. 1.750作出的最终决定将为专利权人提供一个时间段（通常为1个月）选择希望获得PTE的药品。专利权人选择的同时，应当主动撤回未选择药品的PTE申请。如果专利权人未在指定期限内选择，USPTO将指定一个药品给予PTE。

如果同一申请人针对同一个药品的相同监管审查期间，就多项专利提交多个PTE申请，当基于该药品的相同监管审查期间的多项专利都符合获得PTE的条件时，根据37 C.F.R. 1.750作出的最终决定将为专利权人提供一个时间段（通常为1个月）来选择希望获得PTE的专利。专利权人选择的同时，应当主动撤回未选择专利的PTE申请。如果专利权人未在指定期限内选择，将针对最早授权的专利给予PTE。

如果不同申请人针对同一个药品的相同监管审查期间，就多项专利提交多个PTE申请，药品上市许可持有人（药品上市许可申请人）将有资格获得PTE。如果PTE申请人均不是药品上市许可申请人，（基于该监管审查期间）获得药品上市许可申请人授权的PTE申请人将有资格获得PTE。

三、延长期间的专利权保护范围

（一）法律规定

35 U.S.C.156 （b）对期限延长期间的专利权保护范围作出了规定，除临时期限延长外，根据35 U.S.C.156予以期限延长的专利所派生的权利，在PTE期间：

如果专利要求保护产品，所述权利限于该产品经批准的用途，该用途是在专利期限届满前根据据以进行相应监管审查的法律，对其进行了监管审查的用途，并且是在作为专利期限延长基础的相应监管审查期间或者其后经批准的用途；

如果专利要求保护产品使用方法（即医药用途），所述权利限于该专利所要求保护的、且该产品经批准的用途，其中关于用途的进一步限定与上述产品专利要求的规定相同；

如果专利要求保护产品制备方法，所述权利限于经批准产品的制备方法。

（二）相关判例

关于PTE期间的专利权保护范围，Pfizer诉Dr. Reddy’s案对35 U.S.C.156相关规定的适用作出了解释。Pfizer拥有一项专利US 4,572,909，要求保护氨氯地平苯磺酸盐和氨氯地平马来酸盐，其中，氨氯地平苯磺酸盐获得FDA批准上市，并基于此就该项专利获得PTE。Dr. Reddy’s就氨氯地平马来酸盐提交了新药上市许可申请。该案中，Pfizer主张该专利在PTE期间的专利权保护范围延及此前未曾获得过FDA批准的氨氯地平马来酸盐，因而认为Dr. Reddy’s侵犯其专利权。Dr. Reddy’s则辩称该专利在PTE期间的专利权保护范围仅涉及已由FDA批准上市的氨氯地平苯磺酸盐，不侵犯Pfizer相关专利权。联邦巡回上诉法院就该案二审后，推翻了一审法院的判决，认为PTE期间的专利权保护范围为活性成分氨氯地平，包括氨氯地平的任何盐或者任何酯，因此该专利在PTE期间保护氨氯地平苯磺酸盐和氨氯地平马来酸盐，判决Dr. Reddy’s侵犯Pfizer专利权。但在该案中，Mayer法官对此持反对意见，认为这种认定违背了35 U.S.C.156 (a)（4）规定的有关专利期限延长要求，即相关产品（活性成分）在商业销售或者使用之前必须经历一定期间的监管审查，也就是说，该专利在PTE期间的专利权保护范围仅涉及氨氯地平苯磺酸盐，而不是氨氯地平或者氨氯地平马来酸盐。

（三）理解适用

1.关于PTE期间专利权保护范围限于经历了相应监管审查的活性成分的理解

关于“活性成分”的定义，联邦巡回上诉法院在前述Glaxo Operations UK Ltd.诉Quigg案和Pfizer诉Dr. Reddy’s案中采用了不同的认定标准。其中，在Glaxo Operations UK Ltd.诉Quigg案中，将“活性成分”认定为包括“活性部分”和“附加部分”的完整分子，据此认定具有相同“活性部分”、不同“附加部分”的不同的盐或者不同的酯属于不同的活性成分；而在Pfizer诉Dr. Reddy’s案中，则将“活性成分”认定为等同于“活性部分”，在不同盐的“活性部分”相同的前提下，认定具有相同“活性部分”的不同盐属于相同的活性成分。由此可见，在涉及PTE适用药品范围和PTE期间专利权保护范围的问题上，联邦巡回上诉法院对“活性成分”的认定采用了不一致的标准，但都是对专利权人有利的标准。

关于此，笔者基于如下考虑，赞同Mayer法官在Pfizer诉Dr. Reddy’s案中提出的不同意见，对该案判决持不同观点：

第一，如前所述，根据21 C.F.R.的相关规定，应将“活性成分”和“活性部分”理解为指代不同的含义，不应将二者等同。其中，“活性成分”应当理解为包括“活性部分”和“附加部分”的完整分子。据此，在前述Pfizer诉Dr. Reddy’s案中，氨氯地平苯磺酸盐和氨氯地平马来酸盐应被认为属于不同的活性成分，在氨氯地平苯磺酸盐已被FDA批准上市，并已就US 4,572,909获得PTE的情况下，根据35 U.S.C.156 (a)（2）有关提出PTE申请的相关专利期限从未被延长过的规定，便无法再针对氨氯地平马来酸盐就该项专利获得PTE。从这一角度出发，PTE期间的专利权保护范围应仅涉及氨氯地平苯磺酸盐。

第二，建立专利期限延长制度的目的是对因开展相应的监管审查而实际占用的专利权保护期限进行补偿，因此，对专利期限进行延长的基础是受专利保护的活性成分经历了一定期间的监管审查，这一原则在35 U.S.C.156 (a)（4）等条款中作出相应规定。基于此，对于受原专利保护的、但未经历过相应监管审查的化合物，例如Pfizer诉Dr. Reddy’s案中的氨氯地平马来酸盐，便不存在给予PTE的前提和基础，因而PTE期间的专利权保护范围不应延及至涵盖此类化合物。

第三，在前述Pfizer诉Dr. Reddy’s案中，氨氯地平苯磺酸盐和氨氯地平马来酸盐经历的监管审查期间不同，计算得出的专利延长期限也不应相同。但是，如果认为PTE期间的专利权保护范围可以延及氨氯地平马来酸盐，那么氨氯地平马来酸盐将基于US 4,572,909在先获得的PTE，享有与氨氯地平苯磺酸盐相同的延长期限，也就是说，氨氯地平马来酸盐并没有基于FDA对其开展的监管审查享有PTE期间的相应权利，这与前述给予PTE的前提和基础相冲突。因此，不应将PTE期间的专利权保护范围延及至涵盖氨氯地平马来酸盐。

2.关于PTE期间专利权保护范围限于经历了相应监管审查的用途（适应症）的理解

35 U.S.C.156 （b）规定，如果专利要求保护产品，所述权利限于该产品经批准的用途，该用途是在专利期限届满前根据据以进行相应监管审查的法律，对其进行了监管审查的用途，并且是在作为专利期限延长基础的相应监管审查期间或者其后经批准的用途。对于使用方法专利，就用途限定作出与如上产品专利相同的规定。

笔者认为，关于如上所述的用途限定，可将“在专利期限届满前根据据以进行相应监管审查的法律，对其进行了监管审查的用途”理解为在专利期限届满后获得FDA批准的用途不属于PTE期间专利权保护范围；同时可将“在作为专利期限延长基础的相应监管审查期间或者其后经批准的用途”理解为在作为PTE基础的监管审查期间之前获得FDA批准的用途不属于PTE期间专利权保护范围。也就是说，关于PTE期间的专利权保护范围，该用途限定明确排除了在作为PTE基础的监管审查期间之前，以及在专利期限届满后获得FDA批准的用途。

此外，关于“在作为专利期限延长基础的相应监管审查期间或者其后经批准的用途”，根据字面含义，似可将其理解为：对作为PTE基础的相应监管审查期间所涉及的适应症（下文简称“适应症A”）或者该监管审查期间之后、涉及其他监管审查期间的适应症（下文简称“适应症B”），都属于PTE期间的专利权保护范围。但笔者认为不宜采用这种理解，PTE期间的专利权保护范围应仅限于与作为PTE基础的相应监管审查期间有关的特定适应症（即适应症A），不应延及至涵盖涉及其他监管审查期间的适应症（即适应症B）。

笔者认为，既然药品专利期限延长制度基于FDA开展的“监管审查”进行设计，而对于同一个活性成分的不同适应症，通常需要针对每个适应症开展相应的临床试验并经过行政审批，即每个适应症涉及不同的“监管审查期间”，因此，提出请求并获得PTE所涉及的药品活性成分，应当是经历相应监管审查的适用于某特定适应症（即适应症A）的活性成分，在PTE期间的专利权保护范围，也应当仅限于经历该特定监管审查的涉及该特定适应症（即适应症A）的活性成分。

另一方面，如果某一项专利在PTE期间的专利权保护范围涵盖适应症A和适应症B，因适应症A和适应症B经历的监管审查期间不同，那么适应症A将基于该专利获得期间为a的专利权保护，适应症B将基于该专利获得期间为b的专利权保护，该专利将基于不同的监管审查期间a和b获得两次PTE，这种情形与35 U.S.C.156 (a)（2）有关一项专利只能获得一次PTE的规定相冲突。而且，适应症A和适应症B所涉及的活性成分相同，因二者经历的监管审查期间不同，基于适应症B的活性成分的批准可以认为是对该活性成分的第二次批准上市，如果可以基于不同的监管审查期间a和b获得两次PTE，将与35 U.S.C.156 (a)（5）有关只能针对首次批准上市的活性成分就相关专利提出PTE申请并获得PTE的规定相冲突。所以，笔者认为，关于35 U.S.C.156 （b）规定的有关PTE期间专利权保护范围的理解，应仅限于经历了作为PTE基础的相应监管审查期间的适用于某特定适应症的活性成分。

四、延长期限

（一）延长期限的计算方法

35 U.S.C.156 (c)(3)、(g)(6)，37 C.F.R. 1.775以及MPEP第2758节对PTE延长期限的计算方法作出如下规定：

延长期限 = RRP - PGRRP - DD - ½ (TP - PGTP)，

其中，根据35 U.S.C.156(c)，“RRP”是指监管审查期间（regulatory review period）的总天数，“PGRRP”是指专利被授权之日和之前的RRP天数，“DD”是指申请人没有履行尽责义务的RRP天数（即未尽责时间），“TP”是指35 U.S.C.156 (g)(1)(B)（i）规定的试验阶段期间，“PGTP”是指专利被授权之日和之前的TP天数，其中减去½ （TP - PGTP）以扣除一半天数。

关于延长期限，如果监管审查期间开始之日早于专利被授权之日，则需要扣除专利被授权之日和之前的时间，仅针对专利被授权之后的时间计算延长期限。这一点是容易理解的，因为专利授权之前，并没有因为开展药品临床试验和行政审批而占用专利保护期限，不存在给予期限延长的基础，与该制度建立的初衷是相符的。

根据上述规定，PTE延长期限的计算方法还可以表述为临床试验时间的一半加上行政审批时间，即：延长期限=½（临床试验时间-申请人未尽责时间-专利授权前时间）+（行政审批时间-申请人未尽责时间-专利授权前时间）。其中，临床试验时间为研究用新药（IND）临床试验申请被批准至新药申请（NDA）首次提交之间的期间，行政审批时间为NDA首次提交至FDA批准药品上市之间的期间，申请人未尽责时间的确定程序可参见下文。专利延长期限以天为单位进行计算。

（二）最长延长期限

1. 计算获得的延长期限

35 U.S.C.156 (g)（6）以及MPEP第2758节规定，如果专利在1984年9月24日（法案颁布日期）以后授权，计算获得的延长期限不超过5年。如果专利在1984年9月24日以前授权，而监管审查期间开始于该日期之后，计算获得的延长期限不超过5年。如果专利在1984年9月24日以前授权，并且监管审查期间开始于该日期之前，但在该日期之后才获准商业销售或者使用，计算获得的延长期限不超过2年。35 U.S.C.156和MPEP作出上述规定，主要是考虑到溯及力的问题，即该制度原则上适用于制度建立后授权的专利以及制度建立后由FDA首次批准上市的活性成分，在该原则基础上有限溯及至制度建立前授权的专利，但对于这种情形，在活性成分何时被批准上市这一条件上作出严格限定，即该活性成分应当是在制度建立后才被首次批准上市的。

关于计算获得的延长期限，MPEP第2758节通过引用Hoechst Aktiengesellschaft诉Quigg案的裁判结果，指出对于1984年9月24日以前授权的专利，如果监管审查期间开始并结束于1984年9月24日之前，将仅受到14年最长保护期限的限制，计算获得的延长期限可以超过5年。笔者对该判决持有不同观点，认为不宜对法案颁布之前批准上市的药品给予PTE，主要考虑如下：

第一，35 U.S.C.156 (g)（6）仅就专利在1984年9月24日以前授权，监管审查期间开始于该日期之后，以及监管审查期间开始于该日期之前、结束于该日期之后的情形作出明确规定，没有对监管审查期间结束于该日期之前的情形作出任何规定，法院作出这样的判决在35 U.S.C.156中是找不到法律依据的。而且，MPEP第2751节明确指出，如果专利要求保护自1984年9月24日之后首次商业销售或者使用的药品，则该专利具有获得PTE的资格。

第二，根据上述规定，对于专利在1984年9月24日以前授权的情形，监管审查期间开始于该日期之后的，计算获得的延长期限不超过5年，而对于监管审查期间开始于该日期之前、结束于该日期之后的，计算获得的延长期限不超过2年，基于这两种情形的对比可以看出，随着监管审查期间相对于法案颁布日期的前移，计算获得的最长延长期限有所缩短。也就是说，以法案颁布日期作为基准，临床试验开始日早于该基准的药品与晚于该基准的药品相比，计算获得的最长延长期限更短，按照这一逻辑，对于临床试验开始日更早，以致药品上市许可日也早于该基准的药品，如果适用的话，计算获得的最长延长期限应当比2年更短，甚至不应给予PTE，而不是可以获得超过5年的延长期限。

第三，计算获得的延长期限不得超过5年，专利最长保护期限不得超过14年的规定，应是立法过程中平衡原研药企业和仿制药企业、专利权人和社会公众利益的制度设计，超出相关期限的延长，难免会偏向于保护原研药企业或者专利权人的利益。关于此，在相关文献中得到印证，即在立法过程中，国会并不打算将任何药品的专利期限延长至超过5年。

此外还需要说明的是，在Hoechst Aktiengesellschaft诉Quigg案中，即使法院判决相关专利可以获得6.8年的延长期限，但可以溯及至1984年9月24日以前批准上市的药品范围也十分有限，其仅涵盖法案颁布之前60日内批准上市的药品，之所以可以作出如上理解，是因为35 U.S.C.156 (d)（1）规定PTE申请需要在药品被批准上市之日起60日内提交。

2.专利最长保护期限

35 U.S.C.156 (c)（3）规定，根据据以进行监管审查的法律规定，自经批准产品的批准之日起，如果原始专利剩余期限加上计算获得的延长期限超过14年，则专利总保护期限应被缩减至使上述两个期限的总和不超过14年。也就是说，原始专利剩余期限加上计算获得的延长期限的总和不得超过14年，其中原始专利剩余期限包括自专利申请之日起的20年和根据35 U.S.C.154 （b）的PTA调整期限，前述规则在MPEP第2753节和第2758节也作出相应规定。

五、临时期限延长

药品获得上市许可时，相关专利通常具有数年保护期限，满足相关条件的，在其期限届满前即可获得PTE。但不排除有的专利在药品获得上市许可前即已期限届满，或者在USPTO作出给予PTE决定前期限届满，在这种情况下，如果申请人无法就相关专利获得PTE，制度效果可能会受一定影响，另外也有可能出现在原始专利期限届满后再获得PTE，导致其间的一段时间存在权利真空的情况，故35 U.S.C.156、37C.F.R.和MPEP就临时期限延长作出相关规定，以解决上述问题。

（一）专利期限届满时FDA行政审批尚未完成

35 U.S.C.156 (d)（5）以及MPEP第2755.02节规定，如果专利权人或者其代理人合理地预期在相关专利期限届满时，FDA无法完成行政审批（35 U.S.C.156 (g)(1)(B)（ii）所述的监管审查期间），则可在专利期限届满前6个月至15日，向USPTO提出临时期限延长申请。除批准上市日期等相关信息外，该申请所附材料与根据35 U.S.C.156 (d)（1）提出的PTE正式申请对材料的要求基本相同。

USPTO认为专利有资格获得期限延长的，给予不超过1年的临时延长期限，并在《联邦公报》上公布相关决定，其中包括药品相关信息。在USPTO作出决定前，无论是给予PTE的决定还是驳回PTE的决定，通常无需征求FDA意见，但一般会咨询FDA。

对于已经获得临时期限延长的专利，专利权人或者其代理人可以在在先的临时延长期限届满前60日至30日内，再次申请临时期限延长。在后的临时期限延长申请最多可提交4次。在后临时期限延长申请需要提交在先临时期限延长申请中所不包括的相关监管审查信息。

临时期限延长在药品获得商业销售或者使用批准之日起60日届满时终止。在前述期间内，申请人可将该批准通知USPTO，并根据35 U.S.C.156 (d)（1）提出正式PTE申请，同时提交临时期限延长申请没有包括的相关材料（需要提交的材料具体参见37 C.F.R.1.740 （a）以及MPEP第2754.02节），在这种情况下，相关专利可以根据35 U.S.C.156的规定，获得自原始专利期限届满之日起不超过5年的期限延长。

针对该情形给予的临时延长期限，不得超过根据35U.S.C.156（c）的正式PTE申请可以获得的最长延长期限。

临时期限延长期间的专利权保护范围如下：如果专利要求保护产品，保护范围限于正在对其进行监管审查的任何用途；如果专利要求保护产品使用方法，保护范围限于该专利要求保护的、正在对其进行监管审查的任何用途；如果专利要求保护 产品制备方法，保护范围限于正在进行监管审查的产品的制备方法。

（二）专利期限届满时USPTO尚未作出给予PTE的决定

35 U.S.C.156 (e)（2）以及MPEP第2755.01节规定，如果申请人根据35 U.S.C.156 (d)（1）提交了正式PTE申请，但在专利期限届满前USPTO无法作出给予或者驳回PTE的决定，那么，USPTO认为该专利有资格获得期限延长的，可将专利期限延长不超过1年的时间。

针对这种情形的临时期限延长申请应当在专利期限届满前的至少3个月提出，USPTO可以给予不超过1年的临时延长期限，直至作出是否给予PTE的最终决定。该临时延长期限的时间长度使USPTO能够作出最终决定即可，且不得超过相关专利可获得的最长延长期限。需要说明的是，上述3个月并非强制性的，基于合理的理由在更短期限内提出的申请也可能会被考虑。此外，无论申请人是否提出上述临时期限延长申请，USPTO均可根据35 U.S.C.156 (e)（2）给予相关专利临时期限延长。

如果在相关专利已经获得了临时期限延长之后，该专利被认为不具有获得PTE的资格，那么该临时期限延长会被撤销，且自始即不存在。

六、申请人

35 U.S.C.156 (a)(3)、(d)（1）规定，专利权人或者其代理人可以向USPTO提出PTE申请。

37C.F.R.1.730对专利权人或者其代理人作出进一步规定。其中，如果申请由专利权人提交，该申请必须由符合37 C.F.R.3.73 （b）规定的专利权人或者代表专利权人的注册执业者签字。如果申请由代表专利权人的代理人（例如被许可人）提交，该申请必须由代表该代理人的注册执业者签字，USPTO可以要求提供证据，证明该代理人就代表专利权人从事相应行为获得了授权。如果申请由注册执业者签字，USPTO可以要求提供证据，证明该注册执业者就代表专利权人或者其代理人从事相应行为获得了授权。

MPEP第2752节就申请人还作出如下规定，如果申请由受让人提交，申请文件应当包括转让证明材料。如果专利文档中没有记载相关专利律师或者专利代理人，还应当提交专利权人对专利律师或者专利代理人的授权委托书。如果PTE申请人不是药品上市许可申请人，那么专利权人和药品上市许可申请人在监管审查期间必须存在代理关系，且为了说明PTE申请人可以依赖于药品上市许可申请人开展的相关活动提出PTE申请，PTE申请人需要获得上市许可申请人的特别授权。

七、PTE申请

（一）提交申请的时间

35 U.S.C.156 (d)（1）规定，除临时期限延长申请外，PTE申请在药品根据据以进行监管审查期间的法律规定获得商业销售或使用批准之日起60日内提交。

对于附条件批准上市的药品，结合35 U.S.C.156 （i）的规定，因根据《联邦食品、药品和化妆品法》第505 （b）条或者《公共卫生服务法》第351 (a)(2)（C）条批准药品上市的日期通常会晚于根据《联邦食品、药品和化妆品法》第571 （b）条附条件批准的日期，故附条件批准上市药品的PTE申请提交时间为获得上市许可之日起的60日内。

MPEP第2754.01节规定，上述60日不可延长。

（二）PTE申请日的确定

37 C.F.R.1.741 （a）和MPEP第2754节规定，PTE申请日是USPTO收到完整申请的日期，或者根据37 C.F.R.1.8的邮寄证明规定提交完整申请的日期。

完整申请应当符合35 U.S.C.156 (d)（1）和37 C.F.R.1.741 （a）的规定，包括：经批准产品的说明；进行监管审查的每项联邦法案的说明；寻求PTE的专利的说明；该专利要求保护经批准产品，或者其使用方法或者制备方法的每项权利要求的说明；足以使USPTO根据35 U.S.C.156 （a）和（b）确定专利是否有资格获得PTE和PTE期间的专利权保护范围，以及使相关部门能够根据35 U.S.C.156 （g）确定监管审查期间的信息；药品上市许可申请人在相应的监管审查期间就经批准产品所开展的活动，以及此类活动相关重要日期的简要说明。

需要说明的是，MEPE第2754节规定，前述有关37 C.F.R.1.741的要求是强制性的，必须在前述60日的PTE申请提交时间内完全得到满足，以确定PTE申请日。此外，37 C.F.R.1.741 （b）为申请人提供了就USPTO发出的认为申请不完整的通知或者USPTO确定的PTE申请日提出异议的机会。

（三）申请文件相关要求

除上述37 C.F.R.1.741规定的为确定PTE申请日对申请文件提出的有关要求外，37 C.F.R.1.740以及MPEP第2753节就申请文件作为正式申请应当满足的要求作出进一步规定。与37 C.F.R.1.741不同的是，申请人无需在药品获得上市许可之日起60日内完全满足37 C.F.R.1.740规定的有关要求，并且是否满足37 C.F.R.1.740的规定并不影响PTE申请日的确定（参见MPEP第2754节）。

作为正式申请，PTE申请文件应当包括以下内容：

1.经批准产品的完整说明，包括化学名称和通用名称、物理结构或者特征，以使USPTO能够作出专利是否要求保护该经批准产品、该经批准产品的使用方法或者制备方法的决定。

2.联邦法案的完整说明，包括据以进行监管审查所适用的相关法律规定。当根据一个以上联邦法案对产品进行监管审查时，应当列出每个相应的法案，例如人用生物制品，其根据《联邦食品、药品和化妆品法》提交IND申请并进行试验，但根据《公共卫生服务法》获得批准。

3.该产品根据监管审查依据的相关法律规定获得商业销售或者使用批准的日期说明，该日期通常是监管机构表明监管批准的信件的邮寄日期。

4.对于药品，提供该药品所包括的每种活性成分的说明，以及该产品经批准的用途的说明。对于每种活性成分，提供其从未根据《联邦食品、药品和化妆品法》或者《公共卫生服务法》批准商业销售或者使用的声明；或者提供当活性成分已被批准用于商业销售或者使用时（单独使用或者与其他活性成分联合使用），经批准的使用以及据以批准的法律规定的声明。

5.该申请于药品获得上市许可之日起60日内提交的声明，以及可以提交申请的最晚日期的说明。

6.寻求期限延长的专利的完整说明，包括发明人姓名、专利号、授权日，以及届满日。其中，所述届满日应当包括根据35 U.S.C.154 （b）的专利期限调整。

7.寻求期限延长的专利副本，包括权利要求书、说明书及其附图。

8.该专利相关的放弃权利声明副本、更正证明、维持费支付收据，或者再审证明。

9.该专利要求保护经批准产品，或者该经批准产品的使用方法或者制备方法的声明，以及列出每项相应权利要求并说明该相应权利要求中的至少一项以如下方式撰写的清单：

经批准产品，如果所列明的权利要求包括任何涉及该经批准产品的权利要求；

经批准产品的使用方法，如果所列明的权利要求包括任何涉及该经批准产品使用方法的权利要求；以及

经批准产品的制备方法，如果所列明的权利要求包括任何涉及该经批准产品制备方法的权利要求。

关于专利要求保护经批准产品，或者该经批准产品的使用方法或者制备方法的声明，仅需要解释产品权利要求如何保护该经批准的产品，使用方法权利要求如何保护该经批准产品的使用方法，制备方法权利要求如何保护该经批准产品的制备方法。

关于上述清单，应当清楚解释所列每项权利要求与经批准产品的相关性。例如，当权利要求采用通用化学结构定义所要求保护的发明创造时，需要列明与该经批准产品相应的变量和取代基。

10.从新的页面开始的声明，包括涉及35 U.S.C.156 （g）的相关日期和信息，从而使FDA能够确定相应的监管审查期间。其中，对于要求保护人用药品、抗生药物或者人用生物制品的专利，提供：

（A）研究用新药（IND）申请的生效日期，以及IND编号；

（B）首次提交新药申请（NDA）或者产品许可申请（PLA）的日期，以及NDA或者PLA编号；和

（C）NDA被批准或者产品许可被颁发的日期。

如果涉及在美国境外开展临床试验等相关情形，PTE申请中可能不会包括反映监管审查期间的试验或者批准阶段开始的监管事件，此时，申请人应当在PTE申请中说明其声称启动批准或者测试阶段的日期，以及申请人认为这些日期为相关日期的合理解释。

11.从新的页面开始的简要说明，包括药品上市许可申请人在相应的监管审查期间针对经批准产品开展的重要活动，以及与该活动相关的重要日期。

例如，所述活动包括向FDA提交新数据的日期，FDA和申请人之间关于测试产品的相关协议的沟通，FDA和申请人之间对于特定产品的上市前批准作出特别要求的沟通等。不要求申请人为满足完整申请的要求，确定监管审查期间未尽责时间的存在。

此外，如果药品上市许可申请人不是专利权人，其应当是专利权人的代理人。在这种情况下，USPTO不会帮助专利权人从药品上市许可申请人那里获得PTE申请所需要的信息。只要对相关活动的描述简要地说明了药品上市许可申请人为监管审批而开展的重要活动即可，无需提交无关紧要的细节或者非实质性沟通的说明。

12.从新的页面开始的声明，提供申请人认为该专利有资格获得PTE的意见，并对所要求延长的期限（包括如何确定延长期限）作出声明。

其中，申请人应当说明所要求的延长期限，并说明该延长期限是如何计算的，包括是否符合35 U.S.C.156 (c)（3）有关14年的规定以及（g)(6)（A）有关5年的规定。

13.声明申请人获知以下义务，即向USPTO以及FDA披露任何对于确定延长期限至关重要的信息。

14.收到和处理期限延长申请的规定费用。

15.PTE申请相关的联系人姓名、地址和电话号码。

此外，PTE申请还需要提交两份额外的副本，即共三份；其中一份将转送给FDA，第二份由专利法律行政办公室（the Office of Patent Legal Administration）的法律顾问（Legal Advisor）使用。如果PTE申请不符合37 C.F.R.1.740规定的上述要求，会被确定为非正式的，USPTO将通知申请人。申请人可以自通知书邮寄日期之日起2个月内，或者通知书指定期限内补正。除非通知书明确指出，该补正期限可以根据37 C.F.R.1.136延长。

综上，37 C.F.R.1.740规定了PTE申请作为正式申请应当满足的要求。MPEP第2752节规定了可以提出PTE申请的适格主体。37 C.F.R.1.741和MPEP第2754节规定了用以确定PTE申请日所必须提交的申请信息的相关要求。

八、PTE申请的审查、决定、救济和其他相关程序

MPEP第2756节指出，PTE申请是否满足相关法案规定的要求，以及专利是否有资格获得PTE属于USPTO的职责范畴。但是，FDA具有相应法案要求的专业知识和记录，并具有根据35 U.S.C.156确定监管审查期间的特定职责。因此，为了确定专利是否有资格获得PTE，并允许FDA和USPTO根据35 U.S.C.156执行各自的职责，FDA与USPTO达成了有关“合作协议”，该协议确立了FDA协助USPTO根据35 U.S.C.156确定专利是否有资格获得PTE的相关程序，并建立了FDA和USPTO之间根据法律规定，就监管审查期间确定、尽责调查和非正式听证交换信息的程序。具体地，《联邦法规》第21编第1章第A分章第60节就FDA在PTE程序中承担的职责作出详细规定，包括帮助USPTO确定PTE适格性相关问题、确定监管审查期间、审查和裁决尽责调查请求和举行尽责调查听证等。

下文将详细描述FDA协助USPTO共同确定相关专利是否有资格获得PTE的有关规定。PTE主要程序参见图1。

（一）提交PTE申请

35 U.S.C.156 (d)（1）规定，在药品获得上市许可之日起60日内，专利权人或者其代理人可以向USPTO提出PTE申请。有关PTE申请日的确定及申请文件的相关要求参见上文。

（二）USPTO与FDA的第一次沟通（与专利是否有资格获得PTE相关的信息）

35 U.S.C.156 (d)（2）规定，如果专利要求保护药品、其使用方法或者制备方法，并且该药品需要接受《联邦食品、药品和化妆品法》监管，那么在申请人提交PTE申请之日起60日内，USPTO应将该申请通知FDA，并将申请副本转送给FDA。

具体地，MPEP第2756节规定，如果USPTO没有明确的理由认为相关专利不具有获得PTE的资格，或者如果申请人已被告知不符合37 C.F.R.1.740规定的有关非正式问题，但预期有关非正式问题可经补正修改或者解释，USPTO将与FDA第一次沟通，书面咨询与PTE资格有关的信息。此时，USPTO会将PTE申请的副本提供给FDA，但不要求确定相应的监管审查期间。

FDA在答复USPTO时，通常会对以下问题予以回应：

1.确认相关药品在商业销售或者使用之前，是否经历了35 U.S.C.156 （g）规定的监管审查期间；

2.说明上市许可是否为该药品（即活性成分）首次获准的商业销售或者使用；或者，如果涉及重组DNA技术，该商业销售或者使用是否为根据专利所要求保护的方法首次获准的；

3.说明该PTE申请是否为自药品被批准销售或者使用之日起60日内提交的；以及

4.提供其他与确定专利是否有资格获得PTE的相关信息。

需要说明的是，根据21 C.F.R.60.10的规定，关于上述问题的答复，FDA在通知USPTO的同时，将一并提供给PTE申请人。

（三）USPTO与FDA的第二次沟通（专利是否有资格获得PTE的初步决定）

MPEP第2756节规定，USPTO在收到FDA上述答复后，将就专利是否有资格获得PTE作出初步决定（非最终决定）。具体地，USPTO自收到答复之日起60日内，将针对FDA提供的信息与PTE申请中的相关信息进行比对，如果没有发现重大差异并且确定该专利有资格获得PTE，那么USPTO将与FDA第二次沟通，要求确定相应药品的监管审查期间长度。相反，如果USPTO确定该专利不符合获得PTE的相关条件，将驳回PTE申请。

MPEP第2757节规定，根据35 U.S.C.156的规定，FDA负责确定PTE申请所依据的经批准药品的监管审查期间长度。FDA在收到USPTO的书面请求后，需在30日内审查PTE申请中所涉及的日期，并根据21 C.F.R.60.22确定相应的监管审查期间。但是，根据21 C.F.R.60.28的规定，在FDA开展的可能影响监管审查期间确定的相关工作尚未完成，USPTO请求FDA暂时中止相关程序，或者USPTO或者FDA收到新的信息、需要进一步延长确定监管审查期间所需时间等情形下，FDA可以延长前述30日期限。FDA据此作出涉及监管审查期间的决定后，将在《联邦公报》上予以公布，并通知USPTO和PTE申请人，包括药品的商品名称和通用名称、该药品经批准的适应症、专利号、监管审查期间总长度以及确定其所依据的相关日期。其中，监管审查期间分为初始或者试验阶段，以及最终批准阶段。以上信息为USPTO提供了确定有资格获得PTE的专利的实际延长期限所必需的内容。需要说明的是，FDA在答复USPTO时，将同时指出相关决定是在没有考虑专利授权日和减去试验阶段一半时间的前提下作出的。《联邦公报》在此次公布时，将设定一定的期限。在该期限内，任何人可以针对联邦公报通知中涉及监管审查期间的相关内容提出书面异议，或者请求确定药品上市许可申请人在监管审查期间是否履行了尽责义务。

1.书面异议的处理

21 C.F.R.60.24规定，在《联邦公报》首次公布监管审查期间决定之日起60日内，任何人可以向FDA提出修改监管审查期间决定的请求，并说明理由（即就监管审查期间决定提出书面异议）。在该请求人不是PTE申请人的情况下，PTE申请人应在15日内对该请求作出答复。PTE申请人在答复时，可以提交与在监管审查期间发生的相关事件有关的、但是在原PTE申请中没有包括的信息。需要说明的是，该修改请求不是尽责调查请求，也不是非正式听证请求。如果PTE申请人没有提交答复，FDA将基于PTE申请中记载的信息、修改请求以及FDA记录，作出相关决定。FDA将根据21 C.F.R.60.22的规定考虑监管审查期间决定的修改请求。如果FDA修改了在先决定，将通知USPTO和PTE申请人相关修改，并在《联邦公报》上公布，包括涉及修改原因的声明等。

2.尽责调查请求的提出和处理（未尽责时间的确定）

35 U.S.C.156 (d)(2)(B)、MPEP第2757.01节以及21 C.F.R.60.30至60.36就尽责调查作出如下规定。

（1）尽责调查请求的提出

任何人可以在FDA根据21 C.F.R.60.20公布监管审查期间决定之日起180日内，向FDA提出请求，声称PTE申请人在FDA批准相关药品的监管审查期间内没有履行尽责义务，进而向FDA作出的监管审查期间决定发起挑战。

请求书应当说明PTE申请人在监管审查期间的哪些部分没有履行尽责义务，并充分列明相关事实，包括日期等，以供FDA调查PTE申请人是否履行了尽责义务。此外，请求书还应当包括一份证明，用以证明尽责调查请求人已经向PTE申请人提供了一份真实、完整的请求书副本。

（2）PTE申请人对尽责调查请求的答复意见

PTE申请人在收到尽责调查请求人提供的请求书副本之日起30日内，应就尽责调查请求向FDA提交书面答复意见。

PTE申请人可以在书面答复意见中提出新的事实和情况，以回应在请求书中提出的主张，但其仅限于与PTE申请人是否在监管审查期间履行尽责义务相关的问题。

如果PTE申请人没有提交书面答复意见，FDA将根据PTE申请、尽责调查请求和FDA记录所提供的信息作出决定。

（3）FDA对尽责调查请求的处理

FDA将自收到尽责调查请求之日起90日内，根据21 C.F.R.60.34 （b）的规定驳回请求，或者根据21 C.F.R.60.36的规定开展调查并确定PTE申请人是否在监管审查期间履行了尽责义务。FDA将在《联邦公报》上公布尽责调查决定，并通知USPTO、PTE申请人和尽责调查请求人。

根据21 C.F.R.60.34 （b）的规定，如果尽责调查请求涉及以下情形之一，FDA将会驳回该请求：请求没有按照21 C.F.R.60.30或者21 C.F.R.10.20的规定提交；请求没有包含21 C.F.R.10.30要求的信息；请求没有包含可以合理地确定PTE申请人在相应的监管审查期间没有履行尽责义务的信息或者主张；请求所主张的PTE申请人没有履行尽责义务的时间长度过短，致使FDA即便对PTE申请人未尽责时间予以确认，也不会影响相关专利可以获得的最长延长期限。

（4）尽责调查标准

在确定PTE申请人是否履行了尽责义务时，FDA将审查PTE申请人在监管审查期间所实施相关行为的事实和情况，以确定PTE申请人在监管审查期间是否表现出合理预期的且通常实施的注意程度、持续专注的努力和及时性。FDA将考虑所有相关因素，例如从批准研究豁免或者研究许可至开始临床研究之间的时间，以及开展临床研究所需要的时间等。

需要说明的是，就尽责调查请求相关程序而言，药品上市许可申请人，以及代理人、被许可人等为了药品上市许可申请人或者PTE申请人的利益而实施相关行为的人的行为将会被视同为PTE申请人的行为。

3.尽责调查听证请求的提出和处理

（1）听证请求的提出

任何人可以自FDA公布尽责调查决定之日起60日内，向FDA提出就该尽责调查决定举行非正式听证的请求。

听证请求应当满足以下要求：以书面方式向FDA提出；说明听证相关的事实和行为；提供听证请求人的姓名、地址等信息；证明听证请求人已经向尽责调查请求人和PTE申请人提供了真实、完整的听证请求书副本。

听证请求还应当说明以下事项，即听证请求人是否希望在FDA收到听证请求之日起30日内或者60日内举行听证。

（2）听证通知

举行听证前10日，FDA将以口头或者书面的方式通知听证请求人、PTE申请人和尽责调查请求人听证的日期、时间和地点，向其提供作为当事人参加听证的机会。

（3）听证程序

尽责调查听证按照21 C.F.R.第1章第A分章第60节（即《联邦法规》第21编中就专利期限延长作出相关规定的部分）的要求进行，同时辅以21 C.F.R.第1章第A分章第16节（即《联邦法规》第21编中就FDA前监管听证作出相关规定的部分）中有关非冲突程序的相关规定。在尽责调查听证中，PTE申请人和尽责调查请求人享有根据前述第16节的听证请求人所享有的全部权利。

21 C.F.R.60.36规定的上述尽责调查标准同样适用于尽责调查听证。尽责调查听证请求人在听证会上将负有举证责任。

（4）行政决定

在尽责调查听证结束之日起30日内，FDA将维持或者修改根据21 C.F.R.60.34 （a）作出的尽责调查决定，并将在《联邦公报》上公布尽责调查二次决定，通知USPTO、听证请求人、PTE申请人和尽责调查请求人。

4.监管审查期间决定的最终确定

21 C.F.R.60.26规定，在根据21 C.F.R.60.30规定的180日尽责调查请求期限届满后，FDA会将相应的监管审查期间决定确定为是最终的，除非FDA收到以下信息或者请求：源自USPTO或者FDA记录的影响监管审查期间确定的新的信息；根据21 C.F.R.60.24提出的修改监管审查期间决定的请求；根据21 C.F.R.60.30提出的尽责调查请求；根据21 C.F.R.60.40提出的听证请求。

如果提交尽责调查请求的180日期限已经届满；或者如果FDA收到修改监管审查期间决定请求、尽责调查请求或者听证请求，但相关问题已经得到解决，FDA将通知USPTO相应的监管审查期间决定是最终的，并同时通知PTE申请人。

USPTO收到FDA关于监管审查期间的最终决定通知后，将进行PTE资格的最终认定。

（四）给予PTE或者驳回申请的最终决定通知

MPEP第2758节规定，USPTO在审查FDA提供的信息之后，如果确定相关专利有资格获得PTE，将根据相应的法律规定计算延长期限。有关延长期限的计算参见上文。记载延长期限及其计算方法的最终决定通知将会提供给PTE申请人，并在USPTO网站上与其他决定一同发布。该最终决定通知将提供通常为1个月的指定期限，在该期限内，PTE申请人可以就专利是否有资格获得PTE的相关问题或者延长期限向USPTO提出异议。

如果PTE申请被确定为不具有获得PTE的资格，将会向PTE申请人提供记载驳回申请和驳回理由的最终决定通知。同样地，PTE申请人被赋予通常为1个月的指定期限，就该最终决定通知向USPTO提出异议。

（五）颁发PTE证书

MPEP第2759节就颁发PTE证书或者签发临时期限延长命令作出详细规定。

35 U.S.C.156 (e)（1）规定，USPTO可以仅根据PTE申请中所包含的内容决定专利是否有资格获得PTE。关于此，37 C.F.R.1.750和MPEP第2755节进一步规定，USPTO可以仅基于根据37 C.F.R.1.740或者1.790（根据35 U.S.C.156 (d)（5）的临时专利期限延长）的规定提交的PTE申请中包含的内容，决定专利是否有资格获得期限延长。在就专利是否有资格获得期限延长作出最终决定之前，USPTO可以要求申请人进一步提供信息或者根据需要开展独立调查。在USPTO要求申请人进一步提供信息的情况下，将给予申请人相应时间进行答复。申请人未在指定期限内答复，或者故意不提供所要求的信息，可能会导致最终决定对给予PTE不利。关于对USPTO可以仅根据PTE申请中涉及的信息决定专利是否有资格获得PTE的理解，笔者认为，其并不意味着USPTO无需与FDA进行沟通，应当是指USPTO无需考虑第三人在PTE程序中直接提交给USPTO的相关材料，PTE程序中有关第三人参与的限制性规定参见下文。

如果USPTO确定，相关专利根据35 U.S.C.156 （a）的规定有资格获得PTE，且满足35 U.S.C.156 （d）规定的要求，那么在作出前述给予PTE的最终决定通知后，PTE申请人在指定期限内（通常为1个月）没有提出异议的，USPTO将适时向PTE申请人颁发PTE证书原件并盖章，延长根据35 U.S.C.156 （c）确定的期间；同时，USPTO将向监管机构提供证书副本。此外，如果根据35 U.S.C.156 (d)（5）给予临时专利期限延长，USPTO无需颁发PTE证书，但应签发给予临时期限延长的命令。PTE证书或者命令将记载于相关专利的官方档案中，并被视为原始专利的一部分。颁发证书或者签发命令的通知将在USPTO官方公报上予以公布；而根据35 U.S.C.156 (d)（5）签发的临时期限延长命令的通知，包括正处于监管审查的药品，将在USPTO官方公报和联邦公报上予以公布。如果相关专利的期限没有被延长，则不会颁发证书或者签发命令。

（六）涉及商业秘密、保密信息和保护令的相关规定

如果向USPTO或者FDA提交的相关材料涉及不宜为公众所知的内容，相关法律或者法规并没有就此种情形如何处理作出明确规定。关于此，MPEP第2759节指出，专有信息或者商业秘密通常应当根据MPEP第724.02节的规定提交，必要时应当按照页、行和字词对其进行识别。USPTO不会承担确定申请材料中哪些内容属于专有信息或者商业秘密的责任，只有申请人才能就此作出决定。

在颁发PTE证书之前，相关信息不会作为专利文件的一部分予以公开。但是，USPTO在材料方面应当符合《信息自由法》（FOIA）的有关规定，其在确定是否需要根据FOIA公开相关材料之前，应当向PTE申请人发出通知并为其提供证实相关材料为专有信息的机会。

如果相关信息属于根据35 U.S.C.156确定专利是否有资格获得PTE或者任何其他USPTO职责的材料，那么在颁发PTE证书时将会公开。但是，如果申请人在颁发PTE证书之前请求删除相应部分，商业秘密或者保密信息将会从文件中删除并退回给PTE申请人。如果PTE申请人在颁发PTE证书之前没有提出删除请求，全部信息都将予以公开，供公众查阅。

（七）披露义务相关规定

关于披露义务，35 U.S.C.156 (d)（4）规定PTE申请应当符合USPTO有关披露的要求，37 C.F.R.1.765 （a）至（c）和MPEP第2762节作出进一步规定。

专利权人或者其代理人，以及代表专利权人实质性参与PTE程序的所有人，都应当对USPTO和FDA负有诚信义务。前述所有个人如果知晓或者意识到可能会对给予PTE产生不利影响的相关信息，而该相关信息并未在PTE程序中有所记录，则必须尽快提醒USPTO或者FDA注意该相关信息，并附具相应的书面文件。

如果认定存在欺诈或者企图欺诈USPTO或者FDA的证据，或者因恶意或者重大过失违反了披露义务，将不会作出给予PTE的决定或者颁发PTE证书。

（八）第三人参与的限制

MPEP第2763节就是否允许第三人参与PTE相关程序作出如下规定。

PTE程序中负有披露义务的主体仅限于如前所述的相关个人，USPTO不会考虑第三人以异议或者其他方式向其提出的意见，任何此类意见将会被USPTO退回或者以其他方式予以处置。

需要说明的是，虽然如前所述，相关法律规定公众可以在监管审查期间确定过程中介入，向FDA提出尽责调查请求，但此类规定与涉及USPTO职责的相关程序无关。因为PTE申请人已经负有向USPTO和FDA披露的义务，并且在立法过程中国会预期其将会是一个简单的行政程序，所以不允许第三人介入涉及USPTO职责的相关程序，在不经USPTO允许的前提下，直接向USPTO提出任何此类意见的做法都是不合适的。据此，37 C.F.R.1.765 （d）禁止第三人或者代表第三人的主体向USPTO提交相关意见，进而使得PTE程序成为专利权人或者其代理人与USPTO之间的单方面事务。

（九）PTE申请的撤回

MPEP第2764节规定，在USPTO根据37 C.F.R.1.750作出决定之前，可以通过向USPTO提交由专利权人或者其代理人签字的书面撤回声明一式两份，及时撤回PTE申请。在USPTO根据37 C.F.R.1.750作出决定之后，撤回PTE申请的请求必须在最终决定答复期限届满前（含届满日）提交，答复期限届满后将无法撤回申请。在USPTO书面确认后，撤回生效。需要说明的是，PTE申请被撤回的，申请费并不退还。

九、结语

1984年美国通过出台《药品价格竞争和专利期限恢复法》建立了药品专利期限延长制度，以监管审查期限为单位，对首次获得FDA批准上市的药品活性成分相关专利给予一定时间的期限延长，消除药品必须在上市前接受FDA监管审查而实际占用专利期限所产生的影响，作为对新药研发的激励措施。其后，主要于1988年和1993年对该制度进行了修改，在1993年修改时，增加了临时期限延长的有关规定。

本文中，笔者以《美国法典》第35编、《联邦法规》第21编和第37编，以及专利审查程序手册中有关药品专利期限延长的相关规定为基础，围绕适用药品范围、专利可以获得PTE的条件、延长期间的专利权保护范围、延长期限、临时期限延长、申请人、PTE申请及相关程序等方面在法律制度层面进行了梳理研究。笔者认为，虽然药品专利期限延长制度侧重于保护专利权人或者药品上市许可持有人的相应权利，但是通过上文内容可以发现，在相关制度设计中，并没有一味追求对相应权利的强保护，而是在一定程度上对仿制药企业和公众利益进行了平衡，以促进原研药产业和仿制药产业的协同发展，更好地解决公共健康相关问题。此外，笔者在本文中列出了相关内容涉及的条款序号，提出对相关法律规定和司法实践的理解和观点，供后续开展进一步研究参考。

注：因字数关系，注释省略，详见《电子知识产权》刊发原文。

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