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最高人民法院司法政策
企业名称因突岀使用而侵犯在先注册商标专用权的,依法按照商标侵权行为处理;企业名称未突岀使用但其使用足以产生市场混淆、违反公平竞争的,依法按照不正当竞争处理。对于因历史原因造成的注册商标与企业名称的权利冲=突,当事人不具有恶意的,应当视案件具体情况,在考虑历史因素和使用现状的基础上,公平合理地解决冲突,不宜简单地认定构成商标侵权或者不正当竞争;对于权属已经清晰的老字号等商业标识纠纷,要尊重历史和维护已形成的法律秩序。对于具有一定市场知名度、为相关公众所熟知、已实际具有商号作用的企业名称中的字号、企业或者企业名称的简称,视为企业名称并给予制止不正当竞争的保护。因使用企业名称而构成侵犯商标权的,可以根据案件具体情况判令停止使用,或者对该企业名称的使用方式、使用范围作出限制。因企业名称不正当使用他人具有较高知名度的注册商标,不论是否突出使用均难以避免产生市场混淆的,应当根据当事人的请求判决停止使用或者变更该企业名称。判决停止使用而当事人拒不执行的,要加大强制执行和相应的损害赔偿救济力度。

——《最高人民法院印发〈关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见〉的通知>(2009年4月21日,法发〔2009〕23号)

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老字号、地理标志、遗传资源、传统知识和民间文艺等构成我国独特的知识资源,形成我国的文化软实力、民族产业优势和地区特色经济优势,同样应当给予充分的关注和保护,以提升我国经济技术和文化的整体竞争优势。近年来,一些法院重视对老字号、传统文化资源等领域知识产权保护的探索和研究,裁判了一批涉及老字号、民间文学艺术作品等的民事案件,促进了经济文化的繁荣和地区特色经济的发展,取得了较好的法律效果和社会效果。在裁判这些案件时,要根据案件具体情况,综合考虑国家法律政策的导向、历史背景和权利现状,进行公平合理的处理。对于历史上权属已经清晰的老字号等知识产权案件,要尊重历史和维护已经形成的法律秩序;对于权属不清的案件,可以根据历史原因、当事人之间的使用状况以及现行法律规定等,作出公平合理的裁量;对于民间文艺作品,要适当探索民间文艺保存人与后续创作人之间合理分享利益的机制,维护相关群体、个人的合法权益。

——全国法院知识产权审判土作座谈会文件:《充分发挥司法保护知识产权主导作用,为实践科学发展观和建设创新型国家提供坚强有力的司法保障——在全国法院知识产权审判产作座谈会暨知识产权审判工作先进集体和先进个人表彰大会上的讲话>(2008年11月28日),载最高人民法院民事审判第三庭编:《知识产权审判指导》总第13辑,人民法院出版社2009年版。

最高人民法院答复

上海市高级人民法院:

你院《关于杭州张小泉剪刀厂与上海张小泉刀剪总店、上海张小泉刀剪制造有限公司商标侵权及不正当竞争纠纷一案的请示报告》收悉。经研究,对请示中涉及的法律适用问题答复如下:

一、同意你院关于应当依法受理本案的意见。

二、同意你院关于在先取得企业名称权的权利人有权正当使用自己的企业名称,不构成侵犯在后注册商标专用权行为的意见。企业名称权和商标专用权各自有其权利范围,均受法律保护。.企业名称经核准登记以后,权利人享有在不侵犯他人合法权益的基础上使用企业名称进行民事活动、在相同行政区划范围内阻止他人登记同一名称、禁止他人假冒企业名称等民事权利。考虑到本案纠纷发生的历史情况和行政法规、规章允许企业使用简化名称以及字号的情况,上海张小泉刀剪总店过去在产品上使用“张小泉”或者“上海张小泉”字样的行为不宜认定侵犯杭州张小泉剪刀厂的合法权益。今后上海张小泉刀剪总店应当在商品、服务上规范使用其经核准登记的企业名称。

三、使用与他人在先注册并驰名的商标文字相同的文字作为企业名称或者名称中部分文字,该企业所属行业(或者经营特点)又与注册商标核定使用的商品或者服务相同或者有紧密联系,客观上可能产生淡化他人驰名商标,损害商标注册人的合法权益的,人民法院应当根据当事人的请求对这类行为予以制止。从你院请示报告中所陈述的查明事实看,本案上海张小泉刀剪总店成立在先且其字号的知名度较高,上海张小泉刀剪制造有限公司系上海张小泉刀剪总店与他人合资设立,且“张小泉”文字无论作为字号还是商标,其品牌知名度和声誉的产生都是有长期的历史原因。因此,请你院根据本案存在的上述事实以及本案被告是否存在其他不正当竞争行为等全案情况,对上海张小泉刀剪制造有限公司使用“张小泉”文字是否构成侵权或者不正当竞争及赔偿等问题,依法自行裁决。

以上意见供参考。

——《最高人民法院关于对杭州张小泉剪刀厂与上海张小泉刀剪总店、上海张小泉刀剪制造有限公司商标侵权及不正当竞争纠纷一案有关适再用法律问题的函>(2003年11月4日,〔2003〕民三他字第1号)

最高人民法院裁判文书

(法国)拉科斯特股份有限公司(LACOSTE)与(新加坡)鳄鱼国际机构私人有限公司(CROCODILEINTERNATIONALPTELTD)、上海东方鳄鱼服饰有限公司北京分公司侵犯商标专用权纠纷案[最高人民法院(2009)民三终字第3号民事判决书]

最高人民法院认为,侵犯注册商标专用权意义上的商标近似应当是指混淆性近似,即足以造成市场混淆的近似;由于不同案件诉争标识涉及情况的复杂性,认定商标近似除通常要考虑其构成要素的近似程度外,还可以根据案件的具体情况,综合考虑被诉侵权人的主观意图、注册商标与诉争标识使用的历史和现状等其他相关因素,在此基础上认定诉争商标是否构成混淆性近似。

2001年修订前的《商标法》第38条第(1)项规定“未经注册商标所有人的许可,在同一种商品或者类似畐品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的”,构成侵犯注册商标专用权行为。《商标民事纠纷解释》第9条第2款规定:“商标法第五十二条第(一)项规定的商标近似,是指被控侵权的商标与原告的注册商标相比较,其文字的字形、读音、含义或者图形的构图及颜色,或者其各要素组合后的整体结构相似,或者其立体形状、颜色组合近似,易使相关公众对商品的来源产生误认或者认为其来源与原告注册商标的商品有特定的联系。”参照该司法解释规定及根据审判实际,认定被诉标识与原告请求保护的注册商标是否构成修订前的《商标法》第38条第(1)项规定的近似商标,通常要根据诉争标识文字的字形、读音、含义或者图形的构图及颜色等构成要素的近似性进行判断,且将是否造成混淆作为重要判断因素。因此,侵犯注册商标专用权意义上的商标近似应当是指混淆性近似,即足以造成市场混淆的近似。由于不同案件诉争标识涉及情况的复杂性,认定商标近似除通常要考虑其构成要素的近似程度外,还可以根据案件的具体情况,综合考虑其他相关因素,在此基础上认定诉争商标是否构成混淆性近似。诉争商标虽然在构成要素上具有近似性,但综合考量其他相关因素,仍不能认定其足以造成市场混淆的,不认定其构成侵犯注册商标专用权意义上的近似商标。本案中,鳄雪国际公司使用的被诉标识鳄鱼图形与拉科斯特公司的系列注册商标相比,其均为鳄鱼图形,具有一定的近似性,但鳄鱼国际公司使用的被诉标识鳄鱼头部朝向、体型、鳞片、颜色均与拉科斯特公司主张权利的鳄鱼图形不同。特别是,双方之间的诉争商标在相关市场中具有特殊的形成历史和发展历程,有特殊的使用和共存状况,在本案中认定诉争商标是否构成侵犯注册商标专用权意义上的近似商标,既不能割裂各自形成和发展的历史,又不能无视相互之间的共存过程和使用状态,否则,就难以作出公平合理的裁判。就本案诉争商标具体情况而言,认定其是否近似仅仅比对标识本身的近似性是不够的,还必须综合考量鳄鱼国际公司的主观意图、双方共存和使用的历史与现状等因素,结合相关市场实际,进行公平合理的判断。首先,本案事实足以表明,鳄鱼国际公司进入中国市场后使用相关商标,主要是对其已有商标的沿用,且在实际使用中也有意区分诉争标识。其次,从相关国际市场看,双方诉争标识在亚洲部分国家和地区已经长期形成共存和使用的国际市场格局。再次,从诉争标识在中国市场的共存和使用情况看,两者在中国市场内已拥有各自的相关公众,在市场上均已形成客观的划分,已歳为可区别的标识。综上,鳄鱼国际公司使用的被诉标识与拉科斯特公司请求保护的注册商标不构成侵犯注册商标专用权意义上的混淆性近似,不足以对拉科斯特公司的注册商标造成损害。

——《最高人民法院知识产权案件年度报告)(2010)

侯勇与哈尔滨秋林集团股份有限公司、国家工商行政管理总局商标评审委员会商标行政纠纷案[最高人民法院(2009)知行字第15号驳回再审申请通知书]

最高人民法院认为,判断商标近似时,要以相关公众的一般注意力为标准,既要进行整体比对,又要进行主要部分的比对,而且应当考虑在先注册商标的显著性和知名度。适用上述方法判断商标近似时,还可以结合特定历史关系及处在同一地域等因素,考虑两商标共存是否易使相关公众对商品的来源产生误认或者认为两者之间存在特定的联系。

本案中在先注册的引证商标为文字图形组合商标,由文字“秋林”和其他图形组合而成。对于相关公众而言,引证商标中的“秋林”文字部分具有天然的呼叫和认知优势。此外,本案中引证商标的权利人为秋林糖果公司,其字号为“秋林”,通过秋林糖果公司对引证商标的使用,引证商标在黑龙江省尤其是哈尔滨市等区域范围内已经拥有一定的市场知名度,为相关公众知悉,相关公众也已经习惯将其认知为“秋林”商标。被异议商标为“伊雅秋林”文字商标,其完全包含章了引证商标中起重要识别作用的文字“秋林”。以相关公众的一般注意力为标E准,结合考虑被异议商标由秋林食品公司授权侯勇以个人名义申请注册,该公司蔔与引证商标所有人秋林糖果公司均为原秋林公司的下属企业,且均处在同一地域,如果被异议商标注册并使用在香肠等与引证商标核定使用商品相类似的商=品上,易使相关公众对商品的来源产生误认或者认为两者之间存在特定的联系。因此,被异议商标和引证商标构成近似商标。“秋林”品牌的形成具有历史过程,秋林食品公司在其中也起到重要的作用。但是,根据查明的事实,侯勇所在的秋林食品公司长期生产的是面包、果酒等产品,而被异议商标和引证商标涉及的是第29类香肠等。在被异议商标申请注册之前,秋林食品公司从未生产过红肠等相关商品。相反,秋林糖果公司于1997年恢复生产红肠等产品,并恢复使用“秋林”商标。通过使用,“秋林”商标已经具有较高的知名度,该商誉应当归于秋林糖果公司。侯勇关于秋林食品公司传承“秋林食品”的传统因而有权注册和使用被异议商标的主张不能成立。

-—《最高人民法院知识产权案件年度报告>(2009)

狗不理集团有限公司与济南市大观园商场天丰园饭店侵犯商标专用权纠纷案[最高人民法院(2008)民三监字第10-1号民事裁定书]

最高人民法院认为,判断使用他人注册商标的行为是否构成正当使用时,应当充分考虑和尊重相关历史因素;同时应根据公平原则,对使用行为作出必要和适当的限制。

考虑在狗不理集团公司注册“狗不理”服务商标之前,天丰园饭店持续使用“狗不理猪肉灌汤包”这一菜品名称的历史因素,天丰园饭店仍可保留“狗不理猪肉灌汤包”这一菜品名称,但根据公平原则,天丰园饭店不得作其他扩张性使用。

——《最高人民法院知识产权案件年度报告>(2009)

最高人民法院法官著述

关于历史原因形成的权利冲突的审理问题

对于一些具有复杂历史因素的旬识产权权利冲突案件,在坚持诚实信用、维护公平竞争和保护在先权利等原则的基础上,不能脱离历史简单裁判。最高人民法院曹建明副院长在第二次全国法院知识产权审判工作会议上指出:“对于因历史原因造成的注册商标与企业名称的权•利冲突,当事人不具有恶意的,应当视案件具体情况,在考虑历史因素和使用现状的基础上,公平合理地解决冲突,不宜简单地认定构成商标侵权或者不正当竞争。”

这些原则和因素,在一些案件的审判中得到了较好的体现。例如,上海市第二中级人民法院审理的原告杭州张小泉集团诉上海张小泉刀剪总店、上海张小泉刀剪制造公司商标侵权及不正当竞争案。原告杭州张小泉集团拥有“张小泉牌”和“张小泉”注册商标,其“张小泉牌”商标被认定为驰名商标。被告之一刀剪总店成立于1956年,其名称“上海张小泉刀剪总店”1993年被授予“中华老字号”,被告刀剪总店与他人投资开设被告之二刀剪制造公司,并占90%的股份。一审法院经审理认为,原告注册商标的取得晚于被告刀剪总店企业名称的使用。根据保护在先权利的原则,刀剪总店使用企业名称不构成对原告注册商标的侵犯。同样根据诚实信用原则,原告不能以在后取得驰名商标对抗使用在先的企业名称。刀剪总店突出使用“张小泉”或者“上海张小泉”,与其企业名称一同发生,有历史演变的过程。结合特定的历史背景,丛公平和诚实信用原则出发,不认定突出使用构成商标侵权和不正当竞争。但房了规范市场,避免混淆,应在商品、服务上规范使用经核准登记的企业名称。被告刀剪制造公司是刀剪总店的延伸和发展,其使用“张小泉”字号属合理使用,不构成侵权,但股东不得在企业转让、投资等行为中再扩展使用,不持股份时,刀剪公司不得再使用“张小泉”文字。上海市高级人民法院也认为,“本案形式上是张小泉牌、张小泉商标与张小泉字号的权利冲突案件,实质上是在计划经济体制下取得的民族传统品牌及老字号在市场经济条件下应当如何规范使用和公平竞争的案件,由于本案涉及众多历史因素,因此,应当充分考虑和尊重相关历史因素的前提下,根据公平、诚实信用、保护在先权利的法律原则,公平合理的解决本案争议,以促进张小泉这一民族传统品牌和老字号的健康发展。”上海法院对该案的处理并未简单地根据使用和注册登记的时间先后而认定哪一方构成商标侵权或者不正当竞争,也未简单地根据现行司法解释规定而认定商标权侵权,而是充分考虑了历史、现状和公平合理三要素,既使当事人双方相安无事继续使用,又按照现状提出了规范使用的要求。

再如,在另一起金华火腿商标侵权案中,对涉及的注册商标与原产地域产品名称冲突,法院同样认为,应按照诚实信用、尊重历史以及权利与义务平衡的原则予以解决。“金华火腿”有着悠久的历史,品牌的形成凝聚着金华地区几十代人的心血和大量工作。在我国,权利人的注册商标专用权与原产地域产品均受法律保护,只要权利人依照相关规定使用均属合法、合理。法院判决原告不能禁=止被告合理使用“金华火腿”原产地域产品名称及其专用标志;被告也必须严格I依照国家的规定,规范使用原产地域产品名称及其专用标志,尊重原告的商标专話用权,避免与原告的注册商标发生冲突。

——蒋志培、孔祥俊、夏君丽:《对〈最高人民法院关于审理注册商标、=企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定〉的理解与适用》,载最高人民法院民事审判第三庭编:《知识产权审判指导》总第11辑,人民法院出版社2008年版,第123-131页。

对于一些具有复杂历史因素的知识产权纠纷案件,脱离历史就不能公平合理地裁判,法院通常都是根据历史和现状,进行公平合理的裁量。如张小泉剪刀商标侵权及不正当竞争案就属于运用政策方法的典型案件。

原告杭州张小泉剪刀厂是置身于300余年深远历史背景的“老字号”,但其“张小泉”商标注册于20世纪60年代,而被告上海张小泉剪刀公司的企业名称登记于20世纪50年代,且在其剪刀产品上长期标注“上海张小泉”。20世纪90年代,杭州张小泉被认定为驰名商标后,因要求上海张小泉停止使用“张小泉”字号等而提起民事诉讼。法院认为,鉴于双方各自的历史和使用现状,杭州张小泉的诉讼请求不能支持;上海张小泉以前突出使用“张小泉剪刀”标识并无攀附杭州张小泉剪刀的意图,不构成侵权,但以后需要规范使用,等等。该案涉及的驰名的注册商标与企业名称字号之间的冲突,因为具有久远的历史背景,法院不宜简单地根据使用和注册登记的时间先后而认定哪一方构成商标侵权或者不正当竞争;对于上海张小泉历史沿袭下来的突出使用行为,也不能简单地根据现行司法解释规定而认定为商标侵权,但需要按照现行规定规范使用。该案的处理显然充分地考虑了历史、现状和公平合理三要素,既使双方相安无事地各自继续使用,又按照现状提出了规范使用的要求,很有创意。如最高人民法院指出:“考虑本案纠纷发生的历史情况和行政法规、规章允许企业使用简化名称以及字号的情况,上海张小泉刀剪总店过去在产品上使用’张小泉’或者’上海张小泉’字样的行为不宜认定侵犯杭州张小泉剪刀厂的合法权益”;“本案上海张小泉刀剪总店成立在先且其字号的知名度较高,上海张小泉刀剪制造有限公司系上海张小泉刀剪总店与他人合资设学1,且’张小泉’文字无论作为字号还是商标,其品牌知名度和声誉的产生都有範期的历史原因。”

——孔祥俊:《裁判的逻辑标准与政策标准——以知识产权法律适用问题为例》,载曹建明主编、最高人民法院民事审判第三庭编:《知识产权审判指导》总第9辑,人民法院出版社2007年版,第52-53页。

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