现有技术是用于确定发明创造的专利性时涉及到的一个重要概念。在答复发明创造的新颖性或创造性问题之前，核查现有技术是重要的步骤。在中国审查实践中，现有技术认定错误的情况极少发生。但在美国专利实践中，需要我们更加谨慎的核查对比文件是否构成现有技术。
美国专利法35 U.S.C.第102条（a）款对现有技术做出了规定：
(a)发明人应享有专利权，除非—(1)主张权利的发明在其有效申请日之前已经获得专利，在出版物中已有描述，或者公开使用、销售或者以其他方式为公众所知；或(2)主张权利之发明在根据第151条所授予的专利中，或者在根据第122（b）条而公开或者被视为公开的专利申请中已有描述，而在此情况下，该专利或专利申请之署名为其他发明人，且在该主张权利之发明的有效申请日之前已经有效提出申请。
此外，在35 U.S.C.第102条（b）款给出了现有技术的例外。
35 U.S.C.第102条（a）款中，第（1）项与中国的现有技术认定标准相似，即在其申请日之前，如果其所要求保护的发明已经获得专利、已在公开的出版物上有所描述、已公开使用或销售，或通过其他方式为公众所知，则该申请不能被授予专利权。而根据第（2）项，在申请日之前，已有记载其所要求保护的发明的已公布专利或已公开或视为已公开的由他人向美国专利商标局有效递交的专利申请，也被视为现有技术，与中国专利法不同。在中国我们将该类对比文件作为抵触申请，仅用于评价新颖性，不能够评价创造性，而在美国专利审查中没有抵触申请的概念。
基于上述规定，当收到审查意见后，从以下的几个角度进行核查，有助于我们查验出对比文件不能够作为现有技术的情况。
针对申请日的核查
具体地，核查对比文件的申请日是否在本申请的优先权日之前。在审查意见中提供的对比文件的申请日在本申请的美国申请日之前的情况下，存在对比文件的申请日在本申请的优先权日之后的情况。
笔者曾经遇到一份审查意见，一份中国专利申请通过PCT途径进入美国，美国审查意见中提供的对比文件的申请日在本申请的国际申请日之前，但该对比文件的申请日不早于该中国专利申请的申请日。且在审查意见中，审查员勾选了本发明能够享受优先权。
在这种情况下，只要我们确保优先权实质上能够成立，就可以通过提交该中国专利申请的英译文，以及一份译文准确性验证声明的方式进行答复，无需对新创性进行实质性的答复。
针对现有技术文件的申请日在本申请的优先权日之前，但现有技术文件为非美国专利申请文件的情况的核查
在现有技术文件的申请日在本申请的优先权日之前，但现有技术文件为非美国专利申请文件的情况下，我们需要仔细核对对比文件是否能够被认定为美国专利申请。例如，该对比文件是否具备美国同族文件，或者该对比文件是否提出过PCT国际申请。在对比文件提出过PCT国际申请的情况下，无论是否真实进入了美国国家阶段，或无论是否在提出PCT国际申请时指定了美国，都可能被认定为美国专利申请。
笔者曾经遇到，审查员以一份申请在前公开在后的没有同族专利申请、且未提出过PCT国际申请的中国专利文件作为现有技术文件，评述申请的新创性。
在这种情况下，我们可以通过在答复中对对比文件提出质疑，或联系美国律师与审查员电话沟通的方式克服该问题，无需对新创性进行实质性的答复。
针对符合35 U.S.C.第102条（a）款规定的现有技术的例外情况的核查
在确定对比文件符合35 U.S.C.第102条（a）款的情况下，可以进一步对35 U.S.C.第102条（b）款提到的例外情况进行核查。
根据美国宽限期制度，在一年的宽限期内，发明人的公开或源自发明人的公开都不能作为发明人的美国专利申请的现有技术。
我们可以在发现本发明的申请日在对比文件的申请日后一年内的情况下，通过比对发明人、申请人，或与发明人、申请人沟通的方式，确定是否存在对比文件是发明人公开或源自发明人的公开的情况。
若对比文件符合上述35 U.S.C.第102条（a）款（2）项所规定的情况，则无需考虑宽限期的限制。如果是从发明人直接或间接获得，或已由发明人向公众公开，或由从发明人直接或间接获得所公开的主题的其他人向公众公开，或在所要求保护的发明的申请日前，由同一人拥有或必须转让给同一人，则不能认定为现有技术。
我们可以在确定对比文件符合上述35 U.S.C.第102条（a）款（2）项所规定的情况下，先对比本申请与对比文件的申请人或发明人是否相同；若不相同，则可以与发明人、申请人沟通，判断是否存在对比文件是与本申请是同一团队或签订合作研发协议的多个团队做出的发明创造，或对比文件是源自发明人的公开的可能性，并在确定存在可能性的情况下寻找和提供对应的证据。
正如上文中所提到的，在答复美国审查意见时需要我们更加谨慎的核查审查员提供的对比文件是否构成现有技术。本文中笔者提供了一种核查美国审查意见中提供的对比文件的思路，按照发现和解决问题从易到难的顺序进行核查，希望能够有助于大家发现对比文件不能构成现有技术的情况，提高答复新创性问题的效率。
来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）
作者：曹蓓中国贸促会专利商标事务所
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