美国专利侵权诉讼费用昂贵,程序及法律复杂。 一旦在美国卷入专利侵权诉讼,就 极有可能意味着加入了一场耗时耗资的马拉松,平均诉讼耗时一般在 2-6年。 如果被告 的产品被判定专利侵权, 则可能会面临侵权赔偿,丧失美国市场, 丢失业务机会(包 括客户的流失)以及企业形象受损等风险。

2020至2023年,美国法院每年判定的专利赔偿金总额约为20-50亿美元。个案赔偿金中位数为1000-1500万美元左右。经历完整美国专利诉讼程序的平均律师费在250-400万美元之间。前述费用仅仅是针对一个专利的诉讼;如果诉讼涉及多个专利,则律师费还会相应提高。律师费之外还有其他支出, 数额一般是律师费的20-30%。

美国专利诉讼案件通常需要一到三年的时间才能审完(包括陪审团审判 JuryTrial)。但是,95-97%的专利侵权诉讼最终都以和解结束。专利权人在专利诉讼案件初期的胜诉率低于30%;然而一旦经过陪审团的审判,专利权人的胜诉率高达60-78%。另外,非专利实施主体( Non-Practicing Entity, NPE,有时也被称为“专利流氓” )是在美国针对中国企业发起专利诉讼的主要原告,近 40-50%的专利诉讼由NPE发起。

据有关方面统计,2019年中国企业在美国遭遇新发起的专利诉讼案件共143起,在美国结案的专利诉讼案件共159起。其中中国企业涉美新立案诉讼案件数量、涉案中国企业数量以及中国企业作为原告的案件比例较往年均有所增加。新立案专利诉讼主要涉及10个行业,其中最多的为移动通信设备行业案件(77起),其他主要集中在消费类电子产品及电脑、生物医药、消费品/消耗品等行业。平均诉讼周期为396天,中位数为296天,其中耗时最长的为1677天,最短的为8天。结案方式以撤案居多,占比超过75%。原告胜诉并判被告中国企业赔偿的案件共13起,平均判赔额为1095.5万美元。仅 1 家中国企业作为被告胜诉。

值得强调的是,美国专利诉讼并不可怕。它有较强的可预见性(虽然也有不确定性)。早期寻求和解是上策。和解不等于缴械投降, 完全可以边战斗边谈和解。在早期程序上某个节点占优势时谈和解比较合适, 大约90%的案件都是这样解决的。如果不幸走到最后一步,即由陪审团进行审判,被告一般也有大约三到四分之一的可能胜诉——背水一战, 但也有可能打赢。然而, 从2019年的数据可以看出, 中国公司在审判阶段胜诉率不到 8%, 说明中国公司还要打磨和提升在美国应对专利诉讼的能力。

诉讼和打仗策略一样:“知彼知己,百战不殆;不知彼而知己,一胜一负;不知彼不知己,每战必殆。”了解美国专利诉讼,先从数据着手。

一、 联邦地区法院诉讼数据分析

(一) 地区法院历年案件数量

根据 Bloomberg Law Dockets 的分析显示,每年在联邦地区法院提起的专利诉讼数量近三年来首次下降,从2021年的 3,984 起案件下降到2022 年的3,750 起。2023年专利案件仅3,111 件,这是十年来案件数量最低的一年。

绝大多数专利诉讼均以联邦案件分类代码集( nature-of-suit, NOS)中编号830(产权:专利侵权)为由提起,而引用了 Hatch-Waxman 法案的药品诉讼则以另外的NOS 835(专利:简易新药上市程序)提交。尽管依据 Hatch‑Waxman 法案提起诉讼的数量在2022年从215件增加到243 件,但增幅不足以改变专利诉讼总体下降的趋势。

(二) 地区法院案量变化的成因

从以上数据中,我们可以对未来专利诉讼的发展趋势进行预测。例如, 2008年之后起诉活动持续递增突显了整体经济形势在知识产权诉讼趋势上发挥的巨大作用。专利诉讼高风险、高回报的本质使其成为面临经济衰退的公司尤为感兴趣的盈利手段,企图以此寻求新的收入来源来弥补利润和销售额的下降。

无独有偶,过去七年中最大的单年起诉量涨幅出现在2020年,该年也受到了经济衰退的困扰。

另一个对专利诉讼数量产生影响的因素似乎是围绕专利适格性( Patent-eligible subject matter) 不断发展的法律。

2015年至2018年诉讼数量急剧下降可能部分归因于最高法院2014年在 Alice Corp. 诉 CLS Bank Intl. 案(下称“Alice 案”) 中设置的具有里程碑意义的准则。在Alice 案中,法院设定了一个标准(下称“Alice 标准”) ,用于确定哪些主题和类型的发明受35 USC 101规定的专利保护。但对于诉讼当事人来说, Alice 标准的应用绝非易事,而且法院也暂未澄清该标准,这削弱了权利要求是否符合专利保护客体的可预测性。

2019年,美国专利商标局发布指南,试图澄清涉及专利适格性问题的一些模糊之处。这一努力可能有助于诉讼总数在2020年和2021年显示出积极的增长。但2022年的轻微下滑表明,各方可能仍在等待更明确的准则以期遵循。目前来说,2023年上半年的数据显示美国专利诉讼总数仍然呈现增长趋势。

(三) 地区法院案量的趋势预测

2023年初的起诉总数表明,专利诉讼的低迷状态已经过去,呈现增长之势。

但是,2023年第一季度提起的诉讼总数为732起,低于2022年第一季度的 919起。同时,在2023年1月、2月和3月这三个月,专利诉讼总数均落后于2022年同期的数量。数据表明,2023年第二季度提起的诉讼总数有所增加。

二、 其它诉讼数据分析

(一) 美国贸易委员会(International Trade Commission, ITC)历年案量

联邦法院系统并不是专利纠纷当事人可选的唯一审判地点,ITC是另外一个抓手。

具体而言,科技行业的许多公司(尤其是计算机、电子和电信领域的公司)根据1930年美国《关税法》第337条(下称“337 条款” )的规定在 ITC提出投诉,禁止向美国进口以及进口后销售专利侵权产品。

此类案件总数虽少,但 2022 年见证了自 2016 年以来基于 337 条款提交投诉的最 大增幅。 2022 年,当事人向 ITC 提交了 58 起投诉,高于上一年的 52 起。

(二) 专利审判上诉委员会( Patent Trial and Appeal Board, PTAB)历年案量

美国专利商标局的专利审判和上诉委员会(PTAB)是挑战美国专利有效性的重要行政执法部门,当事方可以提出多方复审请求(Inter Partes Review, IPR) 等程序,以无效专利。这些审查是通过庭审程序来审查生效专利的至少一项权利要求的可专利性——通常在联邦法院涉诉。

2022 年,PTAB共收到了1,317件IPR申请,略高于2021年(1,303 件),略低于2020年(1,327 件)。尽管近年来PTAB案件总数保持相对稳定,但 2022年的情况值得注意,因为其中很少有申请是与未决诉讼对应提出的。2022年提出的1,317项申请中,只有709项(占比53.8%) 是与未决诉讼对应提出的;该比例是自2012年IPR 程序生效以来第二低的,最低的比例发生于2019年(对应申请 IPR 仅占45.6%)。

PTAB通常会拒绝因为ITC针对同一专利的337调查开展IPR程序。但美国专利商标局最近显示出逐渐放宽的迹象。例如,美国专利商标局局长Kathi Vidal 在2022年表示, PTAB不会因为平行的ITC程序而拒绝开展IPR调查。

(三) 地区法院外观设计专利历年案量

回到联邦法院系统,专利诉讼中有一小部分正在兴起,并引起广泛关注——外观设计专利诉讼。

绝大多数专利诉讼涉及发明专利,这些专利寻求保护产品的功能,而不是产品的外观。但为了打击假冒伪劣产品进入美国,越来越多公司依赖外观设计专利和相关诉讼,并将其作为商标保护的有力替代方案。

外观设计专利保护产品的外观(包括功能性产品的装饰设计),而不是其功能。如消费品、医疗器械和产品包装是可以受到外观设计专利保护的示例,即产品的外观设计需具有独特的视觉外观。

指控涉嫌假冒的外观设计专利侵权起诉数量,自2017年以来增加了一倍多,从43个增加到2022年的123个。

自2019年收到52起外观设计专利起诉以来,此类侵权起诉不断增多。该增长与假冒现象的增长一致,因为数字渠道的多样性使得未经授权的销售变得更加容易。同 样,随着造假者继续利用全球供应链的短缺,造假活动很可能会继续增多,这表明外 观设计专利诉讼也可能持续增加。

三、 法院与法官的案件数据分析

(一) 法院的案件数据分析

2022年处理专利诉讼最繁忙的地区法院是得克萨斯州西区法院( W.D. Texas)。 2022 年, W.D. Texas 收到了 863 起专利诉讼的起诉,使其连续第三年成为起诉方的首选。

特拉华州地区法院(D. Del.)长期以来一直是专利诉讼的热门地点,其 2022年受理了662起案件;其中很大一部分案件(157起)是引用 Hatch-Waxman 法案(NOS 835)的药品诉讼。但即使没有这些案件,D. Del.也会排名第二——仅次于W.D. Texas。

另外六个在2022年受理了100起以上专利诉讼的联邦地区法院分别为:得克萨斯州东区法院(E.D. Texas, 466 起),加利福尼亚州中央区法院( C.D. Cal., 212 起),伊利诺伊州北区法院(N.D. Ill., 205起),加利福尼亚州北区法院(N.D. Cal., 134起),新泽西州地区法院(D.N.J., 115起,其中65起为 Hatch‑Waxman 法案案件),以及纽约州南区法院( S.D.N.Y., 114 起)。

上述八个法院2022年受理的专利诉讼案件共计占2022年专利诉讼案件总量的近四分之三(74%)。并且仅排名前三位的法院就受理了一半以上的案件。

尽管2022年在 W.D. Texas 提起的专利诉讼数量较前一年的985起有所下降,但其在2022年诉讼排行榜上的地位毫无疑问;而2022年D. Del. 与 W.D. Texas 的差额比两者前两年的差额更大。这是因为 D. Del.的案件数量从2021年到2022年出现了最大的降幅,从883件起诉减少到662件,这是该法院至少五年来的最低数量。

前八名中的另外两个位于加利福尼亚州的法院则经历了较为平缓的衰退。前八名中的其它四家法院受理专利诉讼案件的总数从2021年到2022年均有所增加,其中N.D. Ill.的增幅最大,从150件增加到205件。

  • W.D. Texas 诉讼案件数量的疯狂增长

    没有法院在2022年受理的专利诉讼案件增幅可以与 W.D. Texas从2018年至2020年的飞速增长规模相匹敌。

W.D. Texas 受理的专利诉讼案件在法官之间的分配( 2022)

当然, W.D. Texas 案件数量激增背后众所周知的原因是:Alan D. Albright 法官作为该地区的专利法学家,其观点逐渐被视为权威意见。2020年和2021年, Albright 几乎接手了该地区的所有专利案件,其“案件处理迅速” 的声誉使他所在的法院(乃至整个地区)成为专利权人心中的诉讼圣地。

乍看之下,2022年的起诉总数似乎维持了 W.D. Texas 和 Albright 的主导地位。但仔细观察就会发现,故事在这一年中发生了变化。7月下旬,为了应对来自国会和联邦最高法院的压力,W.D. Texas 首席法官 Orlando L. Garcia 下令将新的专利案件随机分配给法官。该指令发布后, Albright 受理的案件在该地区知识产权案件总数中的占比直线下降。

随着将案件分配至 Albright 的不确定性,关于“专利诉讼圣地” 趋势影响的问题出现了。W.D. Texas 会继续主导诉讼管辖吗?或者原告会转向其它审判地吗?该地区法院每月的起诉总数显示,2022年末案件有所减少,但暂未出现大幅下降。

W.D. Texas 于2022年上半年受理的专利诉讼案件为月均82起,而8月至 12月受理案件的月均数量仅为64起(前述两项计算均不包括7月的数据)。总体而言,如前所述, W.D. Texas 于2022年受理的专利诉讼确实比2021 年少;但同时,全国各地的法院都是如此,这使得任何有关“该地区法院案件大规模外流” 的说法变得没有说服力。

更重要的是,其他主要地区法院的月度案件总数并没有实质性增长, 这与 W.D.Texas 七月份之后案件数量的变化趋势一致。即使是 W.D. Texas 最近的邻居 E.D.Texas,七月后的起诉量也普遍下降。

人们可能会认为,对于与德克萨斯州没有联系的专利权人来说,传统的 D. Del.将是一个合乎逻辑的选择。但该法院在2022年早些时候经历了一次巨大的转变,这可能会影响专利权人的选择:2022年4月,特拉华州联邦地区法院首席法官 Colm F.Connolly 向专利纠纷或任何其他案件中的当事人发出长期指令,要求其向法院披露他们从外部来源收到的任何诉讼资金。与 W.D. Texas 不同的是, D. Del.的月度专利诉讼案件总量显示,自发生上述重大变化以来,起诉量明显且持续下降。该地区在4月收到了78件专利案(比当月任何其他地区法院都多);但在12月份只收到了26件。如果持续该模式, W.D. Texas 可能仍会在2023年吸引最多的专利案件。

(二) 法官的案件数据分析

就法官而言,尽管 Albright 在 W.D. Texas 知识产权诉讼的垄断在一定程度上被打破,但2022年大部分案件仍然由 Albright 审理。Albright 的待审案件中新增668起专利案件,几乎是第二繁忙的法官 Rodney Gilstrap 新增案件量的两倍。

最常担任法官的名单上接下来的四个位置都属于 D. Del.,包括前面提到的Connolly 法官。C.D. Cal.的法官在2022 年“15 名最常担任专利法官名单” 上占据了多个(而且大致平均)名额,而其余名额则被德克萨斯州的法官占据。

尽管 Albright 稳居榜首,但他所在地区法院7月份发生了巨大变化,这让 W.D.Texas 开始平均分配专利诉讼案件。到年底, Albright 只是 W.D. Texas 处理过五起及以上专利案件的11名法官之一。

N.D. Ill 的分配系统使其2022年审判五起及以上专利案件的法官人数(22 人)比W.D. Texas 多了一倍。而 W.D. Texas 有望在今年(2023 年) 结束时声称其在案件分配方面至少达成比 D.Del(2022年将五起及以上的专利案件仅在八名法官中分配) 更好的平衡。

Bloomberg Law 的诉讼分析,以及许多与法院使用的基于结果的相关指标,被用于评估10位最活跃的法官,即在2022年被分配处理最多专利案件的法官。

  • 上诉审查( Appellate Review)

法官上诉结果显示, W.D. Texas 的 Alan D. Albright 做出专利裁决中的 94% 已被完 全推翻( 88% )或部分推翻( 6% )。该推翻率是 E.D. Texas 的 Rodney Gilstrap 的两 倍多,他的专利相关决定中有 46% 在上诉审查中被推翻( 29% 被全部推翻, 17% 被部 分推翻)。

尽管 Albright 和 Gilstrap 是2022年最活跃的两位专利法官,但值得注意的是,Albright 近期在法官职级的晋升意味着他的裁决受到上诉法院审查的次数将远少于Gilstrap。因此,随着时间的推移,他94%的推翻率可能会有所下降。

在这份名单上的其他法官中,特拉华州的 Colm F. Connolly 曾有10多项裁决被审查,他的推翻率最低。多年来,他的裁决中只有16%被推翻,其中11%被完全推翻,外 5%被部分推翻。

  • 撤诉/驳回率( Dismissal Rate)

在撤诉/驳回率方面, Albright也名列最活跃法官名单之首。在他审理的专利案件中,87%的案件都以自愿撤诉、联合撤诉或争议后的驳回告终,这一比例略高于前10名中的另外两位 W.D. Texas 法官,最近退休的 Lee Yeakel(84%)和 Robert L. Pitman(82%)。其他撤诉/驳回率超过 80% 或更高的法官包括 D. Del.的 Maryellen Noreika(82%)和 C.D. Cal.的 John A. Kronstadt(80%)。这些法官中撤诉/驳回率最低的是
Gilstrap(67%)和 D. Del.的 Gregory B. Williams(71%)。

  • 案件审理时长( Case Length)

Albright 以快节奏办案而闻名,这在案件审理时长方面得到了体现。在 10 位最活跃的法官中,只有 W.D. Texas 的 Gregory B. Williams 能够在比 Albright(243 天)更短的时间内(平均193 天)处理专利案件。与此同时,有三名法官在立案后需要平均一年多的时间才能解决案件,他们分别是:D. Del.的Richard G. Andrews(417 天)、D. Del.的 Williams(376 天)和 W.D. Texas 的 Yeakel(369 天)。D. Del.的 Connolly紧随其后,平均为361 天。

四、 当事人与涉案技术的数据分析

(一) 诉讼当事人的数据分析

2022 年,NPE在专利诉讼发起者中占据主导地位。在联邦地区法院提出专利起诉数量最多的10名原告全部都是 NPE,他们获得了专利权,但并未实施该专利。NPE通常不会大规模生产或销售其拥有专利的产品。由于这些公司主要是通过起诉较大的公司侵犯其专利权获得收入,因此他们是迄今为止联邦待审案件的最大来源。

另一方面,这些诉讼的目标通常是家喻户晓的公司,2022年也不例外。2022年遭受专利诉讼最多的公司都是行业巨头,而这10家公司中有9 (沃尔玛除外)是科技巨头。

(二) 涉案技术的数据分析

总体而言,2022年专利诉讼发起者非常青睐高科技行业。在所有可识别特定行业的实用性专利侵权(NOS 830)诉讼案件中,79%涉及电子专利,其中包括软件、硬件、电信和网络技术;只有17%涉及机械专利,4%涉及化学专利。

针对消费品的诉讼往往会带来更高的赔偿金,这使其成为NPE的热门选择。

在向PTAB提交 IPR 的前10名申请人中,大型科技公司也占据主导地位。2022年,苹果公司向PTAB寻求复审的次数最多,三星电子有限公司是唯一除苹果公司外提交超过100份申请书的公司。服务商(Unified Patents LLC)和制造商(大众汽车和本田)也是主要申请人。

正如第一节中提到的,药品行业专利诉讼通常依据由 Hatch‑Waxman 法案指定的NOS 835 条款向法院提出。与在专利侵权案件中主要原告通常为 NPE不同,在该诉讼领域占据主导地位的申请人是生产商, 被告往往是仿制药的制造商。

五、 地区法院案件结果的数据分析

2022年诉讼最多的联邦地区法院在这些诉讼提交后的处理方式有着不同的数据记录。基于 Bloomberg Law 诉讼分析工具生成的数据,对2022年受理专利起诉最多的八个地区进行了评估,并根据结果进行了分析:案件如何解决、解决需要多长时间以及上诉裁决结果如何。结果(涵盖所有专利案件的结果,而不仅仅是2022年新增的专利案件的结果)显示地区法院之间有时存在巨大差异。

(一) 驳回动议的数据分析

如图所示, E.D. Texas 的法官拒绝了专利案件中提出的近三分之二( 65%)的驳回动议,如果将部分获得批准和部分拒绝的动议添加到分析中,这一数字将增至 80%。多年来,没有其他地区法院拒绝过一半以上的专利案件驳回动议。(然而,如果将部分获得批准和部分被拒绝的动议算作“被拒绝” 的话,确实会使每个法院的拒绝率超过 50%。)

此外, S.D.N.Y. 和 N.D. Cal. 的法官均批准了专利案件中近一半(分别为 48% 和47%)的驳回动议。

(二) 审理结果的数据分析

专利诉讼最可能以撤销/驳回告终的地区既不是 S.D.N.Y.,也不是 N.D. Cal.;诉讼分析显示,在 D. Del. 提起的96%的专利纠纷多年来均通过原告自愿撤诉或原被告联合撤诉的方式解决;另外五个数据最高的地区法院的自愿/联合撤诉率达到85%或更高依次为 E.D. Tex.、 W.D. Tex.、S.D.N.Y.、 C.D. Cal.、 N.D. Cal.。两个例外是 D.N.J.(77%),其案件记录历史上有大量的案件合并和移交;以及, N.D. Ill.(72%),其中超过四分之一的专利诉讼是通过直接判决解决的。

(三) 审理时长的数据分析

法庭的工作速度也显示出很大的差异。数据显示,从起诉到解决(包括原告撤诉)的平均处理时长可能从12周到20周不等。其中,拒绝驳回请求最多的法院( E.D.Texas)也是解决案件所需时间最长的法院——平均140 天,比第二慢的 D.N.J.(116天) 多了近一个月。

希望案件得到快速解决的当事人选择在N.D. Cal.或 N.D. Ill.参与诉讼的情况会更好,因为这两家法院是前八名中仅有的两家平均在100天内完成案件处理的地区法院(分别为90天和98天)。

(四) 上诉审查的数据分析

八个联邦地区法院的大部分裁决均得到联邦巡回上诉法院的维持。但维持率的范围在 E.D. Taxes(该法院75%的裁决在上诉中得到全部维持)到 C.D. Cal.(其只在上诉中获得51%的维持率) 之间。

如果上诉裁决部分维持、部分推翻也算作推翻,那么 C.D. Cal 的推翻率最高,为49%。如果仅就那些在上诉中被完全推翻的裁决而言,推翻率最高的法院是 W.D.exas,其四分之一(25%)的裁决被推翻;这比 D.N.J.、 S.D.N.Y. 和 N.D. Ill 24%的推翻率稍高一。