美国专利诉讼及337程序应对指南—ITC337调查|itc|专利侵权|专利诉讼|法院|管辖权|美国

一、 337 调查程序介绍

(一) 337 调查程序简介

ITC是一个准司法联邦机构，除其他贸易相关事务外，还有权根据《1930年关税法》（the Tariff Act of 1930）第337条（19 U.S.C. § 1337）裁决涉及在美国内利用美国知识产权的公司和进口涉嫌侵权产品的公司之间的案件。ITC根据337调查条款，会主动（通常基于受影响的公司或个人的投诉）对不正当贸易进行调查。

例如，原告（投诉人）可能要求对一个或多个被告（被投诉人）侵犯下列美国权利的行为展开调查：

⚫ 专利

⚫ 根据《兰哈姆法》（ the Lanham Act）注册的商标。

⚫ 根据《版权法》（ the Copyright Act）注册的版权。

(19 U.S.C. § 1337(a)(1)(B), (C).)

投诉人也可以寻求就其他类型的不正当竞争启动337调查，比如商业秘密侵权或虚假宣传等，但大多数 337 案件（至少 90%的案件）都涉及专利侵权指控。

根据《行政程序法》（the Administrative Procedure Act） (19 U.S.C. § 1337(c); 19 C.F.R. § 210.36)，337调查由行政法官（Administrative Law Judge, ALJ）进行审理。行政法官会主持案件的所有方面，从 ITC 启动调查到证据听证和庭后意见。然后，行政法官起草一份名为“初步裁决” （Initial Determination）的书面决定。初步裁决须经委员会全体成员审查，然后由委员会就调查做出最终决定，称为“最终裁决”（Final Determination）。

337调查的主要补救措施是委员会发布排除令，指示美国海关和边境保护局（US Customs and Border Protection，海关）在边境阻止侵权产品的进口（见时间安排）。委员会还可对被指定的进口商和其他从事违反 337条款行为的人发出禁止令，以阻止他们销售已在美国的侵权产品。委员会还可以对同意特定条款的被投诉人下发并执行和解裁定。

（二）中国企业337调查涉诉情况综述

下图1为2001年至2021年ITC立案的美国337调查数据表。从图中可以看出，ITC受理的337调查案件数量虽不同年份会有起伏，但总体上是上升的。

图1

下表1汇总了2001年到2021年中国涉案美国337调查数量以及比率。从该表可以看出，涉及中国企业的337调查，占比一般约为全年立案数量的 20%多到 50%左右。

表1

下表2是2001年到2021年美国337调查涉及中国企业的案由统计表。从表2可以发现，在这21年期间，中国企业涉案的大部分案由是专利侵权。

表2

下表3为2011年到2021年间中国企业美国337调查应诉情况以及结果概览。从下表可以发现，从2015年到2021年，中国企业的应诉比例呈增长趋势。例如，2021年总共有90家中国企业涉诉337调查，有一件案件中虽有多家中国企业涉诉但该案件最终未被 ITC 立案，因此 2021 年被立案的涉诉中国企业有53家，其中31家选择应诉，比例约占六成。但是，需要关注的是，应诉的中国企业的成功率不高，多年都在10-30%（2016 年和2018年除外）。

表3

下表4为2008年至2022年间ITC调查所有案件的处理结果。从表4可以发现在已完成的571项调查中，大多数（381项）或已经和解或撤销，占比约67%。ITC在83项调查（14.5%）中被裁定违反337条款的行为，85项调查（14.9%）中未被裁定违反337条款的行为。相比之下，中国公司被裁定违反337条款的行为的占比要比14.5%高。

（三）当事人和不正当进口调查办公室（ Parties and the Office of Unfair Import Investigations, OUII）

337 调查的当事方包括：

⚫ 投诉人（专利权人）

⚫ 被投诉人（被控侵权人）

⚫ 不正当进口调查办公室（ OUII）

(19 C.F.R. § 210.3.)

OUII代表ITC和公共利益。在某些调查中，OUII会指派一名专职律师（正式名称为委员会调查律师， commission investigative attorney）参与案件调查。专职律师通常参与337中的重大事项调查或只有有限被投诉人参与的调查。（见美国国际贸易委员会：《2009-2013 年战略人力资本计划补编》 USITC: Supplement to the Strategic Human Capital Plan: 2009-2013 at 3 (Jan. 2011)）。在其参与的案件中，专职律师是调查的实际当事方，并享有当事人在调查中各方面享有的所有权利。

与专职律师建立良好的工作关系，并使他们相信企业十分重要。基于行政法官倾向，专职律师可以在程序事务上产生巨大影响。更重要的是，让专职律师在案件的法律问题上为企业的立场辩护可以令企业取得优势。这是因为专职律师往往可以提出政策或公共利益的论点，而投诉人或被投诉人即使提出也很难令人相信。

当中立的第三方也参与诉讼时，典型的原告、被告态势会产生变化。专职律师的参与可能对一方有利或不利，这取决于具体情况。低估专职律师的重要性和作用是初次参与ITC诉讼当事人的典型错误，有时甚至会造成巨大损失。

二、 337 调查的管辖范围

(一) 侵权进口行为

ITC主张对被控产品拥有对物管辖权，而不是对被告拥有对人管辖权。因此，调查关注的是被控产品，而不是被控方。ITC管辖权的一个要素是被控产品必须进口到美国，否则，ITC就没有管辖权。

对于投诉人而言，判断谁进口了侵权产品并将进口商在诉状中列为被投诉人尤为重要。除了在递交诉状前尽可能分析这些事项，投诉人还应当考虑在以下方面获得证据开示：

⚫ 被控产品是如何进口、由谁进口到美国的

⚫ 实际被控产品是否作为更大产品的一部分进口

⚫ 被告产品的供应渠道是什么样的

⚫ 被投诉人在美国是否有大量的被控产品库存

⚫ 进口货物是否在货物销售商的诱导下直接用于侵权。

美国联邦巡回上诉法院认为， ITC 对“侵权物品” 的管辖范围包括进口商在商品卖方的诱导下直接侵权的商品联邦巡回上诉法院认为， ITC对数字数据以电子方式传输到美国所产生的涉嫌不正当行为缺乏管辖权，原因是第337条中的“物品” 一词仅限于实体物质。

(二) 国内产业要求

ITC 是一个贸易机构，其存在是为了保护美国利益不受非法进口产品的侵害，包括处理侵犯美国有效知识产权的商品。国内产业要求确保 ITC 提供的保护能惠及在美国投资大量资金开发相关知识产权的公司。

1. 在美国境内发生的重要活动

要满足专利案件中的国内产业要求，原告必须证明其在美国的重要活动与每项专利的至少一项权利要求有关（ 19 U.S.C. § 1337(a)(3)）。国内产业要求有两个要素：

⚫ 经济要件

经济要件要求与产品相关的重要美国活动实施了其主张的一项或多项专利（ 19 U.S.C. § 1337(a)(3)）。这些活动可能包括：

- 生产或制造产品，该产品实施了其主张专利；

- 直接针对上述产品的研究与开发；

- 许可其主张的专利。

该法规要求进行定量分析，以确定相关活动是否足够重要或具有实质性，从而满足国内产业要求的经济要件。

⚫ 技术要件

技术要件要求原告的经济活动与所主张的专利相关（ 19 U.S.C. § 1337(a)(2)）。要满足技术要件的要求，原告必须证明专利产品至少实施了所主张专利中的一项权利要求，其标准与侵权分析相同。

尽管有国内产业的要求，但与美国有联系的潜在外国投诉人仍可诉诸 ITC 。例如，一家外国公司可能在美国拥有研究或制造设施，而这些设施生产的产品实施了专利。

2. 非专利实施主体

国内产业的许可要求允许主体仅通过许可方式利用其知识产权，尤其是专利，如果他们能证明许可与每个所主张的专利有关，他们也可以向 ITC 提起投诉。例如，国内主体制造专利产品，不是证明基于许可业务的国内产业的必要条件。然而，专利权人必须证明（美国内）存在实施专利的受保护物品，从而建立一个基于许可的国内产业或 337(a)(3)(C)条款规定的其它活动。

此外，与许可相关的诉讼活动也可能满足国内产业的要求，只要投诉人能够同时满足下述两方面的要求：

⚫ 证明诉讼活动是实质性的，并与许可实施专利的产品有关。

⚫ 记录与诉讼相关的费用。虽然委员会必须考虑所有许可活动，即使是那些唯一目的是从现有生产中获得收入的活动，但在确定是否满足国内产业要求时，收入驱动型许可活动的权重较低。如果许可活动涉及大型的专利包，专利权人必须证明这些活动与所主张的专利之间有足够的联系。

三、 337 调查可能导致的法律责任

ITC无权裁定金钱赔偿。然而，它有权下达排除令和禁止令（ 19 U.S.C. § 1337(d) to (g); Exclusion Orders and Cease and Desist Orders）。

投诉人需注意下列重要事项：

⚫ 在递交投诉之前，认真制定寻求获得具有可能性的救济的策略。

⚫ 在调查的最初阶段就开始执行其策略。

对于不常在 ITC 诉讼的公司来说，等到证据开示结束再提出救济问题是一个常见的错误，有时还代价高昂。投诉人都不希望自己在证明被投诉人侵犯了一项或多项有效且可执行的权利要求后，却发现自己没有适当的排除令，无法在边境实际阻止侵权产品。虽然当事人可以在案件结束时就他们期望的救济方式（包括排除令和禁止令）提交书面意见，但通常已经太晚而不能弥补实质性的漏洞。对于被告企业而言，正可以抓住上述机会。

(一) 禁止进口（排除令）

排除令有两种类型：

⚫ 有限排除令（ A limited exclusion order, LEO）。

⚫ 一般排除令（ A general exclusion order, GEO ）。

(19 U.S.C.§ 1337(d).)

LEO仅对违反规定的特定被投诉人或其代理生产、进口的产品产生限制。但是，LEO并不局限于具体的产品型号，而是会覆盖符合调查启动通知（ Notice of Investigation (NOI)）中产品种类的被投诉人的所有侵权产品（排除令不能涵盖未裁定的产品没有先例支持）。

从历史上看， LEO 也可以为投诉人提供包含被控侵权产品的下游产品进行救济，即使下游产品不是特定的被投诉人。例如，如果被投诉人生产的半导体芯片是更大产品的一部分，投诉人可能希望阻止芯片本身和包含芯片的任何产品的进口。但是，自从 Kyocera 后， LEO 不再对非特定被投诉人的下游产品提供救济。

因此，禁止下游产品比较困难，但并非不可能。投诉人希望禁止进口未被列为被投诉人的产品，必须获得 GEO 。 GEO 适用于所有侵权产品，无论这些产品是进口的、许诺销售的，还是由被投诉人或其他公司销售的。获得 GEO的标准远远高于获得LEO。要获得GEO，投诉人必须证明广泛存在从多个来源进口未经授权产品的现象（19 U.S.C.§ 1337(d)(2)）。

鉴于上述变化， ITC337 调查往往涉及许多被投诉人，导致联合辩护小组的新态势产生，行政法官和当事人在案件管理方面也面临新的挑战。

(二) 禁止销售（禁止令）

在排除令之外，或作为排除令的替代， ITC 还可针对在美国有侵权产品库存的美国国内被告发出禁止令（ 19 U.S.C. § 1337(f) ）。其目的是禁止已存在于美国境内的侵权产品的进一步营销、销售或分销。

(三) 违反禁令的罚金

所有 ITC 排除令均由海关执行（ 19 U.S.C.§ 1337(d), (e) ）。如果海关认定进口货物属于 ITC 排除令的范围，则会拒绝进口并将其行动通知 ITC 。收到海关第二次违反的通知后， ITC 可向海关发出指令，授权扣押和没收货物（ 19 U.S.C. § 1337(i)(1) ）。

ITC 通过对任何违反命令者进行罚款来执行其禁止令。处罚金额可达每天 100,000 美元或货物价值的两倍，以金额较高者为准（ 19 U.S.C. § 1337(f)(2) ）。如有必要， ITC 将向地区法院提起诉讼以收取罚金，且 ITC 施加民事罚款的权力得到了支持。

ITC 可在违反修正和执行程序中监督对救济和其他命令的遵守情况 (19 C.F.R. §§ 210.75, 210.76) 。这些程序可由 ITC 投诉人启动，在执行程序中可由 ITC 主动启动。

委员会还有权就某人期望进行的行为是否会违反现有的排除令、和解裁定或禁止令发表咨询意见。例如，当事人可以利用这一程序获得委员会的意见，以确定对被控产品进行修改是否可以避免侵权，因此修改后的产品不会受到排除令、和解裁定或禁止令的影响。（ 19 C.F.R. § 210.79(a) ）

四、 337 调查的一般时限与百日审

(一) 一般时限介绍

1. 委员会审查初步裁决

委员会有权，但非必要，审查每个初步裁决（19 C.F.R. § 210.42(h)）。一方当事人可提出申请，要求委员会对初步裁决进行审查。如果初步裁决涉及是否违反了 337，则必须在初步裁决送达 12 天后提交委员会复审申请。（19 C.F.R. § 210.43(a)）

2. 复审申请

一方当事人可基于下述三个理由中的一个或多个理由提出复审请求：

⚫ 对重要事实的认定或结论明显错误。

⚫ 法律结论是错误的，没有适用的先例、规则或法律，或者构成滥用自由裁量权。

⚫ 该决定会影响委员会的政策。

(19 C.F.R. § 210.43(b).)

任何未在复审申请中提出且该裁决对一方不利的问题，无论是在委员会还是在随后的上诉中，都将被视为放弃（ 19 C.F.R. § 210.43(b)(2) ）。在联邦巡回上诉中， ITC 经常辩称一方当事人放弃了某一问题，因为其没有在复审申请中提出该问题。

3. 委员会可以采取的行动

通过委员们的正式表决，委员会可以：

完全拒绝复审初步裁决。在这种情况下，初步裁决将成为最终裁决。
决定复审初步裁决中的一个或多个实质性或程序性问题。如果委员会选择复审，它将重新审查这些问题，并可能全部或部分通过或推翻初步裁决。(19 C.F.R. § 210.43(d).)

委员会也可以主动审查初步裁决，但这种情况并不常见（19 C.F.R. § 210.44）。

受委员会最终裁决不利影响的一方可向联邦巡回上诉法院提出上诉（ 19 U.S.C. § 1337(c)）。

4. 时间安排

根据法律规定， 337调查必须在可行的情况下尽早完成。每项调查都包括一个由行政法官设定的目标日期，调查必须在该日期前结束（19 U.S.C. § 1337(b)(1)）。初始目标日期必须在调查开始之日起 16 个月内确定。任何超期事项都需要得到委员会的批准（ 19 C.F.R.§ 210.51(a)）。对于通常的时间线，请参见下图。下图以一月投诉人递交诉状为例的一个时间线。

投诉人通常还同时向地区法院提起诉讼，用与 ITC 调查中的相同涉诉专利主张金钱赔偿。但是，被投诉人几乎总是寻求在 ITC 调查结束之前中止地区法院诉讼。被投诉人有法定权利中止相同专利在地区法院的平行诉讼，直至委员会的决定变为终局决定（ 28 U.S.C. § 1659(a)）。

(二) 百日审介绍

ITC 可指示主审行政法官在调查开始后 100 天内就可能具有决定性的问题发布初步裁决（ 19 C.F.R. § 210.10(b)(2), (3)）。任何复审申请应在初步裁决送达后 5 个自然日内提出（ 19 C.F.R. § 210.43(a)(1)）。委员会将在初步裁决签发后 30 天内进行审查（19 C.F.R.§ 210.42(h)(7)）。ITC 在多项调查中使用了这一快速程序，以在调查初期解决国内产业问题认定。

适合百日审的其他问题包括：

⚫ 当事人资格

⚫ 进口

⚫ 专利权利用尽

⚫ 是否满足专利保护客体要求

(35 U.S.C. § 101)

五、 337 调查与地区法院诉讼的异同

(一) 核心差异介绍

尽管数字不尽相同，但每年大约有50-100起新的337案件，而且这一数字在过去十年中一直在快速增长（有关每年提交案件数量的统计数据，请参阅 ITC网站上的337统计数据）。投诉人（尤其是专利权人）利用337调查有以下若干原因：

1. 可能更强的等同禁令

尽管 ITC 不能判决金钱性损害赔偿，但它可以签发：

⚫ 排除令，可阻止侵权产品进入美国。