欧洲地区知识产权侵权的司法救济
第一节 专利侵权的司法救济
传统欧洲专利需进入成员国生效,生效后的国家专利由各国法院处理专利侵权诉讼。 2023 年 6 月 1 日后,欧洲专利的统一司法保护制度将因为《欧洲统一专利法院协议》的生效呈现出一种新局面,这将从根本上改变整个欧洲知识产权发展的格局, 将简化司法行政程序并加强欧洲专利保护,让欧洲统一专利法院成为全球管辖范围最大的知识产权法院,并将根据《欧洲专利公约》和 2023 年 1 月 3 日生效的新版欧盟专利审查准则,以统一的方式对所有欧盟成员国中传统欧洲专利的侵权和有效性做出裁决。
根据 UPCA 第 83 条中,欧洲专利权人应当在充分认识自身专利维权需要的条件下,选择在欧洲单一国家法院( national courts )接受传统“国内管辖”,还是选择欧洲统一专利法院的“统一管辖( EP with Unitary effect ) ” 。
下面将以德国为例介绍生效国的侵权诉讼程序、临时禁令制度和确认不侵权之诉,而后对专利统一法院进行介绍。
一、生效国法院前的侵权诉讼程序(以德国为例)
在专利权人认为其专利权受侵害的情况下,可通过在德国地方法院提起相应的侵权诉讼程序来维护自身利益。在德国地方法院或地方高等法院的诉讼程序,必须由德国律师代理进行。
在侵权诉讼中,专利权人可以行使的请求权至少包括:请求侵权方停止侵权行为、请求侵权方承担损害赔偿、请求侵权方销毁侵权产 品、请求侵权方提供侵权信息等。
在提起侵权诉讼前,专利权人一般都需要先向侵权方发送律师函。否则, 如果被控侵权人在诉讼程序中即刻承认侵权,那么即使专利权人在侵权诉讼程序中获胜,其仍需承担本可避免的法院程序费用。
德国的侵权诉讼程序以口审为基础。除非法律特殊规定,法院必须在口审程序结束后才能作出相应判决。但是,通常情况下,告递交起诉状之后, 口审程序前,法院会要求被告就原告的起诉进行先期的书面答辩。
一审法院(通常为地方法院)作出判决后,败诉方可在收到判决之日起一个月内向上级法院(通常为地方高等法院) 提起上诉。二审法院的判决为终审判决。 只有在特别情况下, 经过二审法院的许可,败诉方在收到终审判决之日起一个月内,可就终审判决在德国联邦法院提起再审。
侵权诉讼的程序费用一般取决于案件标的额。需注意的是,败诉方需承担相应的诉讼程序费用,包含法院审理费和胜诉方为案件进行而支出的必要费用。 此外,若原告在欧盟境内没有惯常居住地,应被告请求,法院会要求原告依据案件标的提供相应的程序担保费( Prozess-kostensicherheit ) 。
二、临时措施
1. 申请人:
实施知识产权保护措施的请求可由以下各方提交:
( 1 )知识产权的权利人;
( 2 )根据适用法律授权使用这些权利的所有其他人员(例如被许可方) 和代表知识产权持有的机构(知识产权集体权利管理机构和专业辩护机构)。
2. 临时保护措施的效力
( 1 )知情权
应索赔人的请求,法院可命令侵权人或任何其他人提供关于被认为侵犯知识产权的货物或服务的来源及其分销或供应网络的信息,如果该人:
( i )被发现以商业规模拥有侵权商品;
( ii )被发现以商业规模使用侵权服务;
( iii )被发现以商业规模提供用于侵权活动的服务;
( iv )被指参与生产、制造或分销侵权商品或服务。
( 2 )获取和保存证据的规则
应申请人的请求,法院可命令对方当事人出示在其控制下的证据,但须保护机密信息。法院还可以发布措施,允许保存与被指控的侵权行为有关的证据。
( 3 )临时预防措施
应申请人的请求,法院可以发布中间禁令旨在:
( i ) 防止任何即将发生的侵犯知识产权的行为;
( ii )暂时禁止继续涉嫌侵犯知识产权的行为;
( iii )使被指控的侵权行为的继续以提交旨在确保权利持有人补 偿在某些情况下,司法当局可以授权预防性扣押涉嫌侵权者的动产和不动产,包括冻结其银行账户和其他资产。
( 4 )根据对案件的裁决采取的措施
应申请人的请求,法院可以下令采取纠正措施,允许从市场上召回或移除侵权商品或销毁侵权商品。
法院也可以发出永久禁令防止侵权行为继续或裁决毁坏给受伤的一方。
三、欧洲统一专利法院
25 个欧盟成员国签署了一项建立统一专利法院的国际协议《统一专利法院协议》,目前有 17 个成员国受此协议约束。统一专利法院是拥有单一专利的侵权与无效事宜专属管辖权的法院,其判决结果同样适用于所有已批准《统一专利法院协议》的成员国。
传统欧洲专利由国家法院和专利局决定欧洲专利的侵权和有效性。在实践中,当专利权人希望在几个国家行使一项欧洲专利权、或当第三方寻求撤销一项欧洲专利时是一件非常困难的事情。不同国家的平行诉讼费用高昂,而且存在判决分歧和缺乏法律确定性的风险。这使得当事人试图利用不同国家法院及其程序之间的差异,使得挑选法院成为不可避免的情形。
UPC 协议通过创建一个专门的专利法院来解决这些缺点,该法院对于单一专利和欧洲专利相关的诉讼拥有专属管辖权,并协调专利所赋予权利的范围和限制,以及欧盟指令 2004/48/EC (执行指令) 之外的补救措施。
1. 统一专利法院管辖范围内的专利
( 1 )具有单一效力的欧洲专利(单一专利或 UP )
单一专利的争议属于统一专利法院的专属管辖范围。因此,涉及单一专利的所有侵权和无效诉讼以及反诉都必须向统一专利法院提出。
( 2 )常规欧洲专利( Classical European Patent )
在缔约国生效的常规欧洲专利(“相关常规欧洲专利” )也属于统一专利法院的管辖范围,尽管这安排的程度会随着时间的推移而改变,特别是在过渡期结束时会发生变化。
《统一专利法院协议》生效后,不管是否在《统一专利法院协议》生效之前或之后所有被授权在该协议的成员国内生效的欧洲专利无论是作为统一专利集体生效还是各自国家单独生效都会受到统一专利法院的管辖(管辖权包括专利侵权行为、否定声明行为以及无效行为) 。
2. 统一专利法院的组织结构
统一专利法院由一个初审法院、一个上诉法院和一个登记处组成。初审法院包含中央法庭,以及地方和区域分庭。中央分部设在巴黎,在慕尼黑有一个分部。每个缔约国可以主办一个地方分庭,或与一个或多个其他缔约国共享一审法院的一个区域分庭。缔约国指定了这种地方和区域分部的所在地。上诉法院设在卢森堡。登记处设在上诉法院所在地。
此外,将在卢布尔雅那和里斯本建立一个专利调解和仲裁中心,并在布达佩斯建立一个法官和专利联盟工作人员培训框架。
图1 统一专利法院地域分布图
初审法院由中央法庭和设置在成员国的地方法庭组成。中央法庭的审议庭成员由来自不同国家的人员组成,包括来自不同成员国的具有法律资格的法官和一名出自法官池的具有技术资格的法官。中央法庭总部设在巴黎, 在意大利米兰和德国慕尼黑设有分庭。中央法院审理的案件照IPC分类号对应的主要类别进行分配,如表 1所示。
表 1 UPC 中央法庭审理案件的 IPC 分类
地方和地区法庭设置在缔约国,每个成员国可以申请设立 1-4个地方法庭,也可以与一个或多个其他成员国一起申请设立一个地区法庭。地方和地区法庭的法庭通常由三名具有法律资格的法官组成,应当事人的请求, 可以加入一名具有技术资格的法官; 存在无效诉讼审理时,必须加入一名具有技术资格的法官。法庭的设立以及各自须配备的具有法律资格的地方法官的数量由UPC行政委员会决定。
3. 统一专利法院管辖范围
根据《统一专利法院协议》(UPCA) 第 32 条的规定, 统一专利法院对传统欧洲专利、具有单一效力的欧洲专利(单一专利) 、为该 专 利 涵 盖 的 产 品 颁 发 的 SPC ( Supplementary Protection Certificate)以及欧洲专利申请拥有专属管辖权。
统一专利法院对以下行为享有管辖权,国家法院仍有权审理不属于统一专利法院专属管辖范围的诉讼。
(i)实际或可能侵权的诉讼和相关抗辩;
(ii)确认不侵权诉讼;
(iii)临时保护措施和禁令的诉讼;
(iv)无效和无效反诉;
(v)与先前使用权有关的行为;
(vi)许可费争议;
(vii)欧洲专利局行使第 1257/2012 号条例(EU)规定任务的决定有关的诉讼。
管辖的确定:
(1) 因侵权、临时保护措施和禁令、临时保护和/或在先使用导致的损害或赔偿而提起的诉讼应提交至:
(i) 被告住所或营业地,由侵权行为发生地的本地/区域部门管辖;
(ii) 如果被告在缔约国没有住所或营业地,由侵权行为发生地的本地/区域的地方法庭、 或中央法庭管辖;
(iii) 如果有关缔约国没有地方/区域分部,由中央法庭管辖。
(2)撤销或不侵权的诉讼应提交给中央法庭,除非涉及同一专利的相同当事人之间的侵权诉讼已提交给本地/区域的地方法庭。那么这些诉讼只能提交给同一个本地/区域的地方法庭。
(3)如果在侵权诉讼中提出无效反诉,本地/区域的地方法庭则:
(i) 继续这两个诉讼;
(ii)将无效反诉提交中心分庭( 分支机构) ;或者
(iii)在双方同意的情况下,将整个案件提交中央法庭。
当事人可以同意向他们选择的地方法庭提起诉讼,包括中央法庭。
在执行关于单一专利保护的条例(EU) 1257/2012 第9条中提及的任务时, 与欧洲专利局的决定有关的诉讼应始终提交给中央法庭。
4. 过渡期方案
在《统一专利法院协议》 生效之日起 7 年的过渡期内,与传统欧洲专利有关的诉讼, 仍可以提交给国家法院或该国专利局。 管理委员会可决定延长过渡期。
过渡期结束时, 在国家法院提起的未决诉讼不受过渡期间届满的影响。过渡期内, 欧洲专利权人可以选择退出( opt-out) 与加入(opt-in) 统一专利法院的管辖,具体包括:
(1)欧洲专利的申请人或专利权人最迟在过渡期届满前选择一次退出, 选择退出自登记时生效;
(2)欧洲专利的申请人或专利权人选择退出后,有权随时撤回退出(加入) ;
(3)选择退出的申请只能选择整体退出,不能退出部分国家或地区;
(4)如果专利或申请由两个或两个以上的专利权人或申请人拥有,应由全部专利权人或申请人提交选择退出的申请;
(5)选择退出无需支付任何费用;
(6)选择退出后可以有一次再次加入的机会
5. 选择统一专利法院的优点
简化程序: 欧洲单一专利制度简化了欧洲专利授权程序, 使得申请人只需要向欧洲专利局递交一份申请文件, 就可以在整个欧洲范围内获得专利权。 这使得申请人可以更便捷地获得专利权, 减少了权利人的专利授权后的维护工作。
统一权力: 欧洲统一专利法院将负责处理欧洲范围内的专利侵权和有效性争议。 这将使专利侵权和有效性的诉讼成本和时间减少, 并且能够保证专利权的统一保护和执行。
降低成本: 欧洲单一专利制度和欧洲统一专利法院制度的实施将会大大降低申请欧洲专利的成本和时间, 同时也将减少跨国专利侵权纠纷的成本。
6. 选择统一专利法院的缺点
如果专利在《统一专利法院协议》 受到一次无效诉讼就可能会导致该专利在所有《统一专利法院协议》 成员国中失去专利权。 且欧洲单一专利受到统一专利法院的管辖, 权利人无法提交“选择退出” 申请。
7. 统一专利法院审理案件的法律依据
统一专利法院应根据欧盟法律、 《统一专利法院协议》 《欧洲专利公约》 、 适用于专利并对所有缔约成员国具有约束力的其他国际协议以及国家法律(《统一专利法院协议》 第 24 条)作出决定。
8. 诉讼语言
初审法院的主要规则是, 地方分庭所在缔约国的官方语言或其中一种官方语言, 或共有一个区域分部的缔约国指定的官方语言, 是诉讼程序的语言。
缔约国还可以指定欧洲专利局的一种或多种官方语言作为其当地或地区分支机构的诉讼语言。
书记官处将保留一份由缔约国就当地或区域分部可用作诉讼语言的语言交流的语言清单。
在以下三种特殊情况下, 专利语言可以成为地方或地区分支机构的诉讼语言:
(1) 双方可以同意使用专利的语言;
(2) 在双方同意的情况下, 初审法院的主管陪审团可以决定使用专利的语言;
(3) 应一方当事人的请求, 在听取了其他当事人和主管陪审团的意见后, 初审法院院长可以决定使用专利的语言;
中央法庭的诉讼语言应为授予专利的语言。
9. 诉讼参与人
独占许可的持有者有权在与专利所有人相同的情况下向统一专利法院提起诉讼, 除非许可协议另有规定。 但必须事先通知专利所有人。
非排他性许可的持有者无权向统一专利法院提起诉讼,除非专利所有人得到事先通知,并且在许可协议明确允许的范围内。
在被许可人提起的任何诉讼中,专利所有人应有权参与诉讼。诉讼各方的代理人可以是:
(1)获准在缔约国法院执业的律师,或
(2)已获得额外适当资格的欧洲专利律师,如欧洲专利诉讼证书。
10. 临时保护措施
统一专利法院是缔约国共有的法院, 拥有专属管辖权。但是,根据《布鲁塞尔国际刑事法院条例》第 1215/2012 号条例,临时禁令等决定和命令在某些情况下可以在缔约国境外执行。
11. 保护信制度
2023 年 6 月 1 日正式成立的统一专利法院对于欧洲的专利体系来说是一个重大的里程碑。统一专利法院是一个跨国的法院,覆盖多个欧盟国家(目前包含 17 个欧盟成员国) ,旨在为参与国提供统一的专利纠纷解决机制。由于其覆盖的广泛性,它需要处理各成员国之间的法律差异,并将这些不同的法律体系整合到一个统一的框架下。
《统一专利法院程序规则》 第207条规则中详细阐述了保护信在统一专利法院体系中的作用。保护信制度最早产生于德国,涉及初衷是为了避免法院在单方面、没有对抗性辩论的情况下发出临时禁令。在德国,提交保护信(Schutzschrift) 并不能自动阻止初步禁令,而是在法院作出决定之前,说服其设置一个对抗性听证会,让被诉侵权方和专利权利人有机会提出他们的意见,或者说服法院直接拒绝该请求。法国曾在2012年试行过保护信机制,但最终因多种原因放弃了该制度。
在统一专利法院的框架内,保护信借鉴并在一定程度上沿用了德国的“Schutzschrift” ,其能涵盖多种元素,包括事实描述 确凿的证据和精湛的法律论点,这些内容合在一起构成了有助于说服统一专利法院驳回潜在临时措施申请的论据。与德国的做法类似,统一专利法院也为那些担心自己将成为临时措施目标的企业提供了提交保护信的机会,旨在避免法院在没有双方对簿公堂的情况下做出决策。
具体来说,首先,根据《统一专利法院程序规则》第207条,保护信必须包含以下内容:
(i) 提交保护信的被告和代理人的名称;
(ii)假定的临时禁令申请者的名称;
(iii)用于对提交保护信的被告送达的邮政和电子地址,以及授权接受送达的人员的名称;
(iv) 涉及的专利号,以及在适当情况下,有关统一专利法院审理的有关专利的任何在先或未决诉讼的信息,包括中央分院审理的任何无效诉讼或不侵权声明,以及任何此类诉讼、欧洲专利局或任何其他法院或机构的日期;
(v)信函为保护信函的声明。
此外,保护信也可以包含如下内容:
(vi) 所依据的事实,其中可包括对推定申请人预期依据的事实的质疑(即不侵权的理由),和/或在适用的情况下,任何认为专利无效的理由(即无效理由);
(vii)所依赖的任何书面证据;
(viii)法律论据,包括驳回临时禁令申请的理由。
其次,根据规定,保护信应以涉案的欧洲专利所使用的官方语言( 英语、法语或德语之一)向统一专利法院的注册处提交,并需支付相应的申请费用 200 欧元。如果自接收保护信之日起六个月内未提交临时禁令的申请,该信将被从登记册中删除。 换言之,保护信的有效期为 6 个月。 当然,根据规定,此期限到期之前,可以申请为期六个月的延期,同时需要支付延期费 100 欧元。此外,还可以通过进一步支付延期费获得进一步的延期。
需要指出的是,当专利权利人提交临时禁令措施的申请时,注册处应尽快将保护信的副本转发给申请人。在转发给申请人之前,保护信在登记册上不应公开可见。
值得注意的是,目前统一专利法院体系制度运行时间尚短,保护信的效力以及认定规则尚未完全明晰, 需保持审慎态度, 深入了解后再行使用。
第二节 欧盟外观设计侵权的司法救济
一、 欧盟外观设计法院的指定
欧盟外观设计属于在欧盟全境内统一有效的知识产权。根据《欧盟外观设计条例》 的规定,欧盟知识产权局是其授权主管机构。而当涉及欧盟外观设计的侵权及损害赔偿等事宜时, 由成员国指定国家法院和一审、二审法院(欧盟外观设计法院) 法院管辖。
二、 欧盟外观设计法院的管辖
( 1 )欧盟外观设计法院对以下侵权行为有专属管辖权:
( i )与欧盟外观设计有关的侵权之诉,如果成员国国内法允许,则还包括了可能存在侵权威胁的诉讼;
( ii )如果成员国国内法允许,则还包括针对欧盟外观设计的确认不侵权之诉;
( ii )针对非注册式欧盟外观设计的无效宣告之诉; 以及( ii ) 在欧盟外观设计的侵权之诉中作为反诉。
( 2 )欧盟外观设计法院的地域管辖按照下述原则确定:
( i )原则上应在被告居住的成员国法院提起,如果被告不在任何成员国居住,则可在其所在的成员国内起诉。
( ii )如果被告在欧盟境内没有住所地或经营地,则案件由原告住所地或经营地所在的欧盟成员国的欧盟外观设计法院管辖;
( iii ) 如果被告和原告在欧盟境内均无住所地或经营地,则案件由欧盟知识产权局所在成员国(即西班牙)的欧盟外观设计法院管辖;
( iv ) 如果双方同意由其他欧盟外观设计法院管辖的,则适用《管辖权与执行公约》第 17 条;
( v ) 如果被告在另一欧盟外观设计法院出庭,则适用《管辖权与执行公约》第 18 条;
( vi ) 在侵权之诉及其关联的无效反诉的情形下,也可在侵权行为发生地或可能侵权行为所在的成员国欧盟外观设计法院管辖。
三、 欧盟外观设计法院的法律适用及程序规则
原则上,欧盟外观设计法院在审理案件时应适用《欧盟外观设计条例》的有关规定。如遇前述条例未能涵盖的问题,则适用法院所在国的国内法, 包括其国际私法。
除非《欧盟外观设计保护条例》另有规定,否则欧盟外观设计法院的程序规则应与其所在成员国的国内外观设计案件审理所适用的程序规则相同。
四、 欧盟外观设计的临时措施
欧盟外观设计法院针对侵权行为可以采取的制裁措施包括判令停止侵权、扣押侵权产品及其相关材料 / 设备以及法院所在国国内法规定的其他可以采取的措施。
当事人可以向成员国国内法院(包括欧盟外观设计法院)申请采取包括保护性措施在内的临时措施,即使在另一欧盟外观设计法院对案件实体部分享有管辖权的情况下。
1. 禁令
欧盟外观设计法院在一宗有关侵权或可能侵权的诉讼中,发现被 告侵犯或可能侵犯欧盟外观设计的,除非有特殊理由,否则应下令采取以下措施:
( i )禁止被告继续进行侵犯或可能侵犯外观设计的行为的命令;
( ii )发出没收侵权产品的命令;
( iii )没收主要用于制造侵权货物的材料和工具的命令,如果其所有者明知或明显应当知道该用途的结果;
( iv )在发生侵权或可能侵权行为的成员国法律规定的情况下实施其他适当制裁的任何命令,包括其国际私法。
欧盟外观设计法院根据其本国法律采取这些措施,以确保上述禁令得到遵守。
2. 临时保护措施
原告可以向有管辖权的成员国法院(包括欧盟外观设计法院) 申请采取临时措施(包括保护措施),即使有另一法院对该案件的实质内容具有管辖权。
在涉及临时措施(包括保护措施) 的诉讼中,除被告提出的除反诉以外的关于欧盟外观设计无效的抗辩应予受理。
第三节 在欧洲遭遇知识产权侵权纠纷的应对措施
2023年国家知识产权局调查显示,企业遭遇的海外知识产权纠纷涉及的国家或地区中,涉及美国的占比最多, 为57.0%;其次是欧洲,比例为43.6%;涉及日本和韩国的比例分别为8.0%和3.8%。2023年欧盟知识产权局调查显示, 欧盟2021年度在边境被扣押的知识产权侵权商品总量超过8600万件。中国仍是欧盟知识产权侵权产品来源国的首位,占比为 70.02%,种类最多的是包装材料类。有鉴于此,企业需要在出海前对知识产权侵权纠纷的应对措施进行了解,提前做好预防,积极应对相关风险。
一、 临时禁令的应对措施(专利临时禁令为例)
欧洲一些国家主要通过禁令为知识产权的权利人提供救济,在德国、荷兰等国家。临时禁令具有费用低、举证门槛低、多数不需要经过庭审等优点, 深受知识产权权利人的青睐。截至2024 年7月,UPC的已有26起侵权案件的原告申请了临时禁令,多数裁决都没有成功,通常是因为法院考虑了专利有效性或侵权行为持保留态度。迄今为止的裁决表明,如果在临时阶段没有令人信服的有效性和侵权证据,通常很难获得临时禁令。
欧盟统一专利法院(UPC)正式运行的首日,生命科学技术公司10x Genomics 向 UPC 提交了针对空间生物组学公司 NanoString的一项临时禁令申请,3 个多月后,UPC 慕尼黑地方分院作出了覆盖 UPC管辖范围的禁令裁决。NanoString对临时禁令向位于卢森堡的UPC上诉法庭(UPCA)提起上诉,期间举行了UPC的首场听证会。最终于2024 年2月26 日 UPCA 作出了第一项实质性裁决,认为该专利可能无效,撤销慕尼黑地方分庭作出的临时禁令。在 10xGenomics 申请的另一项专利侵权案件临时禁令中,地方法院因不具有紧迫性和对专利有效性的怀疑而驳回了临时禁令的申请。
2024 年8月至2024 年9月初,飞利浦向深圳某公司发送了停止销售侵权产品的停止函以及临时禁令草案,深圳某公司承诺停止在UPC 成员国销售侵权产品以及后续飞利浦指出的另一产品,从网站移除相关产品信息。其后飞利浦发现侵权产品仍然在展会上展示,即地方法院申请了临时禁令,汉堡地方法院发布临时禁令,要求停止销售侵权产品并规定了违反禁令的罚款,该临时禁令覆盖UPC的14个成员国。
上述案例可以看到,随着UPC体系的实施,临时禁令的范围和效力将日趋扩大,需要提早作出预防。面对临时禁令时,可以采取以下措施:
(1)收到律师函或拟发出临时禁令的通知时,积极与当地专业律师沟通, 根据分析的结论选择合适的应对路径,例如和解、声明不侵权、下架侵权产品等措施;如果涉及UPC专利,认为不侵权的情况下,也可以针对通知中所涉UPC专利发出“保护信” ,充分说明理由,对临时禁令的直接作出进行预防。
(2)发出临时禁令后,可以在禁令颁布后的上诉期内提起上诉,并主张临时禁令申请人赔偿造成的损失,并要求禁令申请人提起侵权诉讼。上诉的理由通常可以从临时禁令的紧迫性、专利无效可能性、侵权行为是否存在等方面提出。
二、 统一专利法院的诉讼应对观察
欧洲统一专利法院的启动改变了已有的欧洲专利侵权诉讼格局,其裁决影响覆盖十余个缔约国内。 截至2024年9月底,统一专利法院共受理503起案件, 包括192起侵权诉讼、212起撤销专利权的反诉(其中204起来自 103 起侵权诉讼的反诉)、45 起撤销专利权的诉讼、2 起确认不侵权诉讼等。德国杜塞尔多夫市是受理侵权诉讼最多的地方法庭(侵权案件总量的 36.4%)、而德国本国的专利侵权诉讼案件量有减少的趋势;巴黎中央法庭是受理撤销专利权诉讼最多的法庭(撤销专利权案件总量的82.2%) ;巴黎中央法庭在撤销专利权案件中占据主导地位。
截至2024 年9月, 上诉法院UPCA共受理96起上诉案件,还受理了中止临时措施申请等的申请。统一专利法院的诉讼语言主要为英语(53%)和德语(42%) 。
2024 年7月德国杜塞尔多夫地方法院颁布了UPC 启动以来的首个永久临时禁令,涉诉专利EP3375337B1 保护“一种卫生浴盆装置” 。原告于 2018年1月29日申请涉诉专利, 在过渡期内 UPC对这一传统欧洲专利享有管辖权。原告指控被告在奥地利、比利时法国等成员国实施了侵犯专利权的行为,被告则针对涉诉专利的有效性提出了专利无效诉讼。被告还提出先用权抗辩。 最终德国杜塞尔多夫地方法院在涉诉专利部分修改的基础上维持了有效性,法院认为先用权需按照每个成员国本国规定主张,并认定被告仍然侵犯修改后的专利,判决被告停止侵权,召回和销毁侵权产品并赔偿损失。在该案中,原告提起的专利侵权行为涉及多个国家,通过统一专利法院的诉讼可以解决多个国家的侵权纠纷问题,但同时涉诉专利的无效/部分无效结果也会波及 UPC 成员国、导致专利权保护范围减少。
面对统一专利法院的侵权诉讼时,常见的应对策略包括:
( 1 )诉前收到律师函或警告信,可达成和解、作出不侵权 / 停止侵权的声明, 也可以提起专利无效请求、保护信或确认不侵权之诉。在进入诉讼程序之前,通常涉嫌侵权的一方会收到权利人委托律师的警告信,其中包括事实陈述、停止侵权声明和支付使用费用等要求。对于警告信,应仔细查看其警示是否具备充足的理由。如果警告理由成立,此时应考虑另委托己方律师起草停止侵权声明,以免导致其他后续结果。
专利无效申请可以向欧洲知识产权局或统一专利法院提起,但需注意涉诉专利是否退出了统一专利体系。如预期相对方会在近期提出临时禁令或者处于防范风险的目的,也可以在分析之后尝试提交保护信,其可能会降低临时禁令作出的可能性。此外,如确认己方产品不落入专利权范围,并且相对方迟迟不提起侵权诉讼,也可以主动提起确认不侵权诉讼。
( 2 )侵权诉讼启动后的常见抗辩策略:
( i )管辖权抗辩;
( ii )不侵权抗辩(被诉侵权产品未落入涉诉专利保护范围) ;
( iii )在侵权诉讼中提出涉诉专利的无效反诉;
( iv )不视为侵犯专利权的行为(如非商业目的行为、临时国境、bolar 例外等,详见《统一专利法院协议》第 27 条);
( v ) 先用权( 涉诉专利申请日前已经制造、 使用或做好了必要准备, 仅在原有范围内继续实施);
( vi )现有技术抗辩(实施的被诉侵权产品属于现有技术);
( vii )专利权用尽。
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