Advance China IP Law Office
The Author:
作 者：胡哲 华进专利事业群
前言
《专利法》第二条第三款规定：“实用新型，是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。”
《专利审查指南》第一部分第二章第6.1节规定：“......实用新型专利只保护产品。所述产品应当是经过产业方法制造的，有确定形状、构造且占据一定空间的实体。”第6.2节规定：“产品的形状是指产品所具有的、可以从外部观察到的确定的空间形状......产品的构造是指产品的各个组成部分的安排、组织和相互关系......复合层可以认为是产品的构造，产品的渗碳层、氧化层等属于复合层结构。”
因实用新型专利只保护产品且只保护产品的形状、构造特征，因此，在实用新型专利申请时经常会出现客体问题。其中，宏观的机械结构类产品因具有明确的、肉眼可见的结构特征一般不会有客体问题的争议；而包括微观结构的产品由于其微观结构的尺寸较小，甚至需要借助特殊的仪器才可观察，例如涉及微米、纳米级结构设计的技术方案，往往会被认定为属于“材料改进”而非“结构改进”，进而可能因客体问题被驳回。
因此，笔者认为，在专利实务中，厘清微观结构实用新型客体的保护边界，对于获得包括微观结构的实用新型的授权具有较为重要的意义。
本文旨在通过一典型案例对包含微观结构的实用新型客体的保护边界进行探讨说明。
一
案情
1、本案权利要求1如下：
一种高耐久低冰粘附的超疏水表面结构，其特征在于，包括基底、微米丘、纳米线以及聚合物连接体；所述微米丘有多个，多个所述微米丘周期分布于所述基底的表面；所述纳米线有多个，所述纳米线自所述微米丘的表面伸出，每个所述微米丘的表面伸出多个所述纳米线；所述聚合物连接体连接于相邻的纳米线之间，所述微米丘的高度为30μm~120μm。
2、本案审查流程：OA1→OA1答复→驳回决定→复审请求→前置审查维持驳回→合议组撤销驳回→授权。
OA1指出
结合说明书记载的该高耐久低冰粘附的超疏水表面的制备方法（包括如下步骤：在基底的表面形成微米丘，得到一级结构。在微米丘的表面形成纳米线，得到二级结构。将聚合物旋涂至二级结构上，在纳米线上形成聚合物连接体，聚合物连接体连接于相邻的纳米线之间）可知，权利要求1所要保护的技术方案是一种新型的超疏水材料的纳米结构，即实质上是一种新型的超疏水材料，是针对材料本身提出的改进，而不是针对产品形状、构造或者其结合提出的技术方案，因此不符合《专利法》第二条第三款的规定。
OA1答复
陈述权利要求1中的基底、微米丘等均为结构特征，特征之间存在明确的位置和连接关系，是对超疏水表面形状和构造的改进，符合实用新型的客体要求。
驳回决定
未采纳OA1陈述意见，坚持认为权利要求1方案的实质是一种新型超疏水材料，是针对材料本身的改进，给予驳回。
复审请求
基本同OA1，认为解决技术问题的技术构思是通过结构设计而非材料改进；同时列举多件近期授权的包含纳米、微米结构的实用新型专利来佐证本案技术方案符合实用新型保护客体。
前置审查
仍坚持驳回意见。
合议组审查
认定本案技术方案属于对产品形状和构造的改进，符合《专利法》第二条第三款规定。
总结起来，本案在OA1阶段和复审阶段的争议点比较明显，即在基底上的微米丘、纳米线以及聚合物连接体等微观结构是否属于对产品的形状或构造进行的改进，该改进是否产生了一种新材料。
二
合议组的审查标准
合议组经审查，重新界定了“结构”与“材料”的判定边界，并针对“微观结构”给出了明确的审查标准。
撤驳意见指出：
《专利审查指南》第一部分第二章第6.2节中对产品的形状的规定为：产品的形状是指产品所具有的、可以从外部观察到的确定的形状；对产品的构造的规定为：产品的构造是指产品的各个组成部分的安排、组织和相互关系。然而此规定并未限定产品的形状及结构所对应的尺寸，因而，尺寸不应作为界定结构或材料的标准。并且纳米级结构与新材料之间没有必然联系，因而不能由产品的不同的表面微观结构得出产品采用了不同的材料的结论。
在本案中，权利要求1中的基底、微米丘、纳米线以及聚合物连接体均是通过具体的结构制造方法生成的，且具有确定的形状、相互位置关系或连接关系，满足《专利审查指南》第一部分第二章第6.2节中对产品的形状及构造规定。同时，基底、微米丘、纳米线以及聚合物连接体的形状、相对位置关系及连接关系不是对材料的组分改进，并没有产生新的材料，高耐久低冰粘附的超疏水的特性也是由这些微观结构特征所带来的，因而，权利要求1中所描述的技术方案属于产品的形状、构造，符合《专利法》第二条第三款的规定。
三
案件启示
本案的复审决定对于涉及微观结构的实用新型申请和答复具有重要的指导意义。
撰写阶段：强化“构造”描述，弱化“材料”印象。
主题名称：谨慎使用涉及到“材料”的词汇，优先使用“结构”等能明显体现产品构造的表述。在本案中，为了进一步强化“构造”，基于说明书的记载，在复审请求阶段将主题名称由“一种高耐久低冰粘附的超疏水表面”修改为“一种高耐久低冰粘附的超疏水表面结构”。
权利要求：在限定特征时，应着重描述各结构特征之间的空间位置、几何形状、尺寸范围、连接关系、排列方式等构造特征。即使提及材料，也建议将材料作为定语限定结构，强调是对已知材料的使用而非改进。在本案权利要求中，重点描述了基底、微米丘、纳米线以及聚合物连接体的位置关系和连接关系，对于涉及到的聚合物材料，采用了“聚合物连接体”的表述方式。
说明书：有益效果等部分应紧扣“通过何种结构设计解决了何种问题”的逻辑链条，避免将效果归因于材料本身的特性。在本案中，说明书中记载：“在该超疏水表面结构中，聚合物连接体连接于相邻的纳米线之间，表现为网蓬状结构，可以在保留表面疏水性的同时获得较低的冰粘附强度。同时，在该超疏水表面结构的使用过程中，当经过融结冰循环之后，表面结构顶端的纳米线可能逐渐折断损伤，但是聚合物连接体能够得以保存，因而可以有效提高表面结构的耐久性”。这一描述强调了本案是通过对超疏水表面的结构进行设计，通过结构来解决技术问题，而不是通过材料的改进来解决技术问题。
审查答辩阶段：聚焦“构造”论点，善用例证。
聚焦“构造”核心论点：结合技术问题和有益效果，强调权要保护的是一种产品的形状和构造的结构类设计，并且所要解决的技术问题也是通过结构上的改进来解决的。本案中，在第一次审查意见答复和复审请求阶段，均陈述了权利要求中的基底、微米丘等均为结构特征，特征之间存在明确的位置和连接关系，是对超疏水表面构造的改进。
反驳“材料论”：当审查员认为属于材料改进时，可结合具体案例陈述“微观结构不等同于新材料”，性能改变源于结构设计而非物质成分变化。本案中，在复审请求阶段，陈述了“超疏水表面结构”中各层的材料都是现有材料，并没有产生新的材料。
提供佐证：必要时，也可以用类似的、又不会影响新创性的授权实用新型专利作为佐证。
四
结语
专利实务中遇到微观结构的实用新型不可怕，只要处置得当，客体问题也可以化险为夷。
笔者认为，涉及微观结构的实用新型在申请时，一定要在申请文件中清晰呈现其技术方案是对产品“形状、构造”这一保护客体的贡献，并且结合技术问题和有益效果的推导，将发明构思定位在结构特征上而非材料或者工艺上，可以大大降低客体问题的风险。
本案合议组关于“尺寸不应作为界定结构或材料的标准”的明确认定，澄清了实用新型实务中可能存在的一种模糊认识，为创新主体保护其微观结构设计成果提供了更明确的支持。
胡哲，高级专利代理师，中南大学硕士，自2018年从业至今，主要从事材料、化学、化工等领域，专注于专利文件撰写、审查意见答复、专利复审、专利挖掘等全流程业务。服务过各行业众多客户，致力于为客户提供高质量的知识产权解决方案。
往期案例
想了解更多IP内容，敬请关注：
热门跟贴