【作者】司文(北京科技大学文法学院副教授)
【来源】北大法宝法学期刊库《国际法研究》2026年第4期(文末附本期期刊目录)。因篇幅较长,已略去原文注释。
内容提要:中国2023年修正的《中华人民共和国民事诉讼法》(下称《民事诉讼法》)涉外编增设了在中国领域内审查授予的知识产权有效性相关纠纷由中国法院专属管辖的规定,但该条尚未明确在知识产权侵权争议中提出有效性抗辩的案件是否仍属中国法院专属管辖。欧洲法院2025年“德国博西家电集团诉瑞典伊莱克斯股份有限公司案”判决可为中国司法实践提供借鉴。“有效性相关争议”的专属管辖权应当作严格解释,限于以有效性为诉讼标的的案件,不宜扩大到提出有效性抗辩的侵权纠纷,否则将架空其他管辖权依据,不利于判决结果的确定性和司法效率。而对于受理侵权之诉的法院,若当事人提出有效性抗辩,折中的办法是考虑专利被宣布无效的可能性,以及被告是否另行提起无效宣告程序,自由裁量是否中止诉讼。若存在当事人另行在外国法院起诉或提起无效宣告程序的情形,还需结合《中华人民共和国专利法》相关司法解释以及《民事诉讼法》中平行诉讼的有关规定,化解管辖权冲突。
关键词:专属管辖;专利有效性;专利侵权;中止诉讼;有效性抗辩
目次
一、问题的提出
三、专利有效性相关争议专属管辖的范围界定: 限于诉讼请求
四、侵权之诉中对有效性抗辩的管辖权的行使
五、结论:对中国立法及司法实践的启示
一
问题的提出
2023年修正并于2024年实施的《中华人民共和国民事诉讼法》(下称2024年《民事诉讼法》)在涉外编第24章第279条第2项增设了与知识产权案件有关的专属管辖的情形,规定“因与在中华人民共和国领域内审查授予的知识产权的有效性有关的纠纷提起的诉讼”,由中国法院专属管辖。该条所指的“审查授予的知识产权”(下称注册性知识产权)是指需要审查受理的专利、商标、植物新品种、集成电路布图设计专有权;涉及的争议性质是“民事争议”而非行政争议,不涉及对有效性作出行政决定和对行政诉讼予以救济的问题,旨在强调中国法院作为整体对该类纠纷的专属管辖,并强调外国法院不得侵犯中国法院的专属管辖。但该条尚不明确的是,哪些纠纷属于与有效性有关的民事争议,是以有效性作为诉讼标的的民事争议,还是诉讼中涉及有效性问题的争议。在知识产权侵权案件中,有效性问题经常作为抗辩事由之一为侵权人所主张,此时该纠纷是否属于与有效性有关的争议,法院对该侵权之诉整体是否能够专属管辖?该问题在国内知识产权侵权案件中只涉及行政决定与司法诉讼之间的衔接关系,当下司法实践已有较为成熟的经验;但在涉外案件中,一国法院审理外国专利侵权争议的现象并不罕见,尤其在涉多个国家专利的合并诉讼之中,如果外国法院审理的涉中国专利的侵权案件触及有效性问题,是否意味着外国法院侵犯了中国的专属管辖权,继而作出的判决不会被中国法院承认执行?同理,如果中国法院审理的涉外国专利的侵权案件触及该外国专利的有效性,出于国际礼让是否应当拒绝行使管辖权?随着中国知识产权法院受理涉外案件数量持续快速增长,司法公信力和国际影响力进一步提升,中国日益成为国际知识产权诉讼的优选地之一,上述问题显得越发不可忽视。
侵权之诉中有效性抗辩的管辖权是由注册地国法院行使,还是由侵权之诉地的法院(可依据被告住所地或侵权行为地等管辖依据)行使,在国际实践中长期存在困境,不仅涉及管辖权的冲突,更涉及跨境诉讼程序的协调。虽然一些知识产权国际私法示范性规则对这一困境有所讨论,但对于程序上如何纾解并未予以更多指引。海牙国际私法会议在起草有关管辖权和判决承认与执行公约的过程中对这一问题多有涉及,但由于分歧严重,知识产权事项大多被排除。这一问题亦为中国学者所关注,但由于中国长期以来立法缺位、司法实践寥寥无几,使得对这一问题的研究难以从制度上真正落地。而2024年《民事诉讼法》增设知识产权专属管辖的规定恰逢其时,使得这一管辖权困境真正得以从实在法视角化解。
与中国立法类似,2012年欧盟《关于民商事案件管辖权及判决承认与执行的条例》(下称《布鲁塞尔条例I(修订版)》)第24条第4款规定,与专利、商标或其他类似需要注册的权利的有效性或与注册有关的诉讼,无论该问题是作为诉因还是抗辩提出,作为注册地的成员国法院享有专属管辖权,无论当事人的惯常居所为何。该条将欧洲法院2006年的“GAT传动技术公司诉LUK离合器制造公司案”(下称GAT案)判决上升为立法,引发了学术界的广泛质疑。2025年欧洲法院在“德国博西家电集团诉瑞典伊莱克斯股份有限公司案”(下称BSH案)中进一步修正并澄清了GAT案的遗留和未涉问题,为2024年《民事诉讼法》的理解与适用提供了参考。本文对专利侵权案件中有效性抗辩管辖权冲突的研究,具体可以拆分为以下问题:其一,专利有效性由注册地法院专属管辖已经成为共识,实践的差异在于对有效性有关争议中“相关性”的理解,因此需界定专属管辖的对象范围。其二,一旦侵权人提出了专利有效性抗辩,此时受理侵权之诉的法院是否能够继续对该有效性问题行使管辖权,还是将有效性问题交由注册地法院审理。其三,若专利持有人在注册地提起了宣告无效程序,受理侵权之诉的法院又将如何协调侵权之诉与无效程序的关系。
二
欧盟专利侵权之诉中有效性抗辩管辖权冲突的实践演进
与专利有效性有关的争议主要体现为两种情形:一是有效性争议作为诉讼标的(包括本诉与反诉);二是在侵权之诉中作为抗辩事由或在确认不侵权之诉中将专利无效作为理由。对于第一种情形,注册地法院毫无疑问享有专属管辖权,理由是法院裁判将影响专利注册机构修改先前的行政决定,而这一行政行为被视为国家行为或国家主权事项,关涉一国公共利益和经济文化政策,他国法院无权干预,注册地法院是最合适的审判地。而第二种情形下,1968年《关于民商事管辖权和判决执行的布鲁塞尔公约》(下称《布鲁塞尔公约》)第16条第4款未给出明确的指引,欧盟成员国法院主要有三种做法。第一,以德国法院为代表,认为专属管辖不适用于侵权之诉中的抗辩,注册地之外的法院有权裁判专利有效性问题,但对有效性的裁判效力只限于当事人之间,不具有对世效力。第二,以英国法院为代表,认为若被告提出专利无效抗辩,侵权之诉即成为“与专利有效性相关的争议”,属于注册地法院专属管辖范畴,意大利法院和比利时法院也持此态度。第三,以荷兰法院为代表,认为无效抗辩作为先决问题并未剥夺侵权之诉法院的管辖权,若被告另行提起无效之诉,则侵权之诉的受案法院可中止程序,待注册地法院先行解决有效性问题,再由受理侵权之诉的法院裁判侵权事项;若无效抗辩明显不合理,法院将拒绝中止程序。
2006年欧洲法院在GAT案中明确专利有效性的专属管辖范围涵盖侵权之诉中的有效性抗辩,彻底否定了德国法院的实践。然而该案遗留了两个关键问题:一是受理侵权之诉的法院在有效性抗辩被提出之后,对侵权主张是否继续保有管辖权;二是欧盟成员国法院对非欧盟专利的管辖是否同样受该专属管辖规则约束。GAT案判决作出后,欧盟成员国在不同程度上表现出限缩专属管辖适用范围的倾向,试图在程序层面探寻缓解专属管辖扩张的替代路径。时隔近二十年,欧洲法院在BSH案中通过判例法的续造进一步回应并澄清了上述悬而未决的问题。
(一)专属管辖范围包含侵权之诉中的有效性抗辩
在GAT案中,欧洲法院认为凡涉及专利有效性、存续、在先申请主张优先权的诉讼,均属于“涉及专利有效性的诉讼”。法院认为《布鲁塞尔公约》第16条第4款的目的是保障管辖权由在法律和事实上最密切联系的法院来审理,专利注册地法院是最密切联系的法院,因为它最熟悉本国专利法、最能够获取专利注册的行政记录、能够对本国专利行政机关的决定施加影响。法院特别指出,第16条所规定的专属管辖具有“排他性”和“强制性”,从公约目的和该条在公约体系的视角来看,无论有效性争议是作为主诉还是抗辩被提出,无论在诉讼开始还是最后阶段提出,注册地法院都应当享有管辖权。第一,若允许受理侵权之诉或宣告不侵权之诉的法院对有效性作出认定将减损第16条第4款的效力,当事人仅通过提起侵权或确认不侵权之诉的策略即可规避专属管辖,从而破坏专属管辖的强制性;第二,规避第16条第4款将加剧管辖权冲突,损害公约可预测性和确定性的基本原则,增加冲突判决风险;第三,即使根据德国法,有效性的裁判的效力限于当事人之间,仅具有对人效力(inter partes),但在其他国家法律框架下可能被赋予对世效力(erga omnes effect),为了降低冲突判决的风险,只能将对该问题的管辖权限于注册地法院。
(二)受理侵权之诉的法院对侵权问题有管辖权
GAT案中欧洲法院未进一步澄清的是,当有效性问题归属注册地法院专属管辖之后,剩余的其他诉讼请求如侵权请求的管辖权是否随之转移。该法院在同年裁判的“罗氏荷兰公司诉普里默斯与戈尔登贝格案”(下称Roche案)中指出,在涉多国专利的侵权之诉中,作为抗辩的有效性问题可能需由不同的注册地法院分别审理,专利的诉讼程序难以避免碎片化。尽管Roche案的核心争议是一国法院能否合并审理多国侵权之诉,但上述论断不仅强化了GAT案的裁判效果,亦暗含将有效性问题和侵权问题分别交由不同成员国法院审理之意。
在BSH案中,欧洲法院则明确指出,第24条第4款的规定只涵盖争议中与专利有效性或注册有关的那一部分,并不导致基于被告住所地而受理侵权之诉的法院因专利无效抗辩丧失对全案的管辖权。这一立场的理由有三:第一,从条约体系来看,被告住所地是最基础的管辖依据,专属管辖作为第4条一般管辖权的例外情形,理应从严解释。倘若将第24条第4款解释成一旦被告提出专利无效抗辩,受理侵权之诉的法院即须放弃全案管辖权,则意味着被告完全可通过在非其住所地的其他成员国提出无效宣告之诉,从而终结当前的侵权诉讼。如此解释,第4条第1款的适用范围将被限缩至“未提出有效性抗辩的专利侵权之诉”,其规范功能将被实质性架空,与其在规范体系中的定位不符。第二,《布鲁塞尔条例I(修订版)》以管辖权规则的确定性和可预测性为重要价值目标,当事人在侵权案件中提出有效性抗辩实属常态,如果允许被告仅凭提出抗辩而导致管辖权整体变动,尤其是当法院的诉讼规则允许在任何阶段提起此种抗辩时,受案法院将在整个诉讼中持续被迫面临拒绝行使管辖权的风险,这会严重损害诉讼秩序的稳定性。第三,保留侵权之诉于被告住所地法院管辖,有利于在涉多国专利侵权纠纷中合并诉讼,避免冲突判决的产生。
(三)受理侵权之诉的法院可酌情决定中止诉讼
Roche案中的佐审官(Advocate General)莱杰(Léger)在其法律意见中提出,当有效性问题和侵权问题分属多个不同成员国法院审理时,受理侵权之诉的法院可以中止诉讼,等待其他注册地法院的有效性判决结果。一些成员国法院在GAT案之后亦采纳这一实践路径。在“索尔维诉霍尼韦尔氟产品欧洲公司案”(下称Solvay案)中,欧洲法院曾提及,发布临时禁令程序的法院虽然不受专属管辖规则的限制,但如果法院认为专利有“合理的、不可忽视的可能性”会被注册国法院宣告无效,则可以拒绝发布禁令。BSH案进一步借鉴了Solvay案的逻辑,认为即使侵权诉讼和有效性争议被分案处理,侵权之诉的法院在适当的情形下,尤其是在专利有可能在注册地法院被宣布无效时,可中止诉讼以等待注册地法院的专利无效程序的结果。
(四)成员国法院有权审理涉第三国专利有效性问题
在BSH案中,欧洲法院认为第24条第4款应当解释为不产生授予第三国法院有关专利有效性专属管辖权的效果,换言之该条款并不具有“反射效力”(reflexive effect)。但是,管辖权的行使仍可能受到特殊规则的限制,需借助《布鲁塞尔条例I(修订版)》第73条、第33条、第34条进行体系解释,主要考虑如第三国是否是《关于民商事案件管辖权及判决执行的卢加诺公约》的缔约国,是否有相关的双边条约,是否存在第三国的未决诉讼。若无上述特殊规则的适用,则需检视第4条第1款对有效性抗辩行使管辖权是否符合一般国际法的“不干预原则”(principle of non-interference),即一国法院是否干涉本质上属于另一国国家管辖权的案件。在不存在上述规则限制的情形下,受理侵权之诉的成员国法院仍得就涉第三国专利的有效性抗辩进行裁判,但该裁判既不影响该专利在作为注册地的第三国的存续和内容,亦不导致在该国对专利注册的修改,即不影响该专利在第三国的对世效力,而只在当事人之间有效。
(五)欧盟经验对中国的镜鉴价值
从GAT案到BSH案的20年间,欧洲法院对专利有效性的专属管辖的行使路径逐渐清晰——专属管辖的范围包括主诉与抗辩,侵权之诉中的有效性抗辩的提出并不使受诉法院丧失对侵权问题的管辖权,受诉法院可以中止诉讼,等待有效性程序的结果。佐审官吉尔霍德(Geelhoed)曾在GAT案法律意见书中提供了界定有效性专属管辖范围的三种解释路径:其一,专属管辖只适用于有效性作为主诉的程序;其二,专属管辖亦适用于侵权之诉,盖因有效性和侵权问题不可分割;其三,专属管辖适用于专利有效性问题,其余争议不在其列。吉尔霍德主张的第三种解释被欧洲法院采纳,自此法院在这一路径上越走越远。不过,欧盟未来可能会重新考虑《布鲁塞尔条例I(修订版)》第24条第4款的措辞,结合BSH案对GAT案裁判法理的最新发展对该条进行修订。尽管欧盟管辖权体系的建立是为了追求特定的目标——内部单一市场的良好运行,以及区域内自由、安全和正义的构建,其核心关切在于协调成员国内部的管辖权冲突,确保欧洲单一市场下判决结果的一致性和可预见性。这与一国国内民事诉讼法界定本国管辖权范围、防止外国法院侵蚀本国管辖权的立法初衷具有本质差异,然其制度逻辑与实践经验对中国仍不乏镜鉴价值。
第一,对具体条文的解释应当尊重立法体系。如果将有效性专属管辖的范围扩大解释为所有与有效性相关的争议,一旦当事人在专利侵权之诉中提出有效性抗辩,就要向注册地法院移交管辖权,将架空或缩小一般管辖权和特殊管辖权规则的适用空间。
第二,从功能主义视角来看,对专属管辖范围作限定解释,允许侵权之诉法院保留对侵权问题的管辖权,有利于多国跨境侵权背景下的诉讼合并。现代国际民事诉讼管辖权的分配已经不限于划定国家主权的“势力范围”,而更趋于为当事人提供诉讼便利。在全球供应链背景下,跨国侵权、帮助侵权行为层出不穷,尽量削减跨国行政或司法程序造成的诉讼碎片化的救济成本,便利当事人将多国侵权行为合并在一国寻求救济,对提升一国司法影响力、营造良好营商环境、积累司法审判经验、保护本国知识产权的海外利益、夯实国际规则的话语权具有重要意义。
第三,专属管辖能否扩大到有效性抗辩仍需谨慎对待。GAT案确立了专属管辖涵盖侵权之诉中有效性抗辩的基础范围,后续BSH案不得不进一步澄清侵权问题的管辖权以及与有效性程序的衔接问题。倘若将专属管辖范围限定于主诉,法院无需虑及侵权问题的审理权限,甚至可更灵活地处置与外国专利无效程序的关系,或将有效性问题转化为专利权利要求解释之技术问题。GAT案将专属管辖扩至有效性抗辩不仅在裁判理由上不具有充分说服力,反倒滋生更多问题。其一,将与第三国的管辖权形成积极冲突。若第三国立法规定专属管辖范围只限于主诉,当涉欧盟专利在第三国法院被诉侵权、当事人提出有效性抗辩而该国径行作出裁判时,则可能侵犯欧盟的专属管辖权,引发判决承认执行的障碍。其二,在“反射效力”上难以逻辑自洽。若恪守“反射效力”,在涉第三国专利有效性抗辩被提出时,本国法院的侵权管辖权将限缩,实属自缚手脚。此亦是欧盟在BSH案中明确涉第三国专利不适用“反射效力”的深层缘由之一——尽管依体系解释,《布鲁塞尔条例I(修订版)》并非全然不涉及与第三国的关系。一方面赋予成员国法院对有效性抗辩的专属管辖权,另一方面当涉第三国专利的有效性抗辩被提出,欧盟法院又不受第三国专属管辖的约束。此种区别对待的方式既未采取双边或普遍主义的立场对待专属管辖问题,又增加了成员国之间争议解决的成本:明明旨在追求内部单一市场功能的良好运行,却在诉讼程序上更趋复杂,而对于涉外部市场的专利侵权程序则能够维持整体性而非碎片化;明明在高度一致的实体法基础上对有效性问题的预判更为容易,却优先选择中止诉讼,适用不甚熟悉的第三国法律来初步裁决外国专利有效性问题。
三
专利有效性相关争议专属管辖的范围界定:限于诉讼请求
GAT案将专属管辖的范围扩及侵权之诉中的有效性抗辩,主要理据在于专属管辖的“强制性”以及维护损害结果可预测性和确定性的基础原则,避免冲突判决风险的立法目的。然上述目的非但未能因专属管辖范围扩张而实现,反而产生适得其反的效果。BSH案的佐审官埃米利乌(Emiliou)于其法律意见中评价GAT案是一个“不幸的判决”(unfortunate decision),力主对专属管辖权的范围作严格限缩解释,但也无力撼动GAT的既定立场,仅得于制度夹缝发掘GAT案的模糊之处,籍解释论以寻求权宜化解之道。有鉴于此,中国司法实践更宜严格限定专利有效性相关争议专属管辖的范围,将之囿于诉讼请求的限度内。
(一)对强制性的专属管辖范围应严格解释
在国际民事诉讼管辖体系中,立法目的不仅在于确保本国法院管辖权的有效行使,协调与他国法院之间的管辖权亦属不可或缺之维度。由于专属管辖更易直接引发管辖权积极冲突,向来被视为一般管辖的例外,其范围理应有限且明确,故各国立法主要采穷尽列举方式。以《布鲁塞尔条例I(修订版)》为例,其管辖权体系设置旨在协调欧盟成员国内部管辖权的分配,而专属管辖则将一些事项交由特定的成员国审理,实属体系的例外,本身就与该体系的目的相冲突。专属管辖的强制性使其优先于其他管辖权规则,剥夺了原被告选择诉讼地的权利,因而需要严格解释。
(二)专属管辖范围的扩大不利于判决结果的确定性和诉讼效率
专属管辖范围扩及有效性抗辩将徒增判决结果的不确定性。第一,对专利持有人而言,审理法院是否享有管辖权取决于被告是否提出无效抗辩,致使其难以事先预判。专利持有人无从确定此类诉讼是否属于注册国的专属管辖权,抑或是否可提交给其他法院,因为无法掌控侵权人将采取的辩护策略。第二,对审理法院而言,若当事人提起无效之诉抗辩,侵权之诉法院即丧失管辖权,将使侵权之诉陷入极度不确定的状态,程序得被恣意中断和拖延,最终导致非注册地的侵权之诉法院不愿受理案件,或者在程序上犹豫不决,或驳回诉讼或中止诉讼,权利人能否得到救济悬而未决。第三,对注册地法院而言,一旦被告提出无效抗辩,在注册地之外的法院诉讼并无优势,权利人被迫赴注册地法院提起诉讼,注册地法院不得不向境外的被告发送传票、在境外调取证据,在涉多国侵权的复杂案件中还需查明多国专利法,无疑增加了更多诉讼成本。第四,在涉及多国专利时,权利人须分别在不同的注册地法院提起诉讼,从而加剧冲突判决的风险,行为后果更趋不确定。
专属管辖范围扩展到有效性抗辩亦降低诉讼效率。一方面,侵权人滥用有效性抗辩即可恶意拖延诉讼。若依侵权之诉法院地的程序规则,无效抗辩可以在诉讼过程中甚至是上诉阶段提出,致使受案法院丧失管辖权,若这一规则被侵权人别有用心和策略性地利用,则权利人耗时几年的努力将付之一炬,对权利人的不利影响尤甚。另一方面,权利人为降低诉讼中的不确定风险,不得不赴多个注册地国法院诉讼,在常见的涉多国专利案件中无法合并诉讼,诉讼效率必然低下。因此,专属管辖的范围扩大不仅无法保证判决结果的确定性,反而因不利于诉讼合并而有增加不确定性之嫌,并导致诉讼成本的增加和诉讼效率的低下,与《与贸易有关的知识产权协定》(下称TRIPS协定)第41条第2款的基本精神即“关于知识产权执法的程序??不得过于复杂或昂贵,或导致??无端的拖延”不符,故专属管辖的范围应当限于特定范围内。
(三)专属管辖范围的扩大将架空其他管辖权依据
早在“杜因斯特诉戈德鲍尔案”(下称Duijnstee案)中,欧洲法院明确宣示《布鲁塞尔公约》第16条第4款应遵循“限缩性”(restrictive nature)的精神。然GAT案虽援引了Duijnstee案,仍将有效性的专属管辖范围扩及所有与有效性争议“相关的”诉讼,致使提出有效性抗辩的侵权案件也被纳入其中。如此将使一般管辖权和特殊管辖权的适用空间越发逼仄,侵蚀管辖权体系的基础。为避免架空其他管辖依据,BSH案遂不得不对GAT案的判决意旨进行缩小解释,将侵权与有效性问题在程序上人为分割,侵权之诉的法院对于侵权问题本身仍继续享有管辖权,而有效性问题则属于注册地法院管辖事项。
值得注意的是,在2011年“柏林公共交通公司诉摩根大通银行北美公司法兰克福分行案”(下称BVG案)中,欧洲法院对《布鲁塞尔条例I(修订版)》专属管辖条款第24条第2款——公司或其他法人及团体的设立、解散的有效性,以及法人机构决议的效力的专属管辖权——释明专属管辖权的对象只适用于主诉而不及于抗辩,与GAT案立场明显不同。而注册性知识产权事项相较于其他专属管辖权的对象并无显著特殊性可言。欧洲法院对第24条专属管辖的规定采取前后不一的解释态度,有违法律解释的一致性和稳定性。因此,从专属管辖的例外属性出发,防止架空其他类型的管辖权依据,遵循法律解释风格一致的角度,对专属管辖范围不宜扩大至诉讼中的抗辩。
(四)专属管辖的范围应当限于诉讼标的
在就不同事项存在多个管辖权依据,甚至管辖权相冲突的情形下(如专属管辖和侵权的特殊管辖),管辖权之确定应以诉讼的主要标的物(或目标)为准,并搁置任何可能提出的初步(或附带)问题,尤其是将有效性作为抗辩理由的情形。进而,有管辖权的法院有权听审诉讼的全部内容,包括抗辩在内,因为抗辩本身亦属于诉讼的组成部分,即使抗辩在不同法院审理可能得到不同的裁判结果。这一结论充分体现在诸多跨境知识产权争议解决的示范性规则中。作为解决跨境知识产权争议领域代表性的示范性规则,德国马普所知识产权冲突法小组于2011年发布的《知识产权冲突法原则》(Principles on Conflict of Laws in Intellectual Property,下称CLIP原则)明确批判GAT案对专利有效性专属管辖的扩张解释,认为该判决既有悖于专属管辖宜采用限缩解释的一般趋势,亦不符合管辖权依据应建立在当事人本诉之上的既定原则,主张专属管辖应严格限定在有限范围内。CLIP原则第2:401条规定,注册地法院对专利、商标等注册性知识产权的授予、注册、有效性、放弃、撤销等问题享有专属管辖权,且该专属管辖权只适用于该问题为本诉或反诉的情形。CLIP原则的解释报告明确表示,专属管辖的规定应尽量避免模糊用语;对注册性知识产权的专属管辖权,明确采用“having as their object”的表述,即有效性问题是案件的“诉讼标的”,其作出的判决具有对世效力,而非仅在当事人之间有效,不涉及有效性问题作为先决问题的诉讼,如在侵权之诉中提出有效性抗辩。国际法协会2020年通过的《知识产权和国际私法京都准则》(Kyoto Guidelines on Intellectual Property and Private International Law,下称京都准则)第11条同样规定,有效性问题只有作为诉讼的主要目的(main object)时,注册地法院始享有专属管辖权,并明确表示如此安排有利于合并诉讼。
四
侵权之诉中对有效性抗辩的管辖权的行使
在明确专属管辖的范围限于有效性作为诉讼请求的范围之后,仍有后续程序问题尚待解决,即若侵权之诉中被告提起有效性抗辩,法院应如何处置。依诉讼程序的逻辑,约有三种方式:其一,将案件争议整体交由注册地法院审理;其二,中止诉讼,将有效性问题交由注册地法院审理,保留侵权争议的管辖权;其三,继续审理,包括对有效性问题作出裁判。三种方式之中,唯有第二种方法略为允当。
(一)整体移交注册地法院管辖之否定
有效性问题是侵权认定的先决条件,两者密不可分。将案件整体交由注册地法院审理有利于查明事实,充分尊重有效性和侵权认定之间的关联。但如前文所述,若审理侵权之诉的法院整体丧失管辖权,带来的不利影响更甚。第一,从法律体系解释视角,该方法架空了其他管辖规则的可适用性;第二,虑及被告滥用程序的可能性,受理侵权之诉的法院将在受理案件之前劝说原告到注册地法院起诉,为原告的权利救济设置阻碍,构成某种程度的“拒绝司法”;第三,该方法会增加判决结果不确定和不一致的风险,若涉及多国专利而将案件拆分至多国法院,则可能由于各国对于有效性、侵权的认定标准不一致,而产生不同的判决结果;第四,在涉及多国专利的情形下,权利人被迫在多个注册地国法院起诉,而注册地法院可能本身并不具有侵权的管辖依据,造成证据认定和适用法律的困难,诉讼成本攀升,诉讼效率低下;第五,该方法与若干国家的先受理原则相悖,使得后受理的法院因被告单方意愿而取得对侵权争议的管辖权,打破了诉讼协调的平衡机制。
(二)继续审理有效性抗辩之失当
继续审理虽能够避免整体移交诉讼管辖权所产生的诸多问题,亦将衍生新的问题。第一,作为侵权行为成立与否的先决条件,有效性问题须先行解决,而侵权之诉的受案法院就此问题审查的便利条件显然逊于注册地法院。第二,纵然知识产权的示范性规则均主张,侵权之诉受案法院作出的有效性判决的效力只及于当事人之间,不产生对世效力,亦无权更改注册地专利机构的决定;但如果后续当事人提起专利无效之诉,注册地法院就专利有效性的判决可能与侵权之诉法院对有效性的初步裁判相左,不仅会产生冲突判决的结果,亦将影响侵权问题的认定,使得后续侵权问题的解决具有不确定性。第三,一旦侵权判决生效且被执行,若嗣后专利被注册地法院宣布无效,执行地法院——无论为被告住所地法院抑或财产所在地法院——将陷入尴尬境地。第四,纵使当事人不提起专利无效之诉,侵权之诉的受案法院就有效性的判决效力仅及于当事人之间,权利“无效”的判决结果也必然会影响当事人之间的商业利益,甚至波及该专利的市场价值,第三人在评估转让许可费用等问题时仍将参酌该判决结果。
(三)中止诉讼裁量之折中
中止诉讼作为三种方法之折中,实属不得已之必然。侵权之诉的法院得结合案件具体情形自由裁量是否中止诉讼,若注册地法院放弃对有效性问题行使管辖权,则不影响侵权诉讼请求的审理。此方法一方面保证注册地法院对有效性问题的专属管辖权,避免侵权法院作出与之相冲突的有效性认定,另一方面亦使侵权争议得以于一国法院合并解决,免受被告诉讼突袭的不利影响,增加结果的确定性,维护管辖权体系的完整性。然而,该方法的真正实施更有赖于受理侵权之诉的法院和注册地法院之间良好的沟通协调机制,以及当事人的诚实信用。法院在行使自由裁量权时,可重点考量以下因素。
第一,专利被认定无效的可能性。通常情形下,发明专利均经严格审查后授予,推定有效的概率更大,故侵权人更应提供扎实充分的理由证明发明专利无效以推翻该推定。若被认定无效的可能性甚微,则法院可推定专利有效而继续审理侵权问题,以此遏制侵权人蓄意拖延诉讼的意图。如果被认定无效的可能性甚大,考虑到这将影响侵权之诉的结果,法院可裁定中止诉讼。
第二,构成侵权的可能性。侵权之诉法院可结合现有证据,考量构成侵权的可能性。若初步判断不构成侵权,则无需再判断专利是否有效;若构成侵权的可能性很大,则可进一步评估专利无效的抗辩。
第三,侵权人是否在法院指定期限内另行提起无效宣告程序。当法院难以径直判断有效性问题时,可以限期被告另行提起无效宣告程序,并中止当下诉讼,待注册地国有关机构裁判后再恢复侵权之诉。若侵权人于指定期限内怠于另提程序,法院则可推定专利有效,恢复诉讼。尽管这种做法或致诉讼周期延长,但给予被告限期起诉的要求一方面能迫使侵权人认真对待无效抗辩,避免恣意抗辩以故意拖延侵权之诉的程序,另一方面亦为原告提供应对专利无效抗辩的准备时机,避免被诉讼策略突袭。
第四,侵权人是否已经在专利注册地法院另行提起无效宣告程序。若侵权人同时寻求具有对世效力的无效判决,以对抗权利人的侵权之诉,则侵权之诉法院原则上应中止诉讼,以俟注册地法院就有效性问题作出判决。如此设置,一方面彰显对注册地法院专属管辖权的充分尊重;另一方面也使得注册地法院不排斥专利侵权之诉于其之外的法院提起,从而为多国侵权的诉讼合并创造可能,极大便利权利人高效低成本地寻求救济。而在此种情形下两诉关系的协调,CLIP原则第2:701条提供了妥适的安排:若专利注册地法院是后受理的法院,其因审理无效之诉而具有优先的专属管辖权,此时先受理的侵权之诉法院作出的判决将不会得到承认与执行;若专利注册地法院是先受理的法院,侵权之诉法院是后受理的法院,侵权之诉法院原则上应中止诉讼等待无效之诉的判决结果,但如果无效之诉的法院程序实在拖延,在合理时间内不能继续审理,或决定不审理该案,则后受理的侵权之诉法院可以恢复诉讼。
五
结论:对中国立法及司法实践的启示
2024年《民事诉讼法》涉外编的系统修订是中国涉外法治建设的里程碑事件。其新增设的与知识产权案件有关的专属管辖的规定,制度功能不应局限于强化对中国权利人的保护,更应着眼于优化涉外案件审判质效、提升国际影响力和竞争力,为跨境知识产权诉讼的合并审理创造条件,力促中国成为国际知识产权纠纷解决的首选地之一。欧盟司法实践表明,专属管辖的制度功能不仅对内要契合立法体系的本体逻辑,也要对外兼顾国际管辖权分配的协调与平衡。专利侵权之诉中有效性抗辩管辖权的行使,需超越专属管辖的单一维度,从管辖权、平行诉讼协调到判决承认与执行的全流程视角进行系统考量。
(一)“知识产权的有效性有关的纠纷”界定
首先,专属管辖所指“知识产权的有效性有关的纠纷”应当限于有效性作为诉讼标的,构成本诉或反诉的情形,而非有效性作为侵权之诉或不侵权之诉中的抗辩理由。不可将其泛化为一切涉及有效性问题的纠纷。
鉴于中国采取民事侵权与行政无效程序二元分离的模式,专利有效性之判定主要依赖行政程序而非民事程序,有效性作为民事案件诉讼标的的情形在当下颇为鲜见,故2024年《民事诉讼法》第279条第2款的规范功能在当下语境中主要体现为“维护中国行政部门对注册类知识产权有效性判定的独占权”。然而,依据《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》,“确认是否落入专利权保护范围纠纷案件”理应纳入该条所称的民事“有效性有关的纠纷”的范畴。此类纠纷集中体现在药品专利领域,根据《中华人民共和国专利法》第76条所设之“药品专利链接纠纷”早期解决机制,原研药专利权利人或利害关系人得以于仿制药上市审批阶段请求确认仿制药技术方案是否落入涉案专利权利要求的保护范围,实现专利侵权纠纷向专利有效性纠纷的预见性、前置性转化。这些案件通常具有明显的涉外因素,一方当事人多为外国企业,所涉专利为在中国注册的药品专利,故明确中国法院的专属管辖权,对协调中国境内药品研发创新与公共健康需求之间的利益冲突有重要意义。知识产权法随着科技迭代和实务需求而持续演进,是法律科学中最富有活力的领域之一,未来或将有更多诉因类型被纳入“有效性有关的纠纷”的范畴。故准确把握该条的规范意旨,并保持开放性的解释逻辑,实属必要且允当。
其次,实践中专利侵权之诉涉有效性抗辩的情形颇为常见,诸如专利方案是否属于现有技术方案的认定,又如专利无效的抗辩。然需明确,若在侵权之诉或确认不侵权之诉中,被告主张被诉产品未落入保护范围或属于现有技术或设计,均非有效性作为本诉或反诉之标的,不属于专属管辖的范畴,而应适用一般管辖或特殊管辖规定。若涉案专利为外国专利,不影响中国法院行使管辖权;反之,若当事人就中国专利在外国法院提起侵权之诉或确认不侵权之诉,期间提出有效性抗辩,亦未侵犯中国专属管辖权。若该外国判决符合中国法律规定的承认执行条件,可被中国法院承认执行,这反而有利于中国专利权人的利益保护:一则尊重权利人基于诉讼便利与收益的理性选择,二则为权利人拓展救济渠道。
(二)侵权之诉中外国专利有效性抗辩管辖权的行使
如前所述,在专利有效性抗辩被提出时,受理侵权之诉的法院略为允当的做法是中止诉讼。司法解释对中国法院审理涉中国专利侵权的有效性抗辩是否需要中止诉讼已有明确规定。根据《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第5—7条,法院应主要考量两项要素:专利无效的可能性;被告是否在特定期限内提起无效宣告程序。若现有证据无法推翻专利有效之推定,或专利已被行政部门审查后维持,无效的可能性甚微,则可以继续审理。若被告怠于行使权利,未在答辩期内向国家知识产权局请求宣告专利无效,法院原则上不予中止诉讼。此外,实践中另有要求出具承诺函的做法:当有效性作为先决问题严重影响侵权的判决结果时,法院拟驳回起诉或中止审理,而当事人执意获得侵权判决,法院即要求当事人出具承诺函,在有效性结果未明确前自行承担继续审理的后果。
虽然现阶段涉外国专利的侵权案件在中国司法实践中尚属少见,但随着中国司法国际公信力和影响力的稳步提升,未来此类案件的受理数量将呈增长态势。若在涉外国专利的侵权案件中当事人仅就该外国专利提出有效性抗辩,中国法院可以参酌涉中国专利案件的审理方法,依表面证据判断专利无效的可能性,若推定无效的盖然性甚高则中止诉讼,并限期要求侵权人另行在注册地国提起无效宣告程序;或根据表面证据判断构成侵权的可能性,若不构成侵权的可能性较大,也无需进一步考虑专利有效性问题。中国目前就外国专利之审理尚无有针对性的具体规则,前述《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》司法解释,依其意旨,主要规制涉中国专利纠纷,至于能否适用于外国专利纠纷则未予明示。在立法缺乏明确规定的情形下,可作适当扩大化解释将其适用于涉外国专利案件。其正当性基础在于,第一,外国专利仍在其规制对象“专利纠纷”的语义射程范围内,该司法解释援引的法律规定包括《中华人民共和国民事诉讼法》且并未排除涉外编的适用,故该司法解释并未明确排除外国专利的审理情形。第二,由于该司法解释第5—7条所规定的情形均为中止诉讼的自由裁量因素,或以证据的证明力为据,或以被告程序权利的行使为据,外国专利在证据审查与当事人程序权利行使方面,与本国专利并无本质差异。第三,扩大解释适用于外国专利,并不违背第5—7条避免拖延诉讼、尊重有效性问题行政裁判的立法意图。
若当事人已另行在外国法院起诉或提起无效宣告程序,则中止诉讼的考量要素将更为复杂,需兼顾外国法院的管辖权及受理案件的先后次序。此时应结合中国2024年《民事诉讼法》涉外编中化解平行诉讼冲突的机制——第281条中止诉讼和第282条不方便法院原则——加以判断。其中中止诉讼以“同一纠纷”和外国法院先受理案件为前提。“同一纠纷”需满足相同诉因(same cause of action)和相同当事人(same parties)两项要件。相同诉因是指诉讼标的相同,若涉及两个不同国家的专利,或一个国家的发明专利和实用新型(实为两种不同类型的专利权)则不属相同诉讼标的。相同诉因基于同一事实基础,诉讼请求无需完全一致,但寻求的法律效果应当类似,如在一国寻求侵权赔偿之诉,而在另一国申请不侵权的宣告判决;而如果是在一国寻求侵权赔偿之诉,而在另一国主张专利无效,则不属于相同诉因。相同当事人是指原被告之主体的特定性,不论其诉讼地位是否同一,于一个诉讼程序中作原告而在另一个诉讼程序中为被告,并不影响当事人相同的认定。综上,结合中国现行2024年《民事诉讼法》第153条、第279条、第280条、第281条、第282条、第300条和第302条,具体情形分述如下。
第一,权利人在中国提起侵权之诉,侵权人提出有效性抗辩的同时又在注册地法院起诉侵权或提起不侵权确认之诉。此时,中国法院就侵权问题有管辖权,不因侵权人提出有效性抗辩而丧失,若当事人之间不存在选择外国法院的管辖协议,中国法院可以继续审理。鉴于被告并未在注册地寻求具有对世效力的有效性宣告,尚不构成民事诉讼法第153条第1款第5项“应当”中止诉讼的情形。若注册地法院先于中国法院受理案件,应侵权人申请,法院可酌情中止诉讼,或考虑专利被宣告无效的可能性,对是否需要驳回起诉交由更方便的注册地法院审理进行自由裁量。
第二,权利人在中国提起侵权之诉,侵权人提出有效性抗辩的同时又在注册地提起专利无效宣告程序。此时,侵权之诉和专利无效宣告程序非属第280条及第281条所称的“同一纠纷”,而系第153条规定的“本案必须以另一案的审理结果为依据,而另一案尚未审结的”或者“其他应当中止诉讼的情形”。此时法院应酌情考虑前述专利纠纷审理的相关司法解释,结合具体案情和表面证据,裁量是否中止诉讼。
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《国际法研究》2026年第4期目录
【专稿】
1.限制国家豁免制度的发展与中国《外国国家豁免法》
马新民(3)
2.领海以外海域内的适当顾及义务
高健军(67)
3.《反外国制裁法》中“歧视性限制措施”双层识别框架之构建
肖永平、陈宏钰(83)
4.国际投资法领域权力结构失衡现象的生成与克服
——以单边经济制裁为展开
周泓佑(103)
5.涉外专利侵权之诉中有效性抗辩的管辖权冲突与纾解:欧盟经验与借鉴
司文(120)
6.“被请求保护地法”的释义学展开
樊婧(136)
7.外国法院判决承认与执行中的利息问题
蔡斯芊(152)
《国际法研究》(双月刊)是中国第一本原创性国际法专业中文期刊,2014年5月创刊,单月15日出版发行。本刊前身是创刊于2006年的《国际法研究》集刊,共出版9卷。本刊的办刊宗旨为深入研究国际法领域的理论和实践,反映国内外国际法学发展的最新动态和重要成果,推动中国国际法学研究的繁荣发展。本刊诚挚邀请海内外专家学者赐稿,来稿可包括论文、译文、案例评析、书评等。
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责任编辑 | 张文硕
审核人员 | 孙妹 王晓慧
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