作者:周军律师.

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很多企业研发出新产品,投入大量资金完成样品测试、生产线搭建,就急于推向市场,却忽略了一项关键知识产权风控工作——FTO检索。

FTO全称Freedom to Operate,即自由实施检索。简单来说,就是排查:我们要上市的这款产品,会不会落入他人有效专利的保护范围,会不会一上市就遭遇专利侵权起诉。不少企业误以为自己自主研发就不会侵权,这个认知误区,往往会带来巨额损失。

那么,产品上市前,为什么一定要做 FTO 侵权风险检索?

一、核心误区:自己研发 ≠ 不侵权

很多技术是独立研发出来的,但专利实行先申请制。即便企业完全靠自主研发,只要竞争对手提前就相同或等同技术申请并获得授权专利,你的产品落入其权利要求保护范围,依然构成专利侵权。 专利侵权判定不考虑主观是否抄袭,只看产品技术方案是否落入专利保护范围。这也是FTO检索存在的根本原因:排查他人在先专利障碍,确认产品能否合法落地。

二、FTO检索能提前识别专利侵权风险,避免上市“踩雷”

FTO检索的核心任务,是检索目标市场内有效、在保护期内的专利,比对产品技术方案与专利权利要求,划分高、中、低风险。

高风险专利:产品技术完全落入对方专利保护范围。如果直接上市,权利人可以发律师函、提起专利侵权诉讼,主张停止生产销售、销毁产品、赔偿经济损失。

中风险专利:技术存在部分重合,存在争议空间。企业可以提前评估抗辩思路,例如专利无效、现有技术抗辩等。

低风险专利:产品技术未落入保护范围,侵权风险较低。

若等到产品量产、铺货之后,才收到侵权警告,企业将陷入被动:生产线改造、库存召回、渠道下架,前期研发、生产、营销投入全部付诸东流,还可能面临高额赔偿金。

三、为企业提供风险应对方案,而不是单纯查专利

FTO检索不等于普通专利查新。专利查新多用于判断自己的技术能不能申请专利;而FTO检索站在实施产品的角度,排查别人的专利壁垒。 一旦检索发现障碍专利,企业可以提前规划应对策略:

1.技术规避修改:调整产品技术方案,绕开专利保护范围;

2.专利许可谈判:提前和专利权人沟通,获得专利许可,合法使用;

3.评估无效可能性:针对稳定性差的专利,准备专利无效的证据;

4.调整上市策略:暂缓产品在该国家/地区上市,避开专利保护区域。

5.如果跳过FTO,等到诉讼发生再想规避、谈许可,谈判筹码会大幅降低,许可费往往更高。

四、跨境销售产品,FTO检索是出海必备风控手段

国内产品出口海外,必须做对应目标国家/地区的FTO检索。专利具有地域性,在中国没有障碍的产品,在欧美、东南亚等国家,可能存在大量当地有效专利。跨境专利诉讼还会伴随禁令、海关扣货,直接阻断海外市场。很多出海企业的惨痛教训,就是只做国内专利检索,忽略海外FTO,货物到港即被扣押。

五、FTO检索还有附加价值:支撑融资、招投标与商业谈判

除了规避侵权风险,FTO报告在商业活动中也能发挥作用。企业在投融资、招投标、大客户供货时,投资方、采购方经常会要求企业提供知识产权风险评估。一份合格的FTO检索报告,可以证明企业产品知识产权风险可控,增强合作方信任。

六、FTO检索的边界,企业需要理性看待

FTO检索并非绝对“零风险保证书”,存在一定局限性:

1.存在尚未公开的专利申请。正在审查、还未公开的专利,检索阶段无法查到;

2.检索质量依赖检索策略、关键词、分类号的设置。粗制滥造的简易检索容易发生漏检;

3.FTO报告属于法律风险评估意见,不能直接等同于法院的不侵权判决。

因此,FTO检索需要委托专业专利代理师或知识产权律师开展,根据产品核心技术确定检索范围,同时持续做好竞品专利的动态监控。

周军律师提醒,FTO检索本质上是产品上市前的知识产权体检。企业不要等到被起诉才关注专利侵权风险。在研发收尾、产品量产上市之前完成FTO检索,提前识别专利障碍,选择规避、许可或者调整上市计划,用较低的检索成本,规避停产、巨额赔偿、海外扣货等重大经营风险,是新产品商业化落地必不可少的合规环节。遇到相关问题,建议及时咨询专业律师,寻求有效的法律帮助,以免错失维权良机。

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