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香港知识产权署(IPD)将推出一种新型专利,并对香港的专利制度进行其他几项更改。在维持现有的香港,中国和英国和欧洲专利重新注册制度的同时,还将提供新的“原始授权”专利。

这些变化受《 2016年专利(修订)条例》和《 2019年专利(一般)(修订)规则》的影响。新制度于2019年12月19日生效,标志着对香港专利法进行5年审查的高潮。

关键更改包括:

  • 引入“原始授予”专利(OGP)系统,以在香港直接提交标准专利申请;
  • 香港短期专利的实质审查程序;
  • 短期专利中最多可包含两个独立的权利要求;
  • 对第二种医疗用途索赔的明确规定;
  • 引入了有关权利争端的条款,恢复了OGP申请的优先权,以及在IPD之前提交第三方意见的能力;和
  • 限制个人使用某些头衔在香港提供专利代理服务,这可能意味着政府的认可或法律的承认。

OGP的介绍

最重大的变化是引入了用于标准专利的OGP系统,该系统将与现有的“重新注册”系统并行运行。在新的OGP系统和现有的“重新注册”系统下申请的标准专利分别称为标准专利(O)和标准专利(R)。

将维持现有的用于获得标准专利(R)的重新注册系统。当前,标准专利的重新注册过程分为两个阶段。第一阶段涉及根据英国,欧洲或中国的待决申请(“指定专利申请”)向香港专利注册处提交“记录请求”。这必须在指定专利申请公布后的6个月内完成。

一旦指定专利申请开始授予,必须在指定专利申请被授予后的6个月内在香港提交注册和授权申请。

在用于标准专利(O)的新OGP系统下,可以要求优先权或作为首次申请直接向香港司法常务官提交标准原始专利申请,从而无需外国专利指定专利申请。标准原始专利申请将由香港本地专利审查员进行实质审查(在中国国家知识产权局的监督下),然后才能开始授予专利。因此,在重新注册制度下,所得专利应具有与相应标准专利相似的有效性推定。

对于不希望在中国,欧洲或英国获得专利保护但希望以更高的成本效益在香港获得20年专利权的申请人,标准来源专利可能会受益。但是,在中国,欧洲或英国提交的申请人可能会发现现有的重新注册系统更具成本效益。因此,预计新的原始授权专利可能是关注香港而不是海外市场的香港公司最感兴趣的。

重要的是要注意,不可能直接从国际PCT申请中提出香港标准来源的专利申请。因此,现有的重新注册制度将继续是在香港通过PCT获得标准专利的唯一途径。

完善短期专利制度

短期专利制度将引入实质审查程序以及其他重要变化。

拟议的实质审查程序将使短期专利的所有人或具有合法利益的第三方能够要求注册服务商对专利进行授权后的实质审查。该程序的结果将是发出“实质审查证书”,以确认专利的有效性(包括任何要求的修改),或者,如果最终发现专利无效,则将其撤销。

引入这种实质性审查程序将有利于第三方挑战短期专利的有效性,并应有助于确保只有具有很高假定效力的短期专利才是诉讼的主题。

要求进行实质审查或取得实质审查证明书,将成为在法院就短期专利开始执行强制程序的必要条件。因此,寻求对第三方实施专利的短期专利所有人应考虑提早提起实质审查请求。但是,提出实质审查请求后将无法撤回。因此,在提出这样的请求之前,所有人应首先使专利本身(无论是现有的还是拟修正的)都有效。

短期专利制度也将进行修改,以允许第二项独立权利要求。这应该使申请人能够获得一种以上的权利要求,例如产品权利要求和方法权利要求。这将使与以前相比,可以以更具成本效益的方式获得更广泛的短期专利保护。

不合理的威胁条款

在香港,必须谨慎地写出采取行动前的来信,以免被归类为专利所有者可能对之负责的不合理威胁,如果以后发现该专利无效或未被侵权。根据新法律,关于短期专利,还有一项附加要求,即对于尚未获得实质审查证书的短期专利,专利所有人必须遵守当事一方对专利信息的任何要求。在行动前收到一封信。要求必须在提出要求的14天内。“专利信息”定义为包括专利号和尚未发布的任何授权后修改请求的副本。

OGP权利

该条例赋予香港司法常务官或香港法院权力,以决定某人是否有权就某项发明申请标准专利(O),不论是否已提出标准专利(O)申请。提出申请后,注册簿或法院可确定我们在该申请下的任何权利是否应转让或授予任何其他人。

对于标准专利(R),仍然需要根据指定专利局的法律解决与指定专利申请有关的权利争议。

恢复优先权

对于标准专利(O)和短期专利,该条例规定,在正常的12个月优先权期限届满后的2个月末,可以恢复优先权。如果申请人可以证明尽管经过合理谨慎仍未在12个月的优先期内提交申请,则允许恢复优先权。这种做法类似于《英国1977年专利法》第5条,为香港在恢复迟来的优先权要求方面提供了更大的灵活性。相比之下,中国不允许在12个月的优先权期限届满后对优先权提出延迟要求。

第三方观察

与其他进行实质审查的主要司法管辖区一样,该条例包括一种机制,使第三方可以就原产地标准专利申请和短期专利提出意见。意见可以成为第三方干预实质审查程序并影响书记官长的决定而又不正式参与诉讼程序的有用工具。

授予注册表后的授权后修改

这些变更还将引入针对标准原始专利和短期专利的新的授权后修改程序,已针对它们颁发了实质审查证书。这将使专利所有人不仅可以向法院而且可以向司法常务官提出有关此类专利的修改请求。这将是有益的,因为与书记官处相比,由书记官长进行授予后的修正可能更简单,更便宜。

对于通过现有的重新注册系统获得的标准专利,法院将继续是唯一可以进行授权后修改的机构。

第二医疗用途

目前,《香港专利条例》(第514章)并未就所谓的“第二医疗用途”发明的新颖性作出任何明确规定。这些涉及其中已知第一药物用途的物质或组合物的新医学用途。这与欧洲和英国等司法管辖区的法律地位形成了鲜明对比,在这些司法管辖区中,明确的法律规定明确允许对第二种医疗用途提出要求。

这种差异给香港专利的所有人,特别是包括与中国,欧洲或英国的相应指定专利等同的第二医疗用途要求的专利所有人,带来了潜在的不确定性。

这些变化将使香港与欧洲和英国保持一致,其中包括对第二种医疗用途主张的新颖性的类似规定,并消除了专利所有人和第三方的不确定性。

续期费

已对标准专利的续订费进行了修改,以使其为固定比例,而不是固定比例,从而使专利在以后的维护中变得稍微贵一些。现在,标准专利的续订费为第3至9年每年450港元,第10至14年每年620港元,以及15至19年每年850港元。

结论

引入OGP是使香港体系现代化的重要一步,也是政府将香港建设成为知识产权交易中心的计划的一部分。同时,关于短期专利实质审查的新规定将有助于遏制短期专利制度的潜在滥用,并为第三方提供更大的确定性。尽管这些都是重大更改,但由于新系统将与现有的重新注册系统并行运行,因此在很大程度上保持不变。因此,申请人可以选择直接在香港申请原产专利,或者像以前一样通过“重新注册”保护自己的权利。

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