公众号：知产江湖 作者：爱运动的瑞律师

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引言

“捐献原则”在司法解释有了明确规定之后，已经作为限制等同原则适用的常规抗辩手段。其内涵在于：权利要求具有公示作用，如果仅将相关技术方案记载在说明书中，而未记载在权利要求中，则该相关技术方案视为专利权人对社会公众的捐献，不能在主张等同原则将其纳入专利权利要求的保护范围。本文将从法律规定和司法实践案例两个维度进行分析。

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法律规定

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第五条的规定：对于仅在说明书或者附图中描述而在权利要求中未记载的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持。

北京市高级人民法院《专利侵权判定指南（2017）》第58条规定：仅在说明书或者附图中描述而未被概括到权利要求中的技术方案，应视为专利权人放弃了该技术方案。权利人主张该技术方案落入专利权保护范围的，不予支持。

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相关案例

案例一

(2021)最高法知民终1576号

最高人民法院在(2021)最高法知民终1576号案件中认定：专利的权利要求具有公示性，专利权人申请专利时在权利要求中采用下位概念，而在侵权诉讼中又依据说明书及附图对其进行扩张解释的做法会造成专利权人与社会公众利益的失衡，人民法院不应支持。涉案专利说明书008段、0052段（实施例1）记载，本实用新型提供的轴承在内圈、外圈或者内、外圈上设置定位件，权利要求1仅限定了定位件安装于内圈的情形，并未要求保护定位件安装于外圈的情形，故应视为对“定位件安装于外圈的情形”的放弃。

案例二

(2020)最高法知民终1198号

最高人民法院在（2020)最高法知民终1198号案件中认定：在侵权案件中，专利权人不能将已经捐献给公众的技术方案再纳入专利保护范围。本案中，涉案专利权利要求1记载等离子体处理种子的方法是“处理剂量为1.6—1.8A，处理两次，种子流量为5.0-5.5kg/min，处理后8-12天播种”，而涉案专利说明书记载“处理剂量为1.6-2.0A，处理两次，种子流量为5.0-5.5kg/min，处理后6-12天内播种”，故应视为专利权人已经将处理剂量1.8A-2.0A、处理后6-8天内播种的技术方案捐献给公众。专利权利人在侵权案件中不应将上述技术方案再纳入专利权保护范围。而被诉侵权技术方案的种子处理剂量为2.0A，未落入涉案专利保护范围。

案例三

(2020)最高法知民终537号

最高人民法院在(2020)最高法知民终537号案件中认定：本领域普通技术人员在阅读涉案专利说明书后，可以毫无疑义地得出，在散热管管根部位设置“加固管套”和设置“加固卡套”属于两种不同的技术方案。由于涉案专利权利要求1中仅记载了设置“加固管套”这一技术方案，并未记载涉案专利说明书中关于设置“加固卡套”的技术方案，故根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第五条关于“对于仅在说明书或者附图中描述而在权利要求中未记载的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持”的规定，李冬根主张将“加固卡套”这一技术方案纳入涉案专利权的保护范围，并主张被诉侵权产品中的“加固卡套”与权利要求1中的“加固管套”构成等同特征，没有法律依据，本院不予支持。

案例四

(2019)最高法知民终783号

最高人民法院在(2019)最高法知民终783号案件中认定：涉案专利说明书第[0099]部分描述了电路31使调制器316、318、320应用完全相同的偏振调制，但未将这种控制方式记载在权利要求10中，现被上诉人欲将权利要求10的方案特征F解释为包含了三个偏振调制器同时工作或同时不工作的驱动方式，本院不予支持。

案例五

(2020)最高法知民终289号

最高人民法院在(2020)最高法知民终289号案件中认定：涉案专利说明书[0012]段虽记载了“暗花纹区内可以没有暗花纹压花点，是光滑的膜面”的实施例，但因该技术方案未记载在专利权利要求中，根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第五条关于“对于仅在说明书或者附图中描述而在权利要求中未记载的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持”的规定，原审法院认定被诉侵权产品未落入涉案专利的保护范围，并无不当。

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小结

随着“捐献原则”在司法实践中确立，部分专利权人在专利维权中因“捐献原则”适用导致维权失败，其中部分原因是由于专利撰写失误。合格的专利代理师应该熟悉专利授权确权的相关规定，优秀的专利代理师应该熟悉专利侵权判定的相关规定。心中有原则，笔下有“黄金”，与诸君共勉。

作者：王瑞律师(爱运动的瑞律师)，执业律师、执业专利代理师，原国知局专利审查员，专注于知识产权诉讼与非诉案件（150+）