公众号：知产江湖 作者：爱运动的瑞律师

01 引言

世人向来尊重“一以贯之”，以前后一致来约束自己的行为，这在心理学上称为“一致性原理”，说的是人一旦对自己的行为或选择做出承诺,就会努力保持言行一致。这种前后保持一致的朴素价值观同样也影响着法律实践，其要求人们在进行民事诉讼时，应对自己的言词和行为负责，不得随意做出否定在先言词的言论或行为，一般称为“禁止反言原则”。在专利实践领域，通常称为“禁止反悔原则”。

02 什么是禁止反悔原则

当事人从事民事诉讼活动应当遵守诚实信用原则，在专利侵权诉讼中也不例外，“禁止反悔原则”的确立就是在践行诚实信用原则的法理。所谓“禁止反悔原则”，其实质是要求专利权人在专利授权、确权和侵权程序中，对其修改或者意见陈述承担责任，防止权利要求的保护范围在前后程序中不一致，使得专利权人两头得利。本文将从法律规定和司法实践等维度分析讨论专利侵权诉讼领域中最常用的“禁止反悔原则”。

03 法律规定和司法审判实践

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》

第六条专利申请人、专利权人在专利授权或者无效宣告程序中，通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持。

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》

第十三条权利人证明专利申请人、专利权人在专利授权确权程序中对权利要求书、说明书及附图的限缩性修改或者陈述被明确否定的，人民法院应当认定该修改或者陈述未导致技术方案的放弃。

北京市高级人民法院《专利侵权判定指南（2017）》

第61条被诉侵权技术方案中的技术特征与权利要求中的技术特征是否等同进行判断时，被诉侵权人可以专利权人对该等同特征已经放弃、应当禁止其反悔为由进行抗辩。禁止反悔，是指在专利授权或者无效程序中，专利申请人或专利权人通过对权利要求、说明书的限缩性修改或者意见陈述的方式放弃的保护范围，在侵犯专利权诉讼中确定是否构成等同侵权时，禁止权利人将已放弃的内容重新纳入专利权的保护范围。

第62条专利申请人或专利权人限制或者部分放弃的保护范围，应当是基于克服缺乏新颖性或创造性、缺少必要技术特征和权利要求得不到说明书的支持以及说明书未充分公开等不能获得授权的实质性缺陷的需要。权利人不能说明专利申请人或专利权人修改专利文件原因的，可以推定其修改是为克服不能获得授权的实质性缺陷。

第63条专利申请人或专利权人对权利要求保护范围所作的限缩性修改或者陈述必须是明示的，而且已经被记录在书面陈述、专利审查档案、生效的法律文书中。权利人能够证明专利申请人、专利权人在专利授权确权程序中对权利要求书、说明书及附图的限缩性修改或者陈述被明确否定的，应当认定该修改或者陈述未导致技术方案的放弃。

第64条禁止反悔的适用以被诉侵权人提出请求为前提，并由被诉侵权人提供专利申请人或专利权人反悔的相应证据。

在已经取得记载有专利申请人或专利权人反悔的证据的情况下，可以根据业已查明的事实，通过适用禁止反悔对权利要求的保护范围予以必要的限制，合理确定专利权的保护范围。

04 相关案例

案例一：(2021)最高法知民终658号

专利权人在实质审查中限缩修改被采纳导致致禁止反悔原则的适用

最高人民法院在(2021)最高法知民终658号案件中认定：本案中，针对涉案专利权利要求1第二段载明的内容“所述顶梁前端铰接有用于支撑顶板的端头支撑座；所述顶梁前端安装有伸缩梁，所述端头支撑座铰接于伸缩梁端部”，即使涉案专利说明书[0008]段将上述权利要求记载的内容解释为二种并列技术方案，但是基于专利授权阶段对专利说明书修改范围的限制，在专利权人已经修改了权利要求的情况下，不能仅依据原说明书解释修改后的权利要求，而应当结合专利审查档案等记载的内容，运用禁止反悔原则，正确确定修改后的专利权利要求保护范围。只有结合专利审查档案等记载的内容，依法适用禁止反悔原则，才能避免专利权人出尔反尔，将其为获得专利授权明确放弃的技术方案在专利侵权诉讼中重新纳入专利权保护范围，在专利授权和侵权诉讼中“两头得利”。

案例二：(2020)最高法知民终1325号

专利权人在无效程序中的意见陈述被采纳导致禁止反悔原则的适用

最高人民法院在(2020)最高法知民终1325号案件中认定：专利权人在4W106957号无效案件的无效宣告程序中指出存在于数据库中而未包含在优惠券数据里的字段不同于涉案专利中包含在二维码中的第二字段，否认了对储存于数据库中的状态数据的处理与对第二字段的处理存在关联性。被诉侵权技术方案中，微信扫码支付具有不同支付状态，所述支付状态数据同样储存于数据库中而未包含于二维码中，由于专利权人已在无效宣告程序中否定了具有该属性的数据等同于第二字段，根据禁止反悔原则，不应将微信扫码支付“支付状态”的相关操作等同于“第二字段”的相关操作。此外，在无效宣告程序中，专利权人还认定改变状态数据不能等同于储存第二字段，根据禁止反悔原则，微信扫码支付中基于支付成功而改变数据库中支付状态的操作与涉案专利权利要求14中储存第二字段的操作也不能等同。

案例三：(2020)最高法知民终1245号

专利权人在无效程序中的意见陈述被采纳导致禁止反悔原则的适用

最高人民法院在(2020)最高法知民终1245号案件中认定：众森公司在专利无效审查程序中已明确将涉案专利权利要求1中的上固定仓清堵刀和下固定仓清堵刀限定为“独立的两把刀”，并将其区别于轴向上一把刀贯穿上下固定仓的情况。该意见也被无效宣告审查决定所采纳。因此，应当认定众森公司已经放弃将“一把刀”的技术方案纳入涉案专利权的保护范围。现众森公司在本案侵权纠纷中又主张将其作为等同的技术特征纳入专利权保护范围，违反了禁止反悔原则，本院不予支持。原审法院未考虑禁止反悔原则对等同原则的限制，将被诉侵权技术方案中的上述技术特征认定为等同特征，系适用法律不当，本院予以纠正。

案例四：(2021)最高法知民终935号

专利权人的意见陈述未被采纳的将限制禁止反悔原则的适用

最高人民法院在(2021)最高法知民终935号案件中认定：专利权人在授权、确权程序中所作之陈述，若未被采纳，且未因此陈述而获得专利权或维持专利权有效的，该陈述就不会对专利权保护范围起到限定作用。就本案而言，涉案专利权利要求中并未就地刷的安装方向与其运行时的旋转方向作出限定。虽然在涉案专利申请的第一次审查意见通知书，以及针对涉案专利权的无效宣告审查程序中，硕能公司均陈述由于卡块与卡沟的配合作用，涉案专利中的地刷安装方向与扫地机运行时的地刷旋转方向相同，但这一陈述仅属于就卡块与卡沟的卡合连接关系所作的举例说明，其并未陈述若安装方向与旋转方向相反即不属于卡合状态，或不属于涉案专利所要求保护的技术手段。硕能公司关于涉案专利地刷安装方向与其运行旋转方向相同的陈述也未在无效程序中得到采纳，即硕能公司并非因此陈述得以维持涉案专利权有效。因此，硕能公司在涉案专利的授权阶段和确权阶段陈述的上述内容，不构成对涉案专利保护范围的限缩。

案例五：(2017)最高法民申1826号

专利权人的意见陈述未被采纳的将限制禁止反悔原则的适用

最高人民法院在(2017)最高法民申1826号案件中认定：由于专利授权确权程序对于技术特征的认定存在连续性，权利人作出的陈述是否被“明确否定”，应当对专利授权和确权阶段技术特征的审查进行客观全面的判断，着重考察权利人对技术方案作出的限缩性陈述是否最终被裁判者认可，是否由此导致专利申请得以授权或者专利权得以维持。在授权程序中，国家知识产权局专利审查部门对蒋小平关于技术特征a、b的陈述意见不予认可，持明确否定意见，而且，涉案专利获得授权并非基于对特征a、b作出的限缩性陈述……本案侵权判定不应适用“禁止反悔”原则。本案二审法院脱离涉案专利获得授权的具体审查事实，忽略专利权人的意见陈述已在实质审查程序被“明确否定”的事实，割裂了审查程序中对技术特征认定的连续性，仅审查了确权程序的相关认定，认为对权利人的限缩性意见陈述并未明确评价，相当于“未予评述”，不符合司法解释规定的明确否定的要求，进而得出了适用“禁止反悔”原则的错误结论。二审法院适用法律和认定事实均有错误，本院予以纠正。

05 小结

禁止反悔原则能否适用的关键在于：客观判断专利权人是否在前后程序中“两头得利”。基于此，在授权和确权程序中，专利权人要审慎的进行修改和意见陈述，避免普遍撒网式的修改和意见陈述，导致最后分不清专利被授权或维持的具体原因，最终在侵权中被误认为存在“两头得利”的情形，进而被适用禁止反悔原则。在专利侵权程序讼中，被告方通常都要分析专利的授权、确权周期内的整个审查文档，以寻找“禁止反悔原则”适用的蛛丝马迹。由于以上专利侵权程序和无效程序配合的紧密性，通常鼓励当事人在专利无效和侵权程序尽量委托同一代理人，以真正实现专利确权程序和侵权程序的实质性配合。