案情概况

判决时间：2021年11月4日

国家：中国香港

诉争事项：异议

诉争商标双方信息：

异议理由

01《商标条例》第11(5)(b)条

如(b)任何商标的注册申请是不真诚地提出的，

则该商标不得注册或在其遭禁止使用或在其注册申请是不真诚地提出(视属何情况而定)的范围内不得注册。

02《商标条例》第12(4)条

在符合第(6)款的规定下，任何与某在先商标相同或相类似的商标(在后商标)，在以下情况下或在符合以下情况的范围内，不得注册 ——

(a)该在先商标有权根据《巴黎公约》获得作为驰名商标的保护；及

(b)在无适当因由的情况下使用该在后商标，会对该在先商标的显著特性或声誉构成不公平的利用或造成损害。

03《商标条例》第12(5)(a)条

在符合第(6)款的规定下，如任何商标在香港的使用可 ——

(a)凭借保护在营商过程或业务运作中所使用的未经注册商标或其他标志的任何法律规则(尤其是凭借关于假冒的法律)而予以阻止。

裁定结果

本案异议人走完全部程序，包括出席聆讯，但申请人只进行了反陈述，并未提交支持其申请的证据以及出席聆讯。

异议人在异议理由书中指出，异议人于2012年4月11日根据开曼群岛法律成立，从事互联网应用软件的开发。至于异议人的集团公司北京字节跳动科技有限公司（“异议人集团”），则于2012年3月9日根据中华人民共和国法律在北京成立，同时异议人声明其为“BYTEDANCE”、“字節跳動”及“字节跳动”等一系列商标（以下统称“异议人商标”）的合法权利拥有人。

异议人于2012年8月发布其独立研发基于数据挖掘的推荐引擎“今日头条”，其后又发布、合并、收购和投资多个流行应用程序和网站，包括“西瓜视频”、“抖音”和“TikTok”等。2018年7月29日，异议人于社交媒体Facebook宣布正式启用全新商标设计“”，新商标“加入了一组类似移动声波的形状，以可视化的方式传达具有节奏和运动的信息，并采用了全新的蓝色和绿色配色，代表互联网的能量和活力”。

自2013年起，异议人就多个类别的商品及服务（包括类别38及类别42的服务）在中国内地申请注册含“”和“”字样的商标并获得注册。自2018年起，异议人亦在中国内地申请注册“”商标，并自同年起在世界多个国家和地区（包括墨西哥、欧盟、俄罗斯联邦、日本、印度、韩国及巴西）申请注册“”商标。

异议人开发的首批应用程序自2012年起可从全球多间应用程序商店下载，覆盖包括中国内地和香港在内的全球150个国家及地区，分别进驻苹果应用程序商店（App Store）及谷歌应用程序商店（Google Play Store）等多间应用程序商店。

根据以上事实，异议人认为在申请人提交诉争商标注册申请之日，异议人商标已在中国及世界各地具有极高知名度。加上申请人为中国居民，而异议人的「今日头条」及「抖音」深受中国内地居民所喜爱，拥有很高的知名度，申请人一定或极大可能透过不同的渠道如异议人的网站、社交平台、大众传媒已得悉异议人商标，但申请人在未经反对人的授权及／或在没有任何合理的理由下，故意地申请注册一个与异议人一模一样的商标，以图误导大众、消费者，这均不是巧合，而是蓄意、恶意抄袭异议人商标、搭便车的行为。

申请人则仅提出反陈述及理由，声称在提交商标申请之时，并未见Bytedance Ltd在香港任何地方使用“字节跳动”商标及相关图案，自己是合理合法地进行“字节跳动”商标申请，也在与大陆政府进行商务洽谈时使用，试图以此来证明自己为非恶意申请。

注册处认为，面对异议人的一连串严重指控，申请人并没有交代诉争商标的由来，亦没有提交任何反驳证据证明自己为真诚提出。此外，申请人从未否认在提交注册申请时，已得悉异议人商标及其知名度。诉争商标与异议人新商标如斯相似，几乎一模一样，申请人并无合理理由选择和采用诉争商标，唯一合理的推论是，申请人恶意抄袭异议人商标，意图“搭便车”或不公平地利用异议人的知名度。

在经考虑所有与本案有关的事实后，注册处裁定，按照申请人所知道的事实，其申请注册诉争商标的行为被视为不真诚提出，异议人根据《商标条例》第11(5)(b)条提出的异议成立。

案例启示

01、本案的关键在于异议人提供了大量的事实证明其商标“字节”在中国大陆和香港乃至全球的知名程度，申请人的恶意攀附和抢注行为昭然若揭。

02、香港是英国法的沿袭地，更注重判例及证据的呈现。依据此前案例（Mila Schon Group SpA v Lam Fai Yung (t/a Tung Kwong Co)[1998] 1 HKLRD 682；德力康案 第32段）的判例：当两个标志十分相似时，若原创者提出可被采纳的证据证明其创作理念或来源，则法庭可以作出其中一个商标必然是抄袭另一个商标而成的结论。本案申请人并未拿出实际的证据来证明其申请注册并无恶意，亦无法交代其申请商标的创作由来，此为本案失败的关键。

03、香港商标异议程序中，反陈述是被异议方必须走的程序，若不提出反陈述，则商标申请则默认放弃，在进行完反陈述后，后续程序若不参与，知识产权署则会继续裁定异议。香港异议法律程序的规则及流程总结如下：

①提出异议：公告期3个月内提出异议申请并提交详细的异议理由；

②异议答辩：申请人在收到异议通知后3个月内提出反陈述抗辩，如未在规定时限内提出，则默认放弃申请；

③异议人提交证据：收到申请人提交的反陈述后6个月内提交支持异议的证据，证据需要以法定声明或誓章的形式提交，如异议人未在规定时限内提交，则默认放弃异议申请；

④申请人提交证据：收到异议人提交的异议证据后6个月内提交支持申请的证据，证据需要以法定声明或誓章的形式提交，如申请人未在规定时限内提交，异议程序会继续，不会默认放弃申请；

⑤证据回应（可选程序）：任何一方可随时向处长申请提交进一步的证据。如一方获得许可，另一方通常也会获准提交严格回应的进一步证据。异议人有权作为提交证据的最后一人；

⑥聆讯：在提交证据完毕后，处长主动为聆讯定出时间、日期及地点，并把聆讯详情通知各方；

⑦异议裁定。