技术合同案例解析之四——本合同是专利实施许可还是专利使用权作价投资？|专利权|乙方|技术合同|甲方|约定|许可人

案例基本情况及评析

B大学（乙方）和Y成果的研发团队代表（丙方）与A科技公司（甲方）就Y成果的系列发明专利的实施许可签订技术合同。合同的主要条款如下：

鉴于条款

鉴于乙方拥有Y成果的10项发明专利权，上述专利为职务发明专利（详细信息略）；鉴于甲方属于某领域的企业，对乙方的专利技术有所了解，希望获得实施许可而实施上述专利技术；鉴于乙方科技工作人员，系Y成果10件发明专利的发明人，愿意实施上述专利技术的产业化。三方经过协商，一致同意签订本合同。

评析：鉴于条款是交代合同签订的背景，表明三方在签订合同前已经达成共识，具有辅助证明的作用。

第一条名词和术语（定义条款，略）

第二条许可方式与范围

本合同所列的专利许可方式是在中华人民共和国境内独占实施许可，专利许可期为合同生效日至专利有效截止日期。

本合同禁止分许可。

评析：专利权具有较强的地域性，本合同系列专利是向中国专利局申请并得到授权，只在中国境内受中国专利法保护，因而仅限于中国境内许可使用。

本合同约定的许可方式是独占实施许可，即只允许被许可人使用，专利权人及其他任何人均不得使用。独占许可有利于被许可人加大投入，可避免恶性竞争，但专利的价值能否有效实现取决于被许可人的实施能力。

本合同禁止分许可，即被许可人只可自己使用，不得允许他人使用。

专利有效期从专利申请日起计算，发明专利有效期为20年。

第三条交付的专利技术内容

乙方向甲方提供Y成果10项专利的全部专利文件，包括专利说明书及专利证书复印件一套。如甲方需要，乙方需协助甲方取得专利登记簿副本。

评析：根据《中华人民共和国民法典》（简称《民法典》）第八百四十五条第四款规定，合同须列明10件发明专利的名称、专利申请人和专利权人、申请日期、申请号、专利号以及专利权的有效期限等信息，并提供有关材料的复印件。

第四条专利使用费支付方式

1.本合同约定专利实施许可使用费为人民币叁仟万元(¥3000万元)，其中20%(¥600万元)由甲方以现金形式分四次支付给乙方，剩余80%(计¥2400万元)由乙方同意甲方以技术股份形式支付丙方。关于股权构成及比例，甲方和丙方另行签订技术入股合同。

2.甲方支付给乙方现金部分的支付时间为：本合同签署后10日内支付第一期专利使用费，计人民币240万元；2019年6月30日前支付第二期专利使用费，计人民币120万元；2020年6月30日前支付第三期专利使用费，计人民币120万元；2021年6月30日前支付第四期专利使用费，计人民币120万元。

3.乙方在收到第一期专利使用费后，为甲方办理专利许可备案手续，如甲方后续未按时支付后期专利使用费，甲方无条件同意乙方终止甲方继续使用本合同所列专利并取消专利备案，因此造成的损失全部由甲方负责。

评析：专利使用费3000万元，分别以现金支付B大学20%即600万元，以股权形式支付丙方2400万元，即丙方以2400万元的许可收入购买甲方的股权。虽然丙方不是Y成果的专利权人，但作为乙方职工，根据乙方的科技成果转化管理规定，可获得该成果转化现金奖励，即许可净收入的80%。

甲方以股权形式向丙方支付奖酬金，并不是技术入股，而是以奖酬金购买其股权，股权有两种来源：一是甲方以增资扩股形式，吸收丙方为股东，增加注册资本，其他股东的股权比例被稀释，增资扩股的股权价格由股东会决定；二是甲方的股东向丙方转让其股权，注册资本不变，股权转让价格由出让股权的股东与丙方协商确定，并经其股东会同意。

第五条技术资料的交付

合同生效后，乙方收到甲方支付的第一期许可使用费后的10日内，乙方在乙方住所地以面对面交付方式向甲方交付合同第三条所述的全部资料。

评析：根据《专利法实施细则》第十四条第二款规定，自专利实施许可合同生效之日起3个月内，专利权人应向国务院专利行政部门备案。

第六条技术服与培训

乙方可提供有偿技术服务，有关技术服务的具体事项，由甲乙双方另行签订合同。

评析：乙方提供的技术服务与培训如与Y成果的实施有关，须签订在一个合同里，并开具在同一发票里，则该服务与培训收入可纳入专利实施许可收入。因本合同约定的专利实施许可费为3000万元，不包括技术服务与培训的费用，甲乙双方就技术服务与培训须另行签订技术服务合同。

第七条对技术秘密的保密事项

甲方在合同有效期内及有效期后的任何时候都不得将技术秘密泄露给本合同当事人以外的任何一方。甲方的具体接触该技术秘密的人员均须同甲方的法定代表人签订保密协议，保证不违反上款要求。

评析：本条款没有约定技术秘密事项及其范围，该技术秘密须同时符合《中华人民共和国反不正当竞争法》第九条第三款规定的“商业秘密”三要件：一是不为公众所知悉；二是具有商业价值；三是采取相应保密措施。不符合上述三要件中的任何一项，都不构成技术秘密。

如果确定为技术秘密，对甲方提出具体的保密要求，要求甲方接触技术秘密的员工与甲方签订保密协议。这也是保密措施之一。

第八条后续改进的提供与分享

在合同有效期内，任何一方对合同技术所作的改进应及时通知对方，在现有专利基础上做出实质性技术改进的，知识产权归改进方所有，另一方有优先被许可使用该技术的权利；对改进的技术在申请专利前，另一方对改进的技术承担保密义务，未经许可不得向他人披露、转让（许可）该改进的技术。由甲乙双方共同做出的改进，知识产权归双方共有。

评析：本条款对后续改进技术成果的约定符合“谁创造归谁所有”的原则，改进的一方有义务及时通知另一方，如以技术秘密形式通知对方的，另一方须承担保密义务。如果一方对通知对方的技术信息没有采取保密措施，则对方无须承担保密义务。

第九条违约责任

1.本合同所涉及的专利乙方承诺具有许可独占实施的权利。

2.在本合同有效期内，专利维护费由甲方承担。甲方因未及时缴纳专利维护费导致专利失效的，甲方承担全部责任，并赔偿乙方和丙方的所有损失。

3.本合同有效期内，甲方未按时支付专利使用费用并在收到乙方书面催缴函后10天内仍未支付专利实施使用费的，根据实际情况，乙方有权单方解除合同或单方变更许可使用方式与范围，乙方提出单方解除合同后，甲方不得继续使用本合同项下的专利技术，甲方已付专利使用费不予退回，因此产生的损失全部由甲方负责。

评析：本合同专利权属于乙方，但约定由甲方缴纳专利维护费，即年费。甲方没有及时缴纳专利年费导致专利失效的，须承担全部责任。这一项内容不应在违约条款中约定。所谓违约，是有约定在先，没有履约才算违约。如果在合同条款中没有作出约定，就谈不上违约，也就谈不上承担违约责任。

根据《民法典》第八百七十三条规定，甲方作为被许可人未按照约定支付使用费的，应当补交使用费并按照约定支付违约金；不补交使用费或者支付违约金的，应当停止实施本合同约定的专利，交还已经交付的技术资料，并承担违约责任。本条款第3项没有约定违约金，也没有约定交还技术资料，违约责任不太明确。即本条款第3项约定的违约责任与《民法典》的规定不完全一致。

第十条专利宣告无效及侵权的处理

在合同有效期内，由于合同任何一方的原因致使专利权终止或被宣告无效，或有意给另一方造成损失，或明显违反公平原则，违约方应赔偿损失，合同终止。乙方和丙方无主观故意造成的专利被宣告无效，乙方和丙方不承担法律责任。

合同有效期内，任何一方发现合同外其他方侵犯本合同专利权的，应及时通知本合同其他方。如有合同外其他方指控甲方实施的技术侵权，乙、丙方应积极协助甲方处理相关事宜。

评析：本条款第一项区分专利权人是否存在主观故意两种情况，专利权人无主观故意，则根据《中华人民共和国专利法》第四十七条第二款、第三款规定不承担法律责任。第二项约定是任何一方当事人均有及时通知义务，以便及时制止侵权行为。

第十一条不可抗力（略）

第十二条争议的解决办法（略）

第十三条合同的生效、变更与终止

本合同一式玖份，三方各执叁份，具有同等法律效力。

在本合同有效期内，任何一方不得擅自变更或解除本合同。需变更本合同条款时，应经三方协商同意，达成书面协议。有第九条中违约行为的按约定执行。

本合同于三方代表签字、单位盖章后即行生效，本合同的有效期至2035年6月6日止。

评析：本合同是专利权实施许可合同，三方代表盖章即生效，有效期至发明专利有效期届满之日。

第十四条特别约定

自合同签订之日起，若甲方二年内不能实施该专利成果产业化，乙方有权撤销或变更甲方独占许可使用权。

评析：一般情况下，甲方取得乙方的实施许可，目的是为了实施该10项专利，而且约定的专利实施许可费是一次总算分次支付方式，与该批专利的实施效果不挂钩。也不排除有的当事人出于垄断市场、限制竞争，通过与专利权人签订独占实施许可合同，不实施该技术，达到花小钱赚大钱的目的。本条约定是为了避免类似情况发生，这符合《中华人民共和国科学技术进步法》第三十三条规定。

案例解析

对本合同当事人之间的法律关系、转化方式和税收优惠政策分析如下：

1.法律关系分析。本合同涉及比较复杂的法律关系，如图1所示。A公司作为甲方是Y成果的被许可方，B大学作为乙方是Y成果的所有权人，C团队是Y成果的完成人代表。A公司与发明人团队签订技术入股合同，发明人团队成为A公司的投资人；B大学将专利权以独占实施许可方式许可给A公司使用，B大学根据《中华人民共和国促进科技成果转化法》（简称《促进科技成果转化法》）规定给予发明人团队现金奖励，发明人团队利用取得的现金奖励投资A公司。本合同将上述法律关系结合在一起：A公司作为本合同的甲方，向B大学分四次支付600万元专利权独占使用费；B大学作为本合同的乙方，获得Y成果许可收入的20%，并须交付技术资料、提供技术指导与培训等义务；丙方不是Y成果的权利人，却享有Y成果许可收入80%的权益，并将该收入投资A公司并获得A公司的股权。

2.转化方式分析。本合同是专利实施许可还是以专利使用权作价投资？《促进科技成果转化法》规定了6种科技成果转化方式，其中包括许可和作价投资。本合同是以专利实施许可方式签订的专利权实施许可合同，向B大学支付600万元专利使用费，属于科技成果许可方式，A公司向发明人团队支付股权，又似乎是以专利使用权作价投资。发明人团队不是本合同标的的专利权人，不能作为该10件专利权的投资主体，而且专利使用权不是知识产权，根据《中华人民共和国公司法》第二十七条规定，不可以知识产权使用权作价出资。本合同中，发明人团队从B大学获得现金奖励，再以该奖励投资A公司，两个行为是先后发生的，不是同时进行的。据此，尽管本合同发明人团队取得A公司的股权，也不能认为是作价投资方式，因发明人团队是以现金进行投资。

3.税收政策分析。本合同是以专利实施许可方式签订的，专利实施许可收入是3000万元，B大学可以根据《中华人民共和国企业所得税法》（简称《企业所得税法》）及其实施条例等规定，按照3000万元的专利许可收入减免企业所得税。B大学按照其科技成果转化有关规定给予发明人团队2400万元现金奖励，按照《财政部、税务总局、科技部关于科技人员取得职务科技成果转化现金奖励有关个人所得税政策的通知》（财税〔2018〕58号）规定可享受“减按50%计入科技人员当月‘工资、薪金所得’，依法缴纳个人所得税”政策。然而，按照本合同约定，B大学实际获得的专利实施许可收入是600万元，只能按照600万元的专利权许可收入减免企业所得税；发明人团队取得的2400万元股权收入，是以从B大学获得的2400万元现金奖励进行投资，而该现金奖励须按照《中华人民共和国个人所得税法》（简称《个人所得税法》）规定缴纳个人所得税，并以税后收入进行投资。发明人团队获得2400万元的股权收入，该缴税的现金也进行了投资，则该股权收入须缴纳个人所得税，不可享受股权奖励递延纳税优惠政策。该2400万元收入不是从B大学支付的，因不能提供财税〔2018〕58号文规定的材料，也不能根据《科技部、财政部、税务总局关于科技人员取得职务科技成果转化现金奖励信息公示办法的通知》（国科发政〔2018〕103号）规定公示现金奖励信息，难以享受财税〔2018〕58号文规定的个税优惠政策。

4.技术性收入核定。如果B大学以本合同申请技术合同认定登记，B大学收到600万元的专利许可使用费，而不是3000万元，丙方不是专利权人，其取得的2400万元股权，可否登记为技术性收入？

本合同看起来比较简单，但省却了2400万元的现金支付环节，也漏掉了中间程序和相关证明资料，进而影响了技术合同认定登记和税收优惠政策的落实。其好处是一定程度上减轻了A公司的现金支付压力，问题是增加了发明人团队的税收负担。

有关建议

无论当事人以什么方式支付技术转让费或许可使用费，要充分考虑合同的履行及能否享受税收政策，导致该享受的税收优惠政策不能享受而增加税负。本合同可以采取以下方式签订：

1.A公司与B大学签订专利实施许可合同。B大学取得3000万元许可收入后，再将其中80%即2400万元现金奖励给发明人团队（假定交易费用、税费等均为零），发明人团队取得2400万元的现金奖励后，在享受财税〔2018〕58号文规定的税收优惠政策后，以税后收入购买A公司的股权。A公司与发明人团队签订投资协议，约定发明人团队是以增资扩股方式投资A公司或者从A公司现有股东中转让股权方式成为股东，并约定股权出让价格，然后修改公司章程，并办理公司股东及股权变更登记手续。B大学以本合同向技术合同登记机构办理技术合同认定登记，核定的技术性收入应是3000万元。

2.B大学先将10件专利权的80%赋予发明人团队，并变更专利权人，变更为由B大学与发明人团队按照20∶80的比例共有。A公司与B大学、发明人团队签订专利实施许可合同。B大学将其20%的专利权许可A公司使用，分四次收取600万元许可使用费，发明人团队以其80%的专利权许可A公司使用，A公司将许可使用费折算为股权，以A公司的股权支付发明人团队，并办理股东及股权变更登记手续。根据《企业所得税法》及其实施条例规定，B大学取得的300万元专利许可收入，可以享受减免企业所得税优惠政策。虽然发明人团队不可享受财税〔2018〕58号文规定的个人所得税优惠政策，但根据《个人所得税法》第二条规定，发明人团队取得的股权以财产租赁所得缴纳个人所得税，税负没有增加。B大学和发明人团队共同以本合同向技术合同认定机构办理技术合同认定登记，核定的技术性收入应是3000万元。

无论采取哪一种方式，B大学可以享受税收优惠政策，发明人团队须缴纳个人所得税，实际税负相差不大。

3.从本合同条款看，签订专利权转让合同更有利于该10件发明专利的实施。独占实施许可与专利权转让的唯一区别是前者不变更专利权人。但A公司取得专利权，更有利于该10件专利的实施及其价值的实现。B大学保留10件专利的所有权和禁止分许可，其必要性并不充分。

本案例只是对本合同条款及其法律关系进行分析，从上述分析可发现，从有利于技术进步和促进科技成果转化的角度，本合同还有值得优化的空间。