跨境电商卖家们都知道,有一些产品描述里会用到的必写词,一旦这些词被注册为商标,可能就会遇到商标注册人的投诉和TRO索赔。深知元商标以下列美国商标为例。

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图一中的美国商标名称“HEATLESS HAIR",是“免加热卷发器”产品描述必写词,看起来也确实拿到美国商标注册证了,接下来注册人对所有写了这个必写词的卖家是否可以提出投诉,卖家是否就一定面临索赔呢?

美国商标注册的两种类型及区别

美国的商标注册主要分为两种类型:主要注册 (Principal Register) 和补充注册 (Supplemental Register)。这两种类型的商标注册在权利和限制上有所不同。

  1. 主要注册 (Principal Register):

  • 必须是独特性的商标,即可以是任意的、奇想的或暗示性的。

  • 对描述性的商标,必须通过至少五年的独家和持续使用,并且已经获得了显著性(即“第二意义”),才能注册在主要注册上。

  • 获得使用注册商标符号 ® 的权利。

  • 商标在全美享有法定的有效性和所有权的推定。

  • 商标被认为是在美国全境内独家使用的证据。

  • 在商标注册满五年后,可成为“无可争议”的,这意味着商标的有效性在非常有限的情况下才能受到挑战。

补充注册 (Supplemental Register):

  • 不提供注册商标的有效性、所有权和全国独家使用权的初步证据。

  • 对于在补充注册上注册的商标,所有者必须证明商标的所有权和有效性(独特性),并向法院证明已经在商业上足够使用该商标,从而在相关地理区域获得了可执行的普通法商标权。

  • 商标可以随时以任何理由受到挑战,且永远无法达到“无可争议”状态。

  • 同样获得使用注册商标符号 ® 的权利。

  • 可以作为在一些外国通过马德里协议寻求商标保护的基础。

  • 商标被列入美国专利商标局(USPTO)数据库,有助于公众了解您的商标并可能阻止他人采用类似的商标。

  • 可以作为在联邦法院提起商标侵权诉讼的基础。

美国商标的主要注册和补充注册之间的区别总结如下表

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简言之,主要注册提供更全面的保护和权益,而补充注册则适用于那些尚未获得独特性或“第二意义”的非独特性商标。如果可能,最好在主要注册上注册商标以获取更广泛的保护和权利。

回到开头提到的美国商标,我们可以清楚地看到该商标的注册类型为“补充注册”,如下图所示。

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这种类型的注册适用于那些不具备显著性的商标,补充注册的商标所有者没有获得对该商标的独占使用权。虽然商标所有者可以阻止他人恶意使用相似商标,但如果其他人的使用是“基于善意且不会引起消费者混淆”,那么补充注册的商标所有者无法阻止这种使用。

补充注册的美国商标如何成功注册

深知元商标根据美国商标局的官方信息,整理出该7002190号美国商标注册过程:

  • 申请人于2020年7月21日提交了商标申请,指定了商品或服务的类别为26,商标的类型为标准字体。

  • 商标局审查员于2020年10月14日发出了第一份审查意见,指出了以下问题:

    • 申请人需要提供商标的使用日期,以及一份合格的商标样本,证明商标已经在商业上使用。

    • 申请人需要提供一份声明,确认商标不是一个通用的词语,而是一个描述性的词语,因为它描述了商品或服务的特征。

    • 申请人需要同意将商标注册在补充注册册上,而不是主要注册册上,因为商标目前还不具有显著性,但有可能通过使用而获得显著性。

  • 申请人于2020年12月14日回复了第一份审查意见,提供了以下信息:

    • 申请人提供了商标的使用日期,即2020年7月21日,以及一份合格的商标样本,即一张显示商标印在卷发器包装上的照片。

    • 申请人提供了一份声明,确认商标是一个描述性的词语,而不是一个通用的词语,因为它描述了一种不需要加热的卷发器或卷发配件,这是一种与商品或服务相关的特征。

    • 申请人同意将商标注册在补充注册册上,而不是主要注册册上,以保护商标的权利,直到商标获得显著性。

  • 商标局审查员于2021年1月5日发出了第二份审查意见,指出了以下问题:

    • 申请人需要修改商标样本,使其更清晰地显示商标的位置和大小,以及商品或服务的名称。

    • 申请人需要修改商品或服务的描述,使其更具体和准确,例如指明卷发器的材料和形状等。

  • 申请人于2021年3月5日回复了第二份审查意见,提供了以下信息:

    • 申请人提供了一份修改后的商标样本,即一张更清晰地显示商标印在卷发器包装上的照片,以及商品或服务的名称为“HEATLESS HAIR”。

    • 申请人提供了一份修改后的商品或服务的描述,即“Hair accessories, namely claw clips; Hair accessories namely twisters; Hair curlers non-electric other than hand implements”。

  • 商标局审查员于2021年3月8日批准了商标的注册,并将其公告在官方公报上,供公众查看和反对。

  • 公告期内没有收到任何有效的反对,因此商标于2023年3月14日被核准注册,颁发了注册证书。

补充注册的美国商标权人可以发起TRO吗

补充注册的美国商标主张TRO需要满足以下条件:

1. 申请人必须证明自己有合法的商标权利,即商标已经在商业上使用,并且能够区分商品或服务的来源。
2. 申请人必须证明自己有可能在正式审判中获胜,即被告的行为构成了对商标的侵权或不正当竞争。
3. 申请人必须证明自己会因为被告的行为而遭受不可挽回的损害,即没有其他的补救措施可以弥补损失。
4. 申请人必须证明自己的利益大于被告的利益,即颁发TRO不会对被告造成不公平的负担。
5. 申请人必须证明颁发TRO符合公共利益,即不会损害社会的秩序和安全。

所以补充注册的美国商标权人可以发起TRO吗?一般来说很难。

来源:深知元商标(微信号:stanton)

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