原标题|从第19119659号三维标志商标案谈立体商标的显著性
作者|郑文超 陈亮 北京京益律师事务所
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2016年2月19日，宝洁公司提出注册申请第19119659号三维标志商标，指定使用在第3类“洗发剂”等商品上。后商标局以申请商标中的三维标志图形为商品普通包装的外观图形，用作商标缺乏显著性，不具备商标的识别作用，违反了《商标法》第十一条第一款第（三）项的规定为由驳回其注册申请。同年12月23日，宝洁公司不服商标局的上述驳回决定，依法向商标评审委员会提出复审。
申请商标：
宝洁公司认为：申请商标中瓶子的立体形状为宝洁公司已经长期、大量使用在“海飞丝”洗发液、护发素商品上的包装物的立体形状，已具有一定市场知名度。瓶子整体与行业常用的包装物存在一定区别。“海飞丝”商标已在“护发素、洗发剂、香波”商品上具有较高知名度，其产品的外包装作为不可分割的一部分，已能够与申请人建立一一对应关系，作为区分商品来源的标识加以识别，在“洗发液、护发素、洗发剂、干洗式洗发剂”商品上具备商标应有的显著特征。
本案涉及到立体商标是否具有显著特征的审查标准问题。这不经让人想到了2011年大众汽车股份公司因商标驳回复审行政纠纷一案，不服中华人民共和国北京市第一中级人民法院（2011）一中知行初字第278号行政判决，向北京市高级人民法院又提起了上诉。
一、 第922784号“三维标志图形”商标案
国际注册第922784号“三维标志图形”商标由大众公司于2007年6月14日向工商行政管理总局商标局申请领土保护延伸至中国。商标局于2008年5月5日作出文号为200712395的《国际注册驳回通知书》，以“申请商标使用在被驳回的商品和服务项目上缺乏显著性；批发和零售服务在中国不可被接受”为由，依据《中华人民共和国商标法》（简称《商标法》）第十一条第一款第（三）项、第十九条、第二十八条的规定，驳回了申请商标在第12类不属别类的机动陆地车辆及其零部件、陆地车辆的发动机、汽车轮子的轮胎、汽车轮子的轮缘、陆地车辆的成套汽车轮子及其零部件、儿童的机动车、机动单脚滑行车（儿童车）、儿童的机动汽车（儿童车）、儿童用的非机动车、非机动的单脚滑行车（儿童用车）商品；
第28类按比例缩小的模型车、尤其是按比例缩小的模型汽车和玩具汽车商品；
第35类有关机动车车辆及其零部件和配件的零售和批发业务、通过邮购业务进行的有关机动车辆及其零部件和配件的零售和批发业务、通过互联网进行的有关机动车车辆及其零部件和配件的零售和批发业务、通过电话购物进行的有关机动车辆及其零部件和配件的零售和批发业务、为他人的利益，将各种机动车辆及其零部件集中在一起（运输除外），使得顾客能够方便地见到并且去购买这些产品、为他人的利益，对销售和购买机动车辆及其零部件和配件的合同进行洽谈服务项目；
第37类车辆及其零部件以及马达及其零部件的改造、维修、保养、拆卸、清洁、维护以及装饰，包括车辆在大修期间的维修服务、不属别类的汽车的精修和调试服务项目上的领土延伸保护申请。
大众公司不服商标局的上述决定，向商标评审委员会申请复审，主要理由为：
一、申请商标为立体商标，其立体形状是大众公司商品及服务的个性化表示方式，对于行业内的消费者而言完全能够起到识别商品来源的作用，在指定商品及服务项目上具有显著性。大众公司同意删除批发和零售服务项目。
二、申请商标已在其他国家获得广泛的注册。请求准予申请商标在中国的领土延伸保护申请。
二、法院认定
北京市第一中级人民法院认为：申请商标为汽车造型的各面视图，指定使用在不属别类的机动陆地车辆及其零部件、陆地车辆的发动机、汽车轮子的轮胎、汽车轮子的轮缘、陆地车辆的成套汽车轮子及其零部件、儿童的机动车、机动单脚滑行车（儿童车）、儿童的机动汽车（儿童车）、儿童用的非机动车、非机动的单脚滑行车（儿童用车）商品、按比例缩小的模型车、尤其是按比例缩小的模型汽车和玩具汽车商品等复审商品和为他人的利益，将各种机动车辆及其零部件集中在一起（运输除外），使得顾客能够方便地见到并且去购买这些产品、为他人的利益，对销售和购买机动车辆及其零部件和配件的合同进行洽谈、车辆及其零部件以及马达及其零部件的改造、维修、保养、拆卸、清洁、维护以及装饰，包括车辆在大修期间的维修服务、不属别类的汽车的精修和调试等复审服务项目上不易起到区分商品来源的标识功能，缺乏商标应有的显著性。
第17095号决定认定其属于《商标法》第十一条第一款第（三）项所指之情形并无不当。大众公司认为申请商标具有商标显著性的诉讼观点缺乏根据，其所主张的其他商标的注册情况与本案对第17095号决定的合法性审查缺乏关联性。
综上，依照《中华人民共和国行政诉讼法》第五十四条第（一）项之规定，判决：维持第17095号决定。
事实上，《商标法》第十一条第一款第（三）项规定，缺乏显著特征的标志不得作为商标注册。商标注册所应当具备的显著特征，是指该申请注册的标志使用在具体的商品或服务上，能够让相关公众将其作为区分商品或服务来源的标志，而非指标志本身具有某种特点或独创性。
如果相关公众通常不会讲某一标志作为区分商品或服务来源的标志加以识别，则即使该标志本身具有一定的特点，也不能认定其具有商标注册所应具备的显著特征。
《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》第9条规定，如果某标志只是或者主要是描述、说明所使用商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量、产地等特点，应当认定其不具有显著特征；标志或者其构成要素暗示商品的特点，但不影响其识别商品来源功能的，不属于上述情况。故判断申请作为商标注册的标志是否缺乏显著特征，应当结合该标志所指定使用的商品或服务的具体内容加以综合判断。
本案中，申请商标标志为一汽车造型的三维标志，指定使用的商品和服务为：不属别类的机动陆地车辆及其零部件、陆地车辆的发动机、汽车轮子的轮胎、汽车轮子的轮缘、陆地车辆的成套汽车轮子及其零部件、儿童的机动车、机动单脚滑行车（儿童车）、儿童的机动汽车（儿童车）、儿童用的非机动车、非机动的单脚滑行车（儿童用车）商品、按比例缩小的模型车、尤其是按比例缩小的模型汽车和玩具汽车商品等商品和为他人的利益，将各种机动车辆及其零部件集中在一起（运输除外），使得顾客能够方便地见到并且去购买这些产品；
为他人的利益，对销售和购买机动车辆及其零部件和配件的合同进行洽谈；车辆及其零部件以及马达及其零部件的改造、维修、保养、拆卸、清洁、维护以及装饰，包括车辆在大修期间的维修服务；不属别类的汽车的精修和调试等服务。
虽然申请商标标志在长宽高比例、装饰设计等方面有一定特点，但就申请商标指定使用的上述复审商品和服务而言，作为申请商标标志的汽车造型这一整体，其与复审商品和服务在功能、用途等方面存在较为密切的联系，相关公众通常不会将其作为区分商品来源的商标加以识别，
因此，申请商标标志本身就上述复审商品和服务而言缺乏显著特征，不符合《商标法》第十一条第一款第（三）项的规定。商标评审委员会第17095号决定和原审判决的相关认定并无不当，北京市高级人民法院予以维持。
二、 欧美等发达国家对立体商标显著性的认定
世界上最早对立体商标进行保护的国家是法国，第一个受到保护的立体商标是法国吉百利公司1858年生产的一种带槽形巧克力。美国的立体商标保护与商业外观的概念联系紧密。美国法上的商业外观是指商品或者服务的包装、装演，包括商品包装、服务包装和产品的装潢设计等。在美国，立体商标的范围较广，包括立体产品形状、包装形状、设计、图案，甚至商标之标识本身。
总体而言，商业外观的内涵大于立体商标，它包括立体商标。根据美国法院判决书中的观点，“美国法院对商标显著性的五分法仅适用于文字商标显著性的判断，并不适用于商品或其包装容器形状的显著性判断”，而且在商品及其包装容器形状的显著性判断上应当从严把握，商品本身的形状或包装形状的独特或独创不能证明其固有的显著性。
《欧盟商标审查指南》规定，“立体商标包括与商品或服务本身不相关的形状、商品自身的形状以及商品的容器与包装形状物。”该指南进一步规定，对于立体商标固有显著性的认定应遵循如下原则：“立体商标不应被以与传统商标所不同的方式对待；没有特定类型的标识（包括立体商标）应被一律否定其固有显著性；消费者对于商品形状和包装形状的认知习惯与对传统商标的认知有所不同”。
日本在1996年修改的商标法中对立体商标的注册合法性予以承认。2008年修改的《商标法》三条（商标注册的条件）第一款规定：对于与自己业务相关的商品或服务上使用的商标，除下列商标外，可取得商标注册：……3．仅以通常使用的方法表示……该商品的形状（包括包装的形状）……的标志。
这表明，日本对于固有显著性的判定有着明确的规定。第三条第二款规定：属于前款第三项至第五项规定的商标（包括商品的形状、三维标志），如果消费者能够通过使用分辨出该商标是与特定主体的商品或服务相关联时，不受上述规定的限制，可取得商标注册。该条款是针对商标获得显著性的规定。
依此规定，如果一个三维标志在实际被使用时本身附着有其他二维的标志（例如，可口可乐瓶子上附有“可口可乐”字样），那么，这种使用证据不能证明该三维标志具有获得显著性。
在韩国最高法院审理的一起商标案件中，判决书明确指出了立体商标显著性的审查标准，认为立体商标显著性的审查与其他类别的商标没有什么不同，商标中包括的各种要素（比如形状、符号、字母和图形等）都应予以审查，而不是仅仅审查立体形状本身。
韩国最高院认为，经过全面审查，该商标的立体形状部分没有显著性，但是上面的英文文字“BIOLOXdelta”具有显著性，如果立体商标因为整体具有显著性而获得注册，而立体形状部分没有显著性，那么，商标权利不能延伸至该形状。因此，即使立体商标获准注册，如果形状部分没有显著性，他人也可以使用该形状。
四、我国立体商标显著性的认定
中国对立体商标的保护始于2001年修改商标法以后。2013年修改的《中华人民共和国商标法》（以下简称《商标法》）八条进一步规定：“任何能够将自然人、法人或者其他组织的商品与他人的商品区别开的标志，包括文字、图形、字母、数字、三维标志、颜色组合和声音等，以及上述要素的组合，均可以作为商标申请注册。”
《商标法》十一条和第十二条还规定，三维标志仅有本商品的通用图形、三维形状、仅直接表示商品的主要原料、功能、用途等特点、仅由商品自身的性质产生的形状、为获得技术效果而需要的商品形状或者使商品具有实质性价值的形状，不得作为商标注册。可见，我国法律对立体商标有特别的限制，强调必须具有长时间使用形成的显著性才能注册。
具体来说，在我国，关于立体注册商标的保护有一般性原则和特殊性原则。一般性原则又包括合法性和显著性两个原则。
特殊性原则是指立体商标除了必须遵守一般商标注册原则外，还有一些特殊的要求，这些特殊要求主要是指商品自身性质产生的形状和商品功能所决定的外形不能注册。对于立体商标显著性的判定是否具有区别于普通商标的特殊性，钟鸣法官认为，对商品本身形状或其包装形状的显著性判断采取与普通商标同样的审查标准有失偏颇，“且这种错误可能来源于对商标标志显著性谱系的错误理解和运用。
在北京市第一中级人民法院审理的雀巢方形瓶案中，判决书中的意见是，三维标志作为立体商标整体上不具有固有显著性，或者固有显著性较弱。理由是，相关公众通常不容易将商品包装和商品本身形状认知为识别商品来源的标志。
立体商标的侵权问题涉及到立体商标的相同、近似的审查认定。国家工商总局颁布的《商标审查标准》明确规定了立体商标相同、近似的审查标准。该标准指出，立体商标相同、近似的审查包括立体商标之间和立体商标与平面商标相同、近似的审查。其中，与该案相关的部分应为立体商标之间相同、近似的审查，即：
（1）两商标均由单一的三维标志构成，两商标的三维标志的结构、形状和整体视觉效果相同或近似，易使相关公众对商品或者服务的来源产生误认的，判定为相同或者近似商标。
（2）两商标均由具有显著特征的三维标志和其他具有显著特征的标志组合而成，两商标的三维标志或者其他标志相同或近似，易使相关公众对商品或者服务的来源产生误认的，判定为相同或者近似商标。
（3）两商标均由具有显著特征的其他标志和不具有显著特征的三维标志组合而成，两商标的其他标志相同或近似，易使相关公众对商品或者服务的来源产生误认的，判定为相同或者近似商标。但其他标志区别明显，不会使相关公众对商品或者服务的来源产生误认的除外。
由此可以看出：
（1）取得立体商标注册证并不意味着相关三维标志一定具有显著特征。有可能单个三维标志虽然不具有显著特征，但其他标志具有显著特征，二者组合在一起，商标局认定其组合具有显著特征，后予以颁发立体商标注册证。这意味着商标局认为，能被核准为立体商标并不意味着相关三维标志一定就具有显著特征，虽然三维标志不具有显著特征，但其他标志具有显著特征，也可以注册为立体商标。
（2）如果两商标中不具有显著特征的三维标志相同或近似，但具有显著特征的其他标志区别明显，不会使相关公众对商品或者服务的来源产生误认，就不能判定为相同或者近似商标。
综合《商标审查标准》的上述规定，与一般商标侵权关于近似判断规则相比，立体商标的近似判断应当包括具有显著性的三维标志的近似判断和三维标志不显著但具有显著性的其他标志的近似判断。如果两商标中具有显著特征的三维标志相同或近似，或者具有显著特征的三维标志和其他标志相同或近似，易使相关公众对商品或者服务的来源产生误认的，可以认定为相同或者近似商标。如果两商标中不具有显著特征的三维标志相同或近似，但是具有显著特征的其他标志区别明显，不会使相关公众对商品或者服务的来源产生误认的，就不能认定为相同或者近似商标。
总之，在进行立体商标的近似性判断时，应当进行整体比较，除了比对具有显著性的三维标志本身外，还需要比对具有显著特征的其他标志。虽然立体商标作为能够区别商品来源的可视性三维标志，其最能吸引相关公众注意力的部分应为该商标整体的立体形状，但在判断商标近似时，不能简单的就各个部分分开比对，而应以立体商标中的立体形状及其他标志进行整体比对。
五、建议
立体商标侵权的认定中，最关键的两点即为三维标志显著性的判断及立体商标近似性的判断，故提出一些建议：
第一，裁判者在具体判定三维标志是否具有固有显著性时，应该综合考量如下因素：三维标志本身造型的独创性或臆造性、相关消费市场的认可度及反映情况、商品的特性等；在获得显著性判定的科学认定方法上，应重点关注证据采纳方面，即突出消费者调查报告证据的引导采用、明确附着于三维标志之上的其他要素的使用证据可用于证明该三维标志获得显著性等。
第二，立体商标近似性的判断，应以立体商标中的立体形状以及其他标志进行整体比对，而不能简单的就各个部分割裂开比对。具体而言，立体商标的近似性判断应当首先分别针对立体形状显著和立体形状不显著但其他标志显著两种情形进行比对判断，随后再进行整体判断。即当两商标中的显著部分为立体形状时，则应主要以立体形状间、以及立体形状和其他标志间是否相同或近似进行比对。
当两商标中的立体形状不具有显著特征，而是立体形状与其他标志相结合才具有显著特征时，则应主要以该具有显著特征的组合体间是否相同或近似进行比对；最后再综合上述情况进行整体判断。
总之，立体商标比对，除了比对具有显著性的立体形状本身外，还需要比对具有显著特征的其他标志或组合体，即应该综合运用立体商标近似性判断的整体比对原则。
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