现有技术抗辩和抵触申请抗辩均可以在专利无效行政程序之外为被控侵权人提供一条便捷的不侵权抗辩通道，但在具体应用中需要关注两者间的差别。

作者 | 潘炜 博睿 律师事务所

编辑 | 季文梨

现有技术抗辩，是指在专利侵权纠纷中，被控侵权人可以以其所实施的技术属于现有技术作为不侵权的抗辩理由。现有技术抗辩并不是将被诉侵权技术方案与涉案专利技术方案进行直接对比，而是将被诉侵权技术方案中，落入专利权保护范围的全部技术特征，与现有技术方案的相应技术特征进行对比。

现有技术抗辩是在2008年的专利法新引入的条款，在此之前，如果实施的是现有技术，被控侵权人只能通过专利行政无效程序来维护自己的合法权益。请求宣告专利无效虽然是一种彻底的解决方案，而且能成功进行现有技术抗辩的，应也能成功无效专利，但无效行政程序及后续的二审诉讼程序可能会耗费较长时间，并且无效行政程序的启动还不一定能中止侵权纠纷案件的审理，因此，有必要为被控侵权人提供一条“捷径”，在侵权纠纷案件中给予相应的抗辩权。

不过，现有技术抗辩的认定规则与请求无效宣告行政程序相比，还是有不少的限制，比如创造性的判定规则不应被纳入到现有技术抗辩范围内。

由于新颖性主要判定标准为不属于现有技术，因此现有技术抗辩的判断规则应与新颖性类似。

在国知局的专利审查指南第二部分第三章新颖性第3节新颖性的审查中，规定了专利申请与对比文件相比较，如果实质上相同，则不具有新颖性。

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（一）》第十四条规定，现有技术抗辩能够成立的条件是被诉落入专利权保护范围的全部技术特征与一项现有技术方案中的相应技术特征“相同或者无实质性差异”。

可以看出，司法观点关于现有技术抗辩的认定规则与国知局关于新颖性的审查标准是一致的，均为无实质性差异。

如何判定“无实质性差异”？审查指南规定了实质上相同包括惯用手段的替换，北京高院则在《专利侵权判定指南》（2017）第137条规定了现有技术抗辩包括了技术特征的等同。

等同特征，根据《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第十七条，是指与所记载的技术特征以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，并且本领域普通技术人员在被诉侵权行为发生时无需经过创造性劳动就能够联想到的特征。

最高法院也通过判例认可了技术特征等同可认定现有技术抗辩成立，具体可见天津比德文科技有限公司、上海欧文斯工业设计有限公司侵害实用新型专利权纠纷案二审（(2020)最高法知民终1701号）判决书。

查看知产宝(2020)最高法知民终1701号判决书

进一步地，北京高院在《专利侵权判定指南》中还规定了现有技术抗辩的一种方式是被诉侵权技术方案是一项现有技术与所属领域公知常识的简单组合，这可能在一定程度上突破了国知局关于新颖性的规定。

司法解释对此没有明确规定，但最高法院在2011年中誉电子(上海)有限公司与上海九鹰电子科技有限公司侵犯实用新型专利权纠纷案判决书中，隐含认可了一审法院将现有技术与公知常识进行简单组合以认定现有技术抗辩成立的裁判准则，虽然该准则在该案并不适用。之后在一些判例中可以看到最高法院的观点表达得更为明确。

例如在武义康帝智能科技有限公司、俞汝高侵害发明专利权纠纷（(2021)最高法知民终2278号）二审判决书中提到：“根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十四条关于现有技术抗辩的规定，采用现有技术进行抗辩时，现有技术应该是一项涉案专利申请日前已有的、单独的技术方案，或者所属技术领域的普通技术人员认为被诉侵权技术方案是一项现有技术与所属领域公知常识的简单组合。”

除了现有技术，对于那些在涉案专利申请日前已申请，但尚未公开或公告的抵触申请，被控侵权人是否也能引用抵触申请作为类似现有技术的不侵权抗辩？

尹新天先生在2011年出版的《中国专利法详解》一书中认为能够用于进行不侵权抗辩的技术不宜包括抵触申请，理由是规定现有技术抗辩的原因是在于现有技术是申请日前已经为公众所知的技术，属于公有领域，公众有权利自由实施。

可能出于进一步方便被控侵权人在侵权纠纷司法程序中的抗辩考虑，司法观点还是把抵触申请囊括进去。北京高院在《专利侵权判定指南》第142条规定，被诉侵权人主张被诉侵权技术或被诉侵权设计与抵触申请相同的，可以参照指南第137条的规定予以处理。

最高法院也在公报案例浙江乐雪儿家居用品有限公司与陈顺弟、何建华、温士丹侵害发明专利权纠纷案（（2013）民提字第225号）中提到：“由于抵触申请能够破坏对比专利技术方案的新颖性，故在被诉侵权人以实施抵触申请中的技术方案主张其不构成专利侵权时，应该被允许，并可以参照现有技术抗辩的审查判断标准予以评判。”

查看知产宝（2013）民提字第225号判决书

此外，在经典案例慈溪市博生塑料制品有限公司、陈剑侵害实用新型专利权纠纷案（（2015）民申字第188号）也提到：“被诉侵权人以其实施的技术属于抵触申请为由，主张未侵犯涉案专利权的，人民法院可以参照适用专利法第六十二条、侵犯专利司法解释第十四条等有关现有技术抗辩的规定，对抵触申请抗辩进行认定。”

查看知产宝（2015）民申字第188号裁定书

不过，抵触申请抗辩还是与现有技术抗辩有所不同，不能完全参照适用，比如抵触申请不能与公知常识进行组合，毕竟再进行组合的话就明显突破了新颖性的规定。

最高法院即在前述慈溪博生与陈剑侵害实用新型专利权纠纷案判决书中提到：“抵触申请仅仅可以被用来单独评价涉案专利权的新颖性，既不可以与现有技术或者公知常识结合，更不可以用于评价涉案专利权的创造性……被诉侵权人主张将抵触申请与现有技术或者公知常识结合后进行抗辩的，抵触申请抗辩均不能成立。”

因此，现有技术抗辩和抵触申请抗辩均可以在专利无效行政程序之外为被控侵权人提供一条便捷的不侵权抗辩通道，但在具体应用中还是需要关注两者的一些差别。

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