【说明】

日读一判，系法律商业双驱动的万程通商团队的每日固定学习会。 本文分享的案例，系我们于2022年12月5日集体学习的案例。

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【裁判要旨】

对恶意注册的已注册商标，驰名商标所有人请求宣告该注册商标无效的，不受五年的时间限制。就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的，不予注册并禁止使用。

以上为本案法律关系图

【相关法条】

《商标法》T13:第十三条为相关公众所熟知的商标，持有人认为其权利受到侵害时，可以依照本法规定请求驰名商标保护。

就相同或者类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人未在中国注册的驰名商标，容易导致混淆的，不予注册并禁止使用。

就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的，不予注册并禁止使用。

《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》T2:人民法院对商标授权确权行政行为进行审查的范围，一般应根据原告的诉讼请求及理由确定。原告在诉讼中未提出主张，但商标评审委员会相关认定存在明显不当的，人民法院在各方当事人陈述意见后，可以对相关事由进行审查并做出裁判。

《商标法》T45:对恶意注册的已注册商标，驰名商标所有人请求宣告该注册商标无效的，不受五年的时间限制。

【诉讼主体】

上诉人（原审原告）：甲公司。

法定代表人：王某，执行董事。

被上诉人（原审被告）：国家知识产权局。

法定代表人：申某，局长。

原审第三人：乙公司。

法定代表人：陈某，董事长。

【基本案情】

上诉人甲公司因与被上诉人国家知识产权局、原审第三人乙公司商标权无效宣告请求行政纠纷一案，不服北京知识产权法院（简称原审法院）【】号行政判决，向本院提起上诉。本院于2022年8月29日受理本案后，依法组成合议庭进行了审理。本案现已审理终结。

【一审认定】

原审法院查明：

一、诉争商标

1.注册人：甲公司。

2.注册号：【】。

3.申请日期：2012年5月7日。

4.核准注册日期：2013年9月14日。

5.专用权期限至2023年9月13日。

6.标志：A诉争商标。

7.核定使用服务（第44类，4405）：眼镜行。

二、引证商标二

1.注册人：丙公司。

2.注册号：3110047。

3.核准注册日期：2003年7月14日。

4.经续展，专用权期限至2023年7月13日。

5.标志：

6.核定使用服务（第44类，4405；4401）：眼镜行、医疗诊所、保健、护理（医务）、医疗辅助、医药咨询。

三、其他事实

2019年2月25日，乙公司提起无效宣告请求申请。其主要理由为：一、诉争商标与引证商标构成使用在相同服务上的近似商标。二、甲公司在与引证驰名商标相同的眼镜行服务上，恶意模仿申请注册近似的诉争商标，严重违反了商标法第十三条第三款之规定，依法应予无效。

乙公司向国家知识产权局提交了荣誉证书、媒体报道、“C引证商标”系列商标注册清单、相似商标被不予注册的商标异议裁定书、乙公司被商标权人许可使用引证商标二的商标许可使用相关材料、甲公司及其关联公司的企业信息及名下的注册商标列表、第【】号“A诉争商标及图”商标于2013年被裁定予以撤销的商标争议裁定书、认定“A诉争商标”标志的使用侵害“C引证商标”商标专用权的在先生效判决、认定“C诉争商标”商标为第44类眼镜行服务上的驰名商标的批复、中国眼镜协会出具的证明等作为证据。

甲公司向国家知识产权局作出答辩，同时提交了荣誉证书、商标授权使用合同、宣传册页、销售合同及发票、推广协议和作品登记证书等作为证据。

2020年3月26日，国家知识产权局作出商评字【】号关于第【】号“A诉争商标”商标（即诉争商标）无效宣告请求裁定（简称被诉裁定）。被诉裁定认定：乙公司系引证商标二的被许可使用人，具有依据该引证商标提出无效宣告的主体资格。诉争商标核定使用的眼镜行服务与引证商标二核定使用的眼镜行服务在服务对象、服务场所、销售渠道等方面相近，属于同一种或类似服务。诉争商标“A诉争商标”与引证商标二文字“B引证商标”文字构成、呼叫及整体视觉印象相近，且诉争商标整体未形成明显区别于上述引证商标的外观特征和其他含义，二者已构成近似标志。加之，乙公司提交的证据可以证明“B引证商标及图”商标在眼镜行服务上具有一定知名度。在此情形下，诉争商标若与引证商标二在上述同一种或类似服务上共存于市场，易使相关公众误以为诉争商标所标示的服务源自C引证商标，或与C引证商标之间存在某种特定联系，从而导致消费者对服务的来源产生混淆或误认。故诉争商标与引证商标二已构成2014年起施行的《中华人民共和国商标法》（简称2014年商标法）第三十条所指的使用在同一种或类似服务上的近似商标。据此，裁定对诉争商标予以无效宣告。

甲公司不服被诉裁定，在法定期限内向原审法院提起行政诉讼。

原审诉讼阶段，甲公司提交了部分诉争商标在销售门店、商品包装、会议培训、宣传册页和赠品上的使用情形证据。乙公司提交了《知识产权报》关于“A诉争商标”和“C引证商标”商标纠纷的新闻报道等证据。

原审法院另查，第【】号“A诉争商标及图”商标（简称第【】号商标）于2003年5月26日申请注册在第44类“眼镜行”服务上，于2009年6月17日经异议程序后被予以核准注册，注册人为丁公司。原国家工商行政管理总局商标评审委员会于2013年10月9日作出商评字[2013]第89495号关于第【】号“A诉争商标及图”商标争议裁定书，以该商标与包括本案引证商标二在内的“C引证商标”系列商标构成使用在同一种或类似服务/商品上的近似商标为由，对该商标予以撤销。该商标现为无效商标。

原审法院认为：鉴于本案诉争商标的核准注册时间处于2001年起施行的《中华人民共和国商标法》（简称2001年商标法）施行期间，被诉裁定的作出时间处于现行《中华人民共和国商标法》（简称2019年商标法）施行期间，根据法不溯及既往的原则，本案实体问题的审理应适用2001年商标法，程序问题的审理应适用2019年商标法。

本案诉争商标的核准注册日为2013年9月14日，而乙公司提出无效宣告请求的时间为2019年2月25日，距诉争商标核准注册之日已超过五年。在无效宣告请求审查行政程序中，乙公司所提关于诉争商标与引证商标构成使用在相同服务上的近似商标的无效请求所指向的法律依据应为2001年商标法第二十八条，故该项无效请求已超出了五年的时间限制，对该请求不应进行实体审理。但与此同时，乙公司还主张甲公司恶意摹仿其已注册的“B引证商标及图”驰名商标（即引证商标二），在与之相同的眼镜行服务上申请注册近似的诉争商标，违反商标法第十三条第三款（对应2001年商标法第十三条第二款）的规定。该事实和理由属于《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第十四条规定的“当事人主张诉争商标构成对其已注册的驰名商标的复制、摹仿或者翻译而不应予以注册或者应予无效”的情形，在此情形下，如果诉争商标注册已满五年，应当适用商标法第十三条第三款（对应2001年商标法第十三条第二款）进行审理。乙公司提交的在案证据可以证明，在诉争商标申请注册日即2012年5月7日之前，中国大陆26个省、市和自治区已开设超千家提供验光配镜、眼镜销售等眼镜行服务的“C引证商标”连锁店，并在制式统一的门店招牌、柜台、镜盒镜布、保修卡等使用场合广泛大量地使用了引证商标二。同时，引证商标二的商标权人和被许可使用人对该商标进行了较为广泛的宣传推广，《南方都市报》《北京青年报》等报刊杂志亦对C引证商标品牌进行了较为大量的宣传报道，C引证商标企业和品牌获得了“最佳零售企业奖”“年度最具影响力品牌”等诸多荣誉，引证商标二还于2011年被原国家工商行政管理总局商标局认定为眼镜行服务上的驰名商标，并多次在各类案件中作为驰名商标受到保护。综合上述情形，引证商标二在诉争商标申请日之前，已经为相关公众广为知晓，在眼镜行服务上构成驰名商标。甲公司作为同行业经营者，在应当知晓引证商标二的情况下，不仅申请注册了本案诉争商标，其与其关联企业名下还注册有多件摹仿该驰名商标的商标，其中即包括因与乙公司“C引证商标”系列商标构成相同或类似商品/服务上的近似商标而已被撤销注册的第【】号“A诉争商标及图”商标；此外，甲公司关联企业和加盟店铺在商业经营活动中突出使用“C引证商标”标志，引发多起商标侵权诉讼并曾被生效判决认定侵权，其攀附他人商誉、意图造成混淆的主观恶意较为明显。综合其行为，可以认定甲公司申请注册诉争商标属于恶意注册。综上，乙公司所提关于诉争商标申请注册违反2001年商标法第十三条第二款的无效宣告请求具有法律依据，不受五年期限的时间限制，依法应当对此进行实体审理。

如前所述，引证商标二在诉争商标申请日之前已构成驰名商标。而诉争商标的标志“A诉争商标”完整包含了引证商标二的文字部分“B引证商标”所对应的简体中文“C引证商标”，诉争商标已构成对该驰名商标的复制、摹仿。诉争商标注册使用在与引证商标二核定使用服务完全相同的眼镜行服务上，极易误导相关公众，致使该驰名商标注册人的利益受到损害。因此，诉争商标的申请注册违反了2001年商标法第十三条第二款的规定，应当予以无效宣告。需要指出的是，被诉裁定在审理实体问题时适用2014年商标法，属于新旧法适用选择有误；适用2014年商标法第三十条（对应2001年商标法第二十八条）对诉争商标予以无效宣告，属于法律适用不当，对此均予以纠正。鉴于本案中双方当事人已就诉争商标申请注册是否违反2001年商标法第十三条第二款规定的无效请求充分发表了意见，被诉裁定也对诉争商标标志与乙公司主张驰名的引证商标二的标志比对情况进行了评述，且作出了对诉争商标予以无效宣告的正确结论，故不再判决撤销被诉裁定。甲公司的各项诉讼主张，均缺乏事实与法律依据，不予支持。

【一审判决】

据此，原审法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条之规定，判决驳回甲公司的诉讼请求。

【上诉人甲公司诉讼请求】

请求撤销原审判决及被诉裁定，责令国家知识产权局重新作出裁定。其主要上诉理由是：一、在乙公司提起无效宣告申请时，诉争商标核准注册时间已经超过5年，被诉裁定依据2013年《商标法》第三十条指定宣告诉争商标无效适用法律错误。二、诉争商标的注册和使用是否属于复制、模仿或者翻译他人驰名商标情形，是否违反2001《商标法》第十三条第二款之规定并非本案审理范围，原审判决明显超出审查范围。三、原审法院依据《商标法》第三十条进行审理，并依据《商标法》第十三条第三款作出维持判决程序严重违法。四、诉争商标的注册和使用并不属于复制、模仿或者翻译他人驰名商标情形，未违反2001《商标法》第十三条第二款之规定，原审判决认定事实和适用法律错误。1.乙公司提供的在案证据并不足以证明引证商标二在先已经达到驰名商标的程度。2.诉争商标与引证商标二在构成要素、呼叫和显著识别部分明显不同，相关公众在施以一般注意力情形下能够进行有效识别，并未构成对引证商标二的复制模仿或翻译。3.诉争商标与引证商标二核定使用服务项目相同，并不符合2001年《商标法》第十三条第二款的适用要件。五、“C引证商标”一词为台湾别称，属于公共资源，不应被某些企业所独占。并且，“C引证商标”指定使用在第44类相关服务上显著性较弱，依据在先生效判决确认的规则，非显著部分相同或近似的情况下不能得出商标近似的结论。因此，诉争商标并未构成对引证商标二的复制、模仿或者翻译。六、诉争商标是经行政机关严格审查获准注册的商标，基于行政信赖原则，甲公司已对诉争商标进行了实际的使用与宣传。诉争商标已具备识别服务来源的功能，与引证商标二共存并不会造成消费者混淆误认，应被予以维持注册。

【被上诉人及原审第三人称】

国家知识产权局、乙公司服从原审判决。

【二审认定】

本院经审理查明，原审法院查明的事实清楚，且有诉争商标、引证商标、当事人提交的证据材料、被诉裁定及当事人陈述等在案佐证，本院对此予以确认。

本院另查，被诉裁定有关2013年《商标法》第十三条的表述为：“鉴于在判定争议商标与引证商标二是否构成类似服务上的商标时，我局已充分考虑C引证商标商标的知名度因素，并依据2013年《商标法》第三十条的规定对C引证商标的在先商标权利予以保护，无需再给予其驰名商标的特殊保护，故本案不再适用2013年《商标法》第十三条的规定进行审理，我局对申请人有关主张不再予以评述。”

二审诉讼中，甲公司向本院提交了判决书、裁定书作为证据以支持其诉讼主张。

一、关于原审判决在本案中对诉争商标是否属于2001年《商标法》第十三条第二款规定情形予以评述是否程序违法的问题

本案中，虽然乙公司未对被诉裁定提起诉讼，但根据《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第二条的规定，“人民法院对商标授权确权行政行为进行审查的范围，一般应根据原告的诉讼请求及理由确定。原告在诉讼中未提出主张，但商标评审委员会相关认定存在明显不当的，人民法院在各方当事人陈述意见后，可以对相关事由进行审查并做出裁判。”

根据本院查明的事实可知，首先，乙公司在无效宣告请求书中已经明确“甲公司在与引证驰名商标相同的眼镜行服务上，恶意模仿申请注册近似的诉争商标，严重违反了商标法第十三条第三款之规定”，其“商标法第十三条第三款”对应为2001年《商标法》第十三条第二款；且被诉裁定系遵循驰名商标的按需认定原则，在依据2013年《商标法》第三十条的规定对晶华C引证商标的在先商标权利予以保护的前提下，未再适用2013年《商标法》第十三条的规定。即被诉裁定中已经涉及诉争商标的注册是否属于2001年《商标法》第十三条第二款规定情形的事由。

其次，根据2019年商标法第四十五条的规定，对恶意注册的已注册商标，驰名商标所有人请求宣告该注册商标无效的，不受五年的时间限制。如原审法院认定，乙公司提交的在案证据可以证明，在诉争商标申请注册日即2012年5月7日之前，中国大陆26个省、市和自治区已开设超千家提供验光配镜、眼镜销售等眼镜行服务的“C引证商标”连锁店，并在制式统一的门店招牌、柜台、镜盒镜布、保修卡等使用场合广泛大量地使用了引证商标二。同时，引证商标二的商标权人和被许可使用人对该商标进行了较为广泛的宣传推广，《南方都市报》《北京青年报》等报刊杂志亦对C引证商标品牌进行了较为大量的宣传报道，C引证商标企业和品牌获得了“最佳零售企业奖”“年度最具影响力品牌”等诸多荣誉，引证商标二还于2011年被原国家工商行政管理总局商标局认定为眼镜行服务上的驰名商标，并多次在各类案件中作为驰名商标受到保护。综合上述情形，引证商标二在诉争商标申请日之前，已经为相关公众广泛知晓，在眼镜行服务上构成驰名商标。甲公司作为同行业经营者，在应当知晓引证商标二的情况下，不仅申请注册了本案诉争商标，其与其关联企业名下还注册有多件摹仿该驰名商标的商标，其中即包括因与乙公司“C引证商标”系列商标构成相同或类似商品/服务上的近似商标而已被撤销注册的第【】号“A诉争商标及图”商标；此外，甲公司关联企业和加盟店铺在商业经营活动中突出使用“C引证商标”标志，引发多起商标侵权诉讼并曾被生效判决认定侵权，其攀附他人商誉、意图造成混淆的主观恶意较为明显。据此，乙公司所提诉争商标申请注册属于2001年商标法第十三条第二款情形的无效宣告请求的事由，已满足2019年商标法第四十五条的形式要件。

在此基础上，原审法院在充分听取各方当事人陈述意见后，对诉争商标申请注册是否属于2001年商标法第十三条第二款的情形进行审查并做出裁判，并无不当。甲公司的相关主张缺乏事实及法律依据，本院不予支持。

二、关于诉争商标是否属于2001年《商标法》第十三条第二款规定的情形

2001年商标法第十三条第二款规定，就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的，不予注册并禁止使用。

本案中，如原审法院认定，引证商标二在诉争商标申请日之前已构成驰名商标。而诉争商标的标志“A诉争商标”完整包含了引证商标二的文字部分“B引证商标”所对应的简体中文“C引证商标”，诉争商标已构成对该驰名商标的复制、摹仿。诉争商标注册使用在与引证商标二核定使用服务完全相同的眼镜行服务上，极易误导相关公众，致使该驰名商标注册人的利益受到损害。据此，原审法院认定诉争商标的申请注册属于2001年商标法第十三条第二款规定的情形，并无不当。诉争商标应当予以无效宣告。甲公司的相关主张缺乏事实及法律依据，本院不予支持。

关于甲公司主张“在乙公司提起无效宣告申请时，诉争商标核准注册时间已经超过5年，被诉裁定依据2013年《商标法》第三十条指定宣告诉争商标无效适用法律错误”的问题，原审判决已明确指出“在无效宣告请求审查行政程序中，乙公司所提关于诉争商标与引证商标构成使用在相同服务上的近似商标的无效请求所指向的法律依据应为2001年商标法第二十八条，故该项无效请求已超出了五年的时间限制，对该请求不应进行实体审理”，即原审判决已经对被诉裁定相关法律适用错误的问题予以纠正。但如前所述，被诉裁定对诉争商标予以无效宣告的结论，并无不当。故不宜基于该理由而判决撤销被诉裁定。

【二审判决】

综上，原审判决认定事实清楚，适用法律正确，审理程序合法，依法应予维持。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第八十九条第一款第一项之规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

本判决为终审判决。