针对过期外观设计专利对应的同款立体商标的保护，笔者认为不应排除对其进行商标专用权保护，但一项经过外观专利保护的设计指向的立体商标，其权利边界应被严格限制。
作者 | 李力 朱嘉华 北京市竞天公诚（深圳）律师事务所
编辑 | 布鲁斯
由于三维立体设计兼具功能性、装饰性和商业“识别性”，而中国现行专利法及商标法并不排除两种权利的重叠保护，因此，在有关知识产权权利已被授予的前提下，一件三维立体设计同时作为外观设计专利与注册商标的客体受保护的事实，将不可避免导致商标侵权责任与专利侵权责任的重叠。但在一项设计指向的外观设计专利期限届满后，对应的同款立体商标是否应当、以及在多大范围内受商标法保护，以及其他经营者是否有权、以及在多大范围内以有关设计进入公共领域为由，实施该设计而不被认为侵害相关立体商标专用权，实践中存在较大争议。基层法院和行政执法单位处理过期外观专利同款的立体商标的商标侵权案件时缺乏明确的指引，怠于审查有关外观设计因专利期限届满而应进入公有领域的事实，仅以涉案立体商标有效即认定实施者侵害商标权，明显妨碍了社会公众对于公有领域技术的自由使用。
针对过期外观设计专利对应的同款立体商标的保护，笔者认为不应排除对其进行商标专用权保护，但一项经过外观专利保护的设计指向的立体商标，其权利边界应被严格限制。在进行相同近似判定时，应积极适用中国《商标法》第十二条排除立体商标中具有功能性的设计；同时，在进行商标侵权判定时，仅在被控侵权产品系对立体商标的显著部分均进行商标性使用，造成相关公众对商品或服务来源混淆的情况下，方可认定构成立体商标的侵权。
一、过期外观设计专利对应的同款立体商标保护的司法实践
（一）中国法院的实践
有学者总结，中国司法实践关于外观专利期限届满后三维设计立体商标的后续保护规定尚未形成统一意见[1]。
一方面，曾有不同法官针对同一判决，对“外观专利期限届满后是否应该给予商标权或著作权保护”这一问题给出完全相反的结论[2]-[3]。
另一方面，最高人民法院在“晨光”案中，认为曾受外观设计专利保护但保护期已届满的三维设计可以获得商标法的保护[4]：
“相关消费者在购买产品的过程中，将该独特形状构造与生产者、提供者进行对应，可以说权利人通过使用获得了商标显著性。只要其他竞争者在销售产品时引起了消费者的混淆，权利人当然可以获得商标法的保护。”
但“晨光”案并未明确因外观设计专利保护期已届满，该设计因进入公有领域使得公众可以自由使用的情况下，权利人在主张有关立体商标专用权时应受何种程度限制。
从以上判决的争议和思路来看，中国法院对过期外观设计专利对应的同款立体商标保护的司法实践经验不多，存在以下两个问题：
第一，法院和行政执法机关处理过期外观专利同款的立体商标的侵权案件时缺乏明确指引。截止目前，立法、司法、行政机关均尚未对外观专利设计与立体商标重叠保护的问题作出明确指引。诚然，部分原因是因为以过期外观专利同款的立体商标维权的案例十分罕见，未引起立法和司法机关得重视。
第二，怠于审查有关设计因专利期限届满而应进入公有领域的事实，仅以涉案立体商标有效即认定实施者存在侵害商标权。但从公平原则以及知识产权利益平衡原则的角度出发，专利期限届满意味着其客体自动进入公有领域，任何人都可以使用。但实务中却由于注册商标权的存在，导致相互抵触的部分变成除了原专利权人之外的任何人都不得再使用，这种悖论显然是不合理的，这将使得对外观专利到期失效制度持有期待利益的经营者造成不确定性，从而冲击市场竞争秩序，甚至妨碍社会公众对于公有领域技术的自由使用，使专利法对于外观专利设定的十年保护期限成为一纸空文。
（二）欧洲地区的实践
欧盟地区通常更倾向于从保护竞争的公共利益出发，限制以外观专利的三维设计申请立体商标的权利。
有欧盟地区的学者指出：公司在失去专利、工业设计或作品的保护后，常通过注册产品形状的商标来限制竞争，尽管这些已进入公共领域。并且，不论是经济较发达的地区或是发展中国家、地区，法院似乎也在犹豫是否将一项发明、设计或作品视为公共领域的一部分，特别是在相关产品的知名度和商业价值极高的情况下[5]。
从欧洲法院的裁决中也可以看出，其更多从保护竞争的立场出发，认为已受外观设计专利保护的三维设计因进入公有领域而不应轻易获得商标权保护。
1.乐高积木案[6]
该案中，乐高公司(Lego Juris A/S)曾经在20世纪50年代申请了若干乐高积木外观设计专利，并于依次于20世纪90年代初届满保护期。而乐高公司自1998年起，开始就乐高积木申请立体商标：
最终，欧洲法院(ECJ)于2010年裁决有关立体商标无效。核心理由在于，乐高积木的三维设计已因关联的外观设计专利已届满而进入公共领域。即便乐高积木的形状因使用而获得了一定的显著性，但由于其形状完全由技术功能决定，若允许权利人进一步将其做立体商标的保护，将会限制竞争对手使用相同的技术解决方案。值得一提的是，欧洲法院进一步认为，即使存在其他可以实现相同技术结果的形状，也不影响前述规定的适用。
2.飞利浦剃须刀案[7]
本案中，皇家飞利浦电子公司（Koninklijke Philips Electronics NV）将其一项已经获得过外观设计专利保护但专利已到期届满的剃须刀三维设计注册为立体商标，并在英国高等法院起诉了雷明顿公司（Remington Consumer Products Ltd）商标侵权。雷明顿公司随即提起反诉，要求撤销该剃须刀三维设计的商标。英国高等法院裁决撤销飞利浦公司的商标，并认为法院进而认定即使该商标有效，也不可能被侵权。
此后，本案上诉到欧洲法院。欧洲法院指出，由于欧盟地区商标指令对拒绝授予三维设计的立体商标权所考虑“功能性”的范畴比对拒绝授予外观设计专利的范畴要广，导致通过外观设计专利保护兼具功能性与美观性的外形相较于通过立体商标保护要更容易。同时考虑到商标可以无限续展，而外观设计专利是有期限的，意味着：
(1) 只要某项三维设计的主要特征是为了满足某一功能，就不能得到商标保护，而不需要像授予外观设计专利那样，考虑是否还有其他特征能够实现同样的功能；
(2) 进一步的，即便一项以到期外观设计专利的三维设计申请的立体商标有效，那么举重以明轻，在侵权判定时，应充分考虑已进入公有领域的三维设计实际上因具备功能性而不应受到商标法保护的事实。
二、中国法院对立体商标侵权判定步骤的并未考虑过期专利的影响
在依据中国《商标法》第四十八条、第五十六条、第五十七条以及《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第九到十二条的基础上，中国法院形成的主流关于立体商标侵权判定规则如下：
1.整体观察，即结合被诉侵权产品的包装、装潢及商标等整体能够被消费者看到的所有部分，与涉案立体商标进行比对。
2.重点关注设计本身是否具备显著性，并根据显著性是否来源于设计本身，以“使相关公众对商品或者服务的来源产生混淆或误认”为核心进行判定。
3. 区分品牌知名度与立体商标知名度，考量立体商标所涉商品是否已为相关公众熟知，以判断立体商标是否能指示产品或服务的来源。
4.遵循“三步法”进行整体观察隔离判断，并判断区别部分对是否相同近似认定的影响。
5. 仅由商品自身的性质产生的形状、为获得技术效果而需有的商品形状或者使商品具有实质性价值的形状部分排除在外。
基于此，以下将针对以到期外观专利的三维设计申请的立体商标侵权判定，给出平衡权利人利益和公共利益的建议：须限定专利到期后三维设计立体商标保护范围，允许经营者实施属于公有领域的三维设计。
三、平衡权利人利益和公共利益：过期外观设计专利对应的同款立体商标的保护范围不能限制或妨碍经营者实施属于公有领域的设计
（一）积极适用《商标法》第十二条，排除立体商标中具有功能性的设计，尤其是已经受到过外观设计专利保护的设计
《中华人民共和国商标法》第十二条规定，仅由商品自身的性质产生的形状、为获得技术效果而需有的商品形状或者使商品具有实质性价值的形状，不得注册为商标。满足其中任何一个条件的设计，均属于“具有功能性”的设计。正如《商标审查审理指南》指出的：
《商标法》第十二条规定禁止注册具有功能性的商品外观，其目的在于确保具有实用价值或美学价值的商品特征不能通过获取可无限续展的注册商标专用权的方式被永久保护，以鼓励合法的市场竞争。因此，如果三维标志被认定具有功能性，即使经过长期使用也不能获得注册。
《商标审查审理指南》对认定功能性的三种形式做出进一步举例解释：
1. 仅由商品自身的性质产生的形状：指为实现商品固有的目的和用途所必须采用的或通常采用的三维形状。如，轮胎必须是圆形的，则圆形是仅由商品自身的性质产生的形状；缝衣针必须具备针尖和针眼，则针尖和针眼是仅由商品自身的性质产生的形状。
2. 为获得技术效果而需有的商品形状：指为使商品具备特定的功能，或者使商品固有的功能更容易地实现所必须使用的三维形状。如，三刀头圆形剃须刀在工作时能够根据使用者的面部轮廓变化贴面角度，增大剃须面积，使剃须效果明显提升，则该三刀头圆形是为获得技术效果而需有的商品形状。
3. 使商品具有实质性价值的形状：指为使商品的外观或造型具有美学价值，进而实质性地影响消费者的购买意愿所使用的三维形状。如，首饰上一项使其外观和造型更具美感，从而促使消费者购买该商品的设计，属于使商品具有实质性价值的形状。
实际上，以上《商标审查审理指南》针对“使商品具有实质性价值的形状”的阐述，很容易让人联想到中国《专利法》第二条第三款对于外观设计专利客体的描述：
外观设计，是指对产品的整体或者局部的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。
那么，若一项立体商标的三维设计包含了一项受外观设计专利保护的设计，必然意味着该三维设计是“富有美感”的，因而属于具有“美学价值”，从而落入《商标法》第十二条关于“使商品具有实质性价值的形状”的范畴，不应获得注册。
因此，如一项外观设计具备了上述情形之一而使其具备功能性的，则其不应获得商标注册。进一步的，一项本不应得到注册的立体商标所包含的功能性不应得到商标专用权保护。再进一步，一项正在受或曾经受外观设计专利保护的设计对应的立体商标中的功能部分，应当在侵权比对中认为其属于“使商品具有实质性价值的形状”，而排除出显著性比对的范围。
（二）承认“公有领域”在商标领域的适用，在“三步法”基础上，排除属公共领域的三维设计，分析立体商标显著性部分进行比对
1.承认“公有领域”在商标法制度的适用
有研究指出，对于一项设计是否属于功能性设计，商标法的认定应当从严，在相关法律法规及其解释中明确其排除的客体，将具有功能性的（为获得技术效果而作出的）产品外观设计排除到商标法保护范畴之外[8]。
据此可以引申出以下两个结论：
(1) 即便该设计通过使用获得显著性，也不应准许其注册，这与《北京市高级人民法院商标授权确权行政案件审理指南》第10.1条的规定一致：
“当事人申请注册商标的三维标志仅由商品自身性质产生的形状、实现自身技术效果所需有的形状或者使商品具有实质性价值的形状构成，可以认定属于商标法第十二条规定的情形，该三维标志的使用情况不予考虑”
(2) 即便该设计获准注册，也应该从严认定保护范围并从严进行商标侵权判定，将有关设计保留在公共领域之中。
参考域外立法例，日本《商标法》第33条之2第1项规定,在商标注册申请日之前或者和商标注册同日申请而获得的特许权（即外观专利）在和注册商标相抵触的情况下,在特许权期满后,原特许权人在原特许权的范围内,有权继续使用继续有效的注册商标或者与此近似的注册商标,但是,不得具有不正当竞争的目的。该立法正体现了日本立法者对已进入公有领域的外观设计的商标权保护不应优于专利专用权的价值取向，明确表明“公有领域”在商标法制度应当适用。
尽管中国《商标法》未对商标客体进入公有领域的问题作明确回应，但从中国《商标法》第十条及第十二条对属于“公共资源”的客体禁止给予注册的规定可见，“公有领域”在中国商标法制度依然有所体现。
2. 排除公有领域三维设计后，分析立体商标的显著性部分，合理确定保护范围
承上所述，对于到期外观设计专利相同的三维设计申请的立体商标侵权判定，笔者认为应在现有司法实践的“三步法”的框架上，在显著性部分判断强调考察权利人使用三维设计的方式，增加“考虑到期外观设计专利的三维设计与立体商标客体之间的差别”的步骤，并排除已进入公共领域的三维设计：
第一步，全面分析权利人使用设计的方式将对立体商标的哪些要素赋予获得显著性，并将立体商标的所有特征进行拆分。
根据《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十条的规定，进行商标侵权判定时，需从请求保护注册商标的显著性和知名度出发，明确商标的保护范围。如“沛纳海”案指出的，立体商标往往不具备较强的固有显著性。实践中，不乏商标权利人在经营中混同使用外观设计专利的三维设计以及具有一定显著特征的平面要素（例，将一项外观设计专利产品打上品牌的文字LOGO）。在这种情况下，有必要将平面品牌知名度与到期外观设计专利保护的三维设计的知名度加以区分，并考量在案证据是否能证明所涉三维设计的商品已为相关公众熟知，以及该三维设计本身是否能指示产品或服务的来源[9]。
第二步，考虑期外观设计专利的设计与立体商标客体之间的差异，判断有关差异对立体商标显著性以及指示产品或服务来源的影响。
《商标审查审理指南》下编第六章“三维标志的审查审理”第3.4.1.3条规定，“由不具有显著特征的三维形状和具有显著特征的平面要素组合而成的三维标志商标，若两件商标具有显著特征的平面要素部分区别较大，相关公众能够据以区分商品或者服务的来源的，不判定为相同或者近似商标”。实践中，存在部分商标权人将其有一定知名度以及显著性的文字标识或其他平面二维标识用于到期外观设计专利的三维设计之上，以期二者结合后的立体商标能够获得授权。
对此，应充分考虑有关平面二维标识对于立体商标显著性以及指示产品或服务来源的影响。实际上，产品外观设计在某种程度上亦能为相关公众指示商品或服务来源，尤其是大型企业的知名标志性产品。在美国立法早期，制造商曾使用设计专利作为商标保护的初级形式，直到联邦商标保护法案《兰哈姆法》（Lanham Act）的出现[10]。因此，若在案证据无法充分证明有关公众系通过立体商标三维设计的整体指示产品或服务来源，而非通过附着在三维设计上的某些平面二维标识，那么则不能得出立体商标的三维设计已具备商标法意义上的显著性的结论。此时，对于该立体商标的保护应着重考虑甚至限于相关平面二维标识。
第三步，比对二者所有的显著部分。在确定了立体商标的保护范围后，应对显著性更强的部分进行比对，较少考虑或不予考虑显著性弱的设计部分，不予考虑进入公有领域的设计，不予考虑具有功能性的设计。若在排除进入公有领域以及具有功能性的设计后，剩余显著部分近似的，则初步可判定构成商标近似。
第四步，整体观察判定、考虑区别性特征。此步骤为司法解释“整体观察”的必要步骤，针对以到期外观设计专利的三维设计申请的立体商标的侵权判定亦不例外。
四、结 语
我们认为，一项到期外观设计专利的设计当然可以作为立体商标的客体。但从保护市场公平竞争利益的角度出发，后者的权利范围不应大于前者，即已进入公有领域的三维设计的立体商标权保护不应优于外观设计专利权保护。为此，有必要在司法实践中明确以到期外观设计专利申请的立体商标的权利边界，积极适用《商标法》第十二条排除功能性设计，严格区分立体商标的显著性要素，明确社会公众有权利使用已受外观设计专利保护的三维设计。如此，方能在充分发挥知识产权制度在激励创新方面的作用与维护公平竞争市场秩序之间取得利益平衡。
注释
[1] 陶点.专利期限届满后三维外观设计的商标法保护[J].湘江青年法学,2021,6(01):169-180.
[2] 钱翠华.失效的外观设计专利不再受著作权法保护[J].人民司法,2009,(14):50-52.DOI:10.19684/j.cnki.1002-4603.2009.14.013.
[3] 凌宗亮.失效的外观设计专利仍受著作权法保护[J].人民司法,2010,(04):86-89.DOI:10.19684/j.cnki.1002-4603.2010.04.023.
[4] 最高人民法院(2010)民提字第16号民事裁定书
[5] Köklü, K., Nérisson, S. (2016). How Public Is the Public Domain? The Perpetual Protection of Inventions, Designs and Works by Trademarks. In: Ullrich, H., Hilty, R., Lamping, M., Drexl, J. (eds) TRIPS plus 20. MPI Studies on Intellectual Property and Competition Law, vol 25. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-48107-3_17
[6] ECJ, Lego Juris/OHIM, C-48/09 P, EU:C:2010:516.
[7] ECJ, Koninklijke Philips Electronics NV v. Remington Consumer Products Ltd., C-299/99, EU:C:2002:377.
[8] 赵北北.外观设计专利与立体商标交叉保护问题研究[J].法制与社会,2014,(22):5-6.DOI:10.19387/j.cnki.1009-0592.2014.22.003.
[9] https://mp.weixin.qq.com/s/BylFz0Ve7mDBReSPMsqxZg
[10] Menell, P.S., & Corren, E. (2020). Design Patent Law’s Identity Crisis.
（本文仅代表作者观点，不代表知产力立场）
原题 | 经过外观专利保护的同款立体商标侵权认定探讨
封面来源 | Pexels
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