【法律规范】
《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第八条:在与外观设计专利产品相同或者相近种类产品上,采用与授权外观设计相同或者近似的外观设计的,人民法院应当认定被诉侵权设计落入专利法第五十九条第二款规定的外观设计专利权的保护范围。
《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第九条:人民法院应当根据外观设计产品的用途,认定产品种类是否相同或者相近;确定产品的用途,可以参考外观设计的简要说明、国际外观设计分类表、产品的功能以及产品销售、实际使用的情况等因素。
【裁判观点】
最高人民法院(2020)最高法民申2134号民事裁定书:本案中,涉案专利的外观设计名称是“旋翼飞行器(phantom)”,涉案专利的简要说明载明:本外观设计产品的用途为一种无人飞行器,用于高空摄像、无人探测侦查、高空作业、测量测绘、公路勘测、城市规划、生态环保监控、GIS信息采集、科学考察、石油勘探、航空遥感、边防巡逻、森林防火、灾况评估、气象预报、考古研究等。被诉侵权产品的名称为“四轴飞行器”,主要功能在于进行遥控高空飞行,并通过安装摄像头进行高空拍摄,与涉案专利简要说明中“一种无人飞行器,用于高空摄像”的用途相类似。故被诉涉案外观设计专利与被诉侵权产品均为飞行器,属于相近种类产品,具有相似用途。二审判决认定涉案外观设计专利和被诉侵权产品用途不同,认定事实有误,本院予以纠正。
广东省高级人民法院(2020)粤民终2988号民事判决书:《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第九条规定,“人民法院应当根据外观设计产品的用途,认定产品种类是否相同或相近。确定产品的用途,可以参考外观设计的简要说明、国际外观设计分类表、产品的功能以及产品销售、实际使用的情况等因素”。本案中,风格派公司主张保护的使用外观设计的产品为无线LED台灯,该产品用途为照明,被诉侵权产品虽然是香薰机,但其具备LED灯的照明功能,因此,被诉侵权产品与风格派公司专利产品属于种类相似的产品,可以进行外观设计的比对。
最高人民法院(2013)民申字第1216号民事裁定书:根据本案现已查明的事实,被诉侵权产品的外形自上而下分五个层次,其排列组合在数量、方式、形状上是由五种水果呈“莲花”状,各层果实的内部填充了具有可食用性的果冻;底层是带底座的托盘。销售时,上层的“莲花”状的果实与底层的托盘一同销售。被诉侵权产品通过五层水果组合,整体造型为承载在托盘上的“莲花”状水果组合。根据产品实际使用情况,被诉侵权产品除供食用外,消费者购买后也可以作为贡品和摆设,达到装饰的视觉效果。尽管被诉侵权产品的果实中盛装了果冻而具有食用的功能,但由于其与涉案专利产品具有相同的装饰用途,根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第九条关于“人民法院应当根据外观设计产品的用途,认定产品种类是否相同或者相近。确定产品的用途,可以参考外观设计的简要说明、国际外观设计分类表、产品的功能以及产品销售、实际使用的情况等因素”的规定,被诉侵权产品与涉案外观设计专利产品为相近种类的产品。本院认为,《国际外观设计分类表》是专利管理部门对外观设计专利申请文件和文献资料进行管理的工具,仅是判断产品用途的参考因素之一,并不是作为确定产品的种类的唯一依据。确定产品种类是否相同或相近的依据是产品是否具有相同或相近似的用途,而产品销售、实际使用的情况是认定用途的参考因素。维多利食品公司就二审认定被诉侵权产品具有装饰用途是错误的主张,与事实不符,其关于被诉侵权产品与涉案外观设计专利产品属于不同类别的理由不能成立,本院不予支持。
【张爱武律师解读】
根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第八条的规定,落入外观设计专利权保护范围成立应当具备两个条件,一是被控侵权产品与外观设计专利产品属于相同或者相近种类产品,二是被控侵权产品使用的外观设计与外观设计专利中的外观设计相同或者近似,两个条件必须同时成立、缺一不可。对于相同种类产品的判断一般没有什么争议,那么如何判断产品种类属于相近呢?根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第九条的规定,产品种类相近要根据产品的用途来判断,外观设计的简要说明、国际外观设计分类表、产品的功能以及产品销售、实际使用的情况等因素可以用于确定产品用途。此时需要注意两个问题,其一是被控侵权产品的用途多样,除了包含与外观设计专利产品相同的用途之外,还存在其他用途,此时两者是否属于种类相近的产品?其二是被控侵权产品与外观设计专利在国际外观设计分类表中属于不同的类别时是否可以认定两者属于相近种类的产品?针对前者,目前的司法实践一般认为只要被控侵权产品的用途中包括了与外观设计专利产品相同的用途,即使其还存在其他的用途,两者也构成种类相近的产品。针对后者,虽然说国际外观设计专利分类表是判断产品种类的参考因素之一,但并不是确定产品种类的唯一依据,产品的功能、实际使用情况等都是参考因素之一。即使被控侵权产品与外观设计专利产品在国际外观设计专利分别表上属于不同的分类,若两者存在相同的产品功能则可以认定两者属于种类相近的产品。
一句话总结,侵害外观设计专利权纠纷案件中判断产品种类相近应当基于产品的用途作出,产品用途的判断可以参考外观设计的简要说明、国际外观设计分类表、产品的功能以及产品销售、实际使用的情况等因素,被控侵权产品的用途中包括外观设计专利产品相同的用途时即使仍存在其他用途两者也属于种类相近的产品。需要注意的是,国际外观设计分类表不是判断产品用途的唯一依据,被控侵权产品与外观设计专利产品即使属于不同的分类仍可能因两者具有相同的用途而被认定为属于相近种类的产品。
特别提示:本文仅代表作者观点,仅供学术交流,不构成法律意见或建议。如有疑问或更多专利诉讼问题,敬请联系我们。
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