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“合并审理的多个无效宣告请求案中，若专利权人对权利要求的修改不满足某一无效宣告请求案的修改时机，则该修改不应作为该无效宣告请求案的审查基础。”
来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）
作者：冯尚杰
对于一件授权的专利来说，经常会出现多件无效宣告请求案同时处于待决状态的情况。此时，为了提高审查效率和减少当事人负担，国家知识产权局复审和无效审理部通常会对这些案件合并审理。如果专利权人对权利要求作出修改，在审查基础的确定过程中，笔者发现对修改时机的审查欠缺，这为专利权人通过不当手段利用合并审理的程序达到超期修改权利要求的不法目的打开了通道，应当引起主管部门的足够重视。
PART 01问题的提出
如果有已经合并审理的先后两件无效宣告请求案（在先的请求①和在后的请求②），专利权人在请求①的指定期限内没有修改权利要求，但在请求②的指定期限内对权利要求进行了删除以外的方式的修改，而该修改作出的时间已经超出了请求①的相应期限。此时，请求①的审查基础应该是下列选项的哪个？
A、原始权利要求
B、针对请求②修改后的权利要求
PART 02有关规定
2.1 关于无效程序中修改时机
我国对专利权人在无效宣告程序中对权利要求的修改的时机和方式都有严格的限制。关于修改时机，《专利审查指南》第四部分第三章第4.6.3节规定：仅在下列三种情形的答复期限内，专利权人可以以删除以外的方式修改权利要求书：（1）针对无效宣告请求书。（2）针对请求人增加的无效宣告理由或者补充的证据。（3）针对合议组引入的请求人未提及的无效宣告理由或者证据。
也就是说，专利权人如果想较为自由的修改权利要求，必须在指定期限内完成修改（例如收到转送的无效宣告请求书后的一个月内），否则相应修改将不被接受。前述题目中，如果仅考虑请求①，那么专利权人的修改已经超出了相应的期限，其审查基础应当是授权文本里的原始权利要求。
2.2 关于案件的合并审理
《专利审查指南》第四部分第三章第4.5节对案件的合并审理作出了规定。具体地，
“为了提高审查效率和减少当事人负担，复审和无效审理部可以对案件合并审理。合并审理的情形通常包括：
（1）针对一项专利权的多个无效宣告案件，尽可能合并口头审理。
（2）针对不同专利权的无效宣告案件，部分或者全部当事人相同且案件事实相互关联的，可以依据当事人书面请求或者自行决定合并口头审理。
合并审理的各无效宣告案件的证据不得相互组合使用。”
从上述规定来看，合并审理仅限于口头审理这样的程序性工作的合并，并没有涉及到诸如审查基础等实质性内容是否也能合并的问题。同时，审查指南明确规定不同案件的证据不得相互组合使用，这也反应了对于合并审理中的不同无效宣告请求案件，审查指南强调了彼此之间的独立性，对于可能对最终无效审查决定产生实质影响的内容的合并做了保留。无论如何，从《专利审查指南》中无法找到合并审理的多个无效宣告请求时，在不满足修改时机的前提下，可以将一套针对一个无效宣告请求案件修改的权利要求作为另一个无效宣告请求案的审查基础的依据。
那么现在实务中具体怎么处理的呢？我们看几个案例。
PART 03案例
案例一-B型案例
第15502号无效宣告请求审查决定书涉及到第一请求人于2007年6月29日提交的第一次无效宣告请求（请求一）及第二请求人提交的于2009年8月14日立案的第二次无效宣告请求（请求二），专利权人于2009年9月28日针对请求二修改了权利要求书。复审委对请求一和请求二合并审理，并于2010年6月3日向第一请求人转发了专利权人2009年9月28日提交的权利要求书，要求第一请求人在指定期限内对专利权人提交的修改后的权利要求书发表意见。
第一请求人对专利权人于2009年9月28日提交的权利要求书的修改方式和时机提出异议，认为本次无效宣告请求审查应以本专利授权公告的文本作为审查基础。但合议组认为：专利权人针对第一无效宣告请求的最后一次修改存在超期问题，而专利权人针对第二无效宣告请求的修改方式和修改时机均符合审查指南的规定……。专利复审委员会已经将专利权人针对第二无效宣告请求所作的修改文本转发给第一请求人，同时要求第一请求人可以在指定的答复期限内补充理由和证据。故，本无效宣告请求审查决定以专利权人于2009年9月28日提交的权利要求书为审查基础。
值得关注的是，请求二只对修改前的权利要求1发起无效宣告请求，且在指定期限内第二请求人没有增加新的理由和证据，专利权人的修改导致请求二没了审查基础而直接结束审理。该案看起来更像是利用合并审理程序，通过无关紧要的请求二实现了超时限修改权利要求的目的。
案例二-B型案例
第35492号无效宣告请求审查决定书涉及到第一请求人于2017年8月28日提交的第一次无效宣告请求（请求一）及第二请求人提交的于2017年12月4日立案的第二次无效宣告请求（请求二），专利权人于2018年1月9日针对请求二修改了权利要求书，同样于2018年1月18日针对请求一修改了权利要求书，其修改方式与专利权人在请求二中对权利要求进行的修改相同。复审委对请求一和请求二合并审理，并于2018年1月26日向第一请求人转发了专利权人修改的权利要求书，要求第一请求人在指定期限内陈述意见。
第一请求人于2018年2月26日对权利要求的修改时机等提出了质疑，但合议组认为：
虽然专利权人在无效宣告请求一中对权利要求的修改时机超出了答复期限，但其修改方式与专利权人在无效宣告请求二中对权利要求进行的修改完全相同，为避免针对同一专利权作出完全不同的审查决定，基于在合并审理的案件中确定一致的审理基础的需要，合议组将接受专利权人在无效宣告请求一中对权利要求书进行的修改，并将针对无效宣告请求一和无效宣告请求二，以专利权人于2018年01月09日和2018年01月18日提交的权利要求书作为审查基础合并作出审查决定。
案例三-B型案例
第562453号无效宣告请求审查决定书涉及到第一请求人于2021年12月27日提交的第一次无效宣告请求（请求一）及第二请求人提交的于2022年8月18日立案的第二次无效宣告请求（请求二）。专利权人于2022年9月30日针对请求二修改了权利要求书，同样于2022年4月29日针对请求一修改了权利要求书。复审委对请求一和请求二合并审理，专利权人先后提交多个修改文本，以专利权人最后一次（2022年9月30日）提交的符合指南规定的修改文本为准。
案例四-B型案例
第57392号无效宣告请求审查决定书涉及到第一请求人于2021年8月30日提交的第一次无效宣告请求（请求一）及第二请求人提交的于2021年11月26日立案的第二次无效宣告请求（请求二）。专利权人于2022年1月10日针对请求二修改了权利要求书，同样于2021年10月29日针对请求一修改了权利要求书。复审委对请求一和请求二合并审理，以专利权人最后一次（2022年1月10日）提交的修改文本为准，第一请求人也没有提出异议。
PART 04讨论-何时才能看到A型案例
从前述几个B型案例可以看出，目前复审委对不同无效宣告请求案件进行合并审理时，不仅限于口头审理的合并，还包括审查基础的合并。笔者认为：
第一，审查基础的合并明显缺乏法律依据。如前文所述，《专利审查指南》并未明确规定合并审理时可以综合考虑审查基础，仅仅是为了便利的需求可以合并口头审理而已。
第二，审查基础的合并将使得专利权人不当得利。前面四个案例中，每个案例中在先的请求一都给了专利权人充分的答辩和修改的时间窗口，专利权人未作出最终被认定为审查基础的权利要求修改，意味着其已经明确知晓针对请求一的证据和理由不作出这样修改的利弊并作出了选择，专利权人理应承担不修改权利要求可能的后果（即不修改的权利要求基于请求一的证据和理由有可能被宣告无效）。如果将基于在后的请求二作出的修改作为在先的请求一的审查基础，则实质上延长了专利权人的修改权利要求的窗口，避免了专利权人承担前述后果，进而不当得利。
例如案例一中，由于视为结案的请求二的存在，最终决定仅针对请求一，更加凸显了客观上专利权人实现了针对请求一的超期修改权利要求的事实，不得不提请主管部门重视。
第三，审查基础的合并将对现有的专利制度产生挑战。专利权人若错过修改权利要求期限，其可以通过以稻草人的身份发起新的无效宣告请求以利用复审委合并审理的程序达到修改权利要求的目的。这将严重挑战目前建立的专利无效制度，使得关于专利权人在无效程序中对权利要求修改时机的相关规定形同虚设，专利无效制度和大众利益受到严重挑战，届时必然对复审委的审查资源造成更大规模的不法侵占。
第四，审查基础不合并不会造成矛盾的审查决定。前述几个案例中，除了便利性的需求之外，复审委都以不得出彼此矛盾的审查决定作为合并审查基础的理由之一。但实质上，不合并审查基础并不会产生彼此矛盾的审查决定的情况发生。事实上，前述几个案例中，请求一和请求二属于彼此独立的无效宣告请求案件，特别是针对请求一中未做修改的案件，专利权人在请求二中的修改能否被接受，是建立在请求一的审查结论的基础上的。这种情况下，只有经过审查后确定原始权利要求相对于请求一的证据和理由是否依然有效才能确定针对请求二的权利要求修改是否还有修改基础。如果修改基础仍然有效，再详述修改后的权利要求针对请求二中的证据和理由的无效结论即可。否则，可以不再审查请求二的事实和理由，或者应当由于缺乏修改基础而拒绝专利权人针对请求二的修改【参考第23652号无效决定及(2017)京行终5622号行政裁定书，其将一个无效请求的结论直接应用于另一个无效请求中，“此种做法既未违反请求原则，又提高了审查效率，促进了审查一致性”】。
第五，审查基础合并将削弱专利文件的公示价值，损害第一请求人的权益。前述几个案例中，合议组都给予第一请求人一定期限针对修改后的权利要求作意见陈述，看似与专利权人针对请求一在指定期限内直接作出相应修改相比第一请求人在可操作空间上没有区别，但却忽略了时间和不确定性对第一请求人权益造成的损害。
众所周知，无效宣告请求通常都伴随着专利侵权纠纷，每个无效宣告请求人都是结合自身产品、市场及相关诉讼情况针对相应专利发起极具针对性的挑战。如果专利权人在相应的法定期限内未对权利要求进行修改，那么请求人将会对其发起的无效宣告请求的结果、专利文件的保护范围产生非常明确的预期，进而影响自身产品和市场的决策。因无关第三人的独立程序，导致自身的无效宣告请求案件被实质性影响，将对其已经作出的决策产生严重影响。如果再叠加时间因素，那么这种影响将可能是致命的。
例如在案例一中，由于种种原因，请求一的无效请求日（2007年6月29日）和第一请求人收到专利权人修改权利要求的日期（2010年6月3日）之间间隔了近3年之久，这个时间已经足够一个像手机这样的产品做三次重大升级，其影响将是难以估量的。
第六，期待A型案例早日出现。回到文章开头的选择题，相信您心里都有了自己的答案。虽未能发现有A型案例，但笔者认为不同的无效宣告请求本质上都是相互独立的案件，理应独立审查，不能为了程序便利性而忽视实质内容的审查。在《专利审查指南》第四部分第三章9.2及9.3节涉及药品专利纠纷早期解决机制的无效宣告请求案件相关规定中，审查顺序和审查基础的内容可供借鉴：如果在先作出的审查决定系在专利权人提交的修改文本基础上维持专利权有效，针对在后受理的无效宣告请求，可以以上述修改文本为基础继续审查。针对同一专利权的多个涉及药品专利纠纷早期解决机制的无效宣告请求，按照提出无效宣告请求之日先后排序【参考第59257号决定（2022-10-13），其在稍早作出的第56057号决定（2022-05-18）的基础上作出审查结论，且第56057号决定在作出的时候第59257号决定相关的无效宣告请求也处于待决状态】。
期待主管部门能够加强对合并审理的多个无效宣告请求案中的修改时机的审查，堵上专利权人通过不当手段利用复审委合并审理的程序达到超期修改权利要求的不法目的的漏洞，A型案例能够早日出现。
（原标题：合并审理的专利无效案中对修改时机审查的忽视正对专利制度形成挑战）
来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）
作者：冯尚杰
编辑：IPRdaily辛夷 校对：IPRdaily纵横君
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