本文对并行的无效宣告请求中的相关案例进行了梳理，就法院和国家知识产权局的不同合议组在处理并行的无效宣告请求的审查基础时的不同点进行了分析，就所涉及的相关问题进行延伸思考并给出初步建议，以期对专利实务有所助益。
作者 | 张晓霞 廖艳梅 金杜律师事务所
编辑 | 布鲁斯
目前，在中国，专利申请获得授权后，为了更大程度保护专利权人的利益，权利人可以在应对无效宣告的程序中对权利要求进行适度修改，修改方式和修改时机会受到一定的限制。现行法律规定下，没有对提起无效宣告的请求人就授权专利提起无效宣告请求的时机和次数进行限制。实践中，常常存在针对同一项专利权存在多个无效宣告请求并行的情形，此处所说的并行指的是存在多件同时处于国家知识产权局行政审理阶段、尚未作出无效审查决定的案件情况。
在并行的多个不同无效宣告请求中，专利权人针对每个无效请求中请求人提出的具体无效理由和证据，可能会对权利要求作出不同的处理，包括选择修改或不修改权利要求，或者选择在不同请求中对权利要求进行不同方式的修改，这样一来，会出现并行的多个无效宣告请求案件中，存在多个不同版本的权利要求书作为无效审理的审查基础。针对这种情形，为避免出现同一项专利权在不同的无效程序中基于不同的审查基础作出无效审查决定，审查实践目前逐渐达成的共识是应当对多个并行的无效宣告请求中确定一致的审查基础[1]。
但是关于具体的处理方式，目前尚缺乏明确的法律依据和规范指引，国家知识产权局的不同合议组以及法院在处理并行的无效宣告请求中的审查基础时处理方式和逻辑不尽相同，针对并行的无效宣告请求中权利要求修改进行案例研究并进一步讨论具有现实意义。本文正是基于此，对法院以及国家知识产权局的相关案例进行了检索和梳理，就法院和国家知识产权局的相关观点进行了研究和分析，在此基础上提出建议，以期对专利实务有所帮助。
一
国家知识产权局的在先案例及观点
国家知识产权局在多份无效审查决定中明确了并行无效宣告请求中应适用一致的审查基础的观点，根据个案情形的不同，笔者将其分为四类：
1
部分无效审查决定认定为了审查基础保持一致，可以接受并行的无效宣告请求中超期修改的权利要求
国家知识产权局在2018年编著的《以案说法——专利复审、无效典型案例指引》中将第30146号无效审查决定作为无效宣告请求审查中“确定审查文本”的典型案例[2]，该案在一定程度上可以代表国家知识产权局对于并行无效程序的审查基础的处理方式的态度。
具体地，第30146号无效审查决定涉及在同一时期内针对同一项专利权的三个并行的无效程序（主要时间轴如下图所示），其中，专利权人在第一个无效请求中对权利要求的修改符合专利审查指南规定的修改时机和修改方式；而在第二和第三个无效请求中，专利权人提交了与第一个无效请求相同的修改文本，但是，提交期限已经超出专利审查指南规定的修改时机。国家知识产权局经审理认定：
“为了提高审查效率和减少当事人负担，针对一项专利权的多个无效宣告请求，合议组应当尽可能合并审理。在合并审理中，不得将各无效宣告请求的证据相互组合使用，但对各请求中的相关事实合议组应充分考虑。在确定审理基础时，为避免针对同一专利权作出完全不同的审查决定，合议组应充分考虑关联事实，在多个请求中确定一致的审理基础，并在此基础上得出合法合理的审查结论”
从而认为专利权人针对第二和三请求的修改时机虽超出了专利审查指南规定的答复期限，但合议组已将上述修改后的权利要求书转送第二和第三请求人并给予相应的答复期限，第二和第三请求人亦均在指定的期限内陈述了意见或补充了无效宣告请求的理由及证据，基于在合并审理的案件中确定一致的审查基础的需要，合议组最终接受了专利权人超期修改的权利要求，并将其作为该案的审查基础。
第30146号无效审查决定所涉三个并行的无效宣告请求中的主要时间轴
第35492号无效审查决定采取了与上述无效审查决定相同的观点和处理方式。
2
部分无效审查决定未直接接受超期修改的权利要求，但认为可以把符合规定的修改适用于所有并行的无效宣告请求
第49060号无效审查决定的处理方式与第30146、35492号无效审查决定在说理上略有不同，其没有直接接受超期修改的权利要求，而是认为可以把在某个案件中符合规定的修改文本直接适用于所有并行的无效宣告请求中。具体地，第49060号无效审查决定涉及在同一时期内针对同一项专利权的五个并行的无效程序，其中，专利权人在五个无效程序中主张对权利要求进行相同的修改，修改方式符合专利审查指南的规定，但是，该修改在第一个无效程序已超出专利审查指南规定的修改期限，仅在第二至五个无效程序中符合修改时机的规定。国家知识产权局经审理认为，由于多个无效请求针对同一项专利权、且均处于合议组审查阶段，故对各案的审查均应在相同的审查基础上进行，从而认为专利权人在其它案件中符合修改时机的修改可以适用于第一个无效请求。
上述第1和第2种最终采用的权利要求修改文本的结果是一样的，但是在说理的方式略有差异。第1种是接受了在本案中修改超期、但与并行的无效程序中内容相同的权利要求修改文本，是从可以接受超期修改文本的角度出发进行的说理；第2种是将并行的其它无效案件中修改方式和修改时机均符合规定的权利要求修改文本直接适用于本案。
3
部分无效审查决定不要求专利权人在所有并行的无效宣告请求中均主张对权利要求进行修改，直接将符合规定的修改适用于所有并行的无效宣告请求
第562389号无效审查决定涉及在同一时期内针对同一项专利权的三个并行的无效宣告程序（主要时间轴如下图所示），其中，专利权人在第一个无效请求中对权利要求的修改符合专利审查指南规定的修改方式和修改时机；而在第二和第三个无效请求中，专利权人没有对权利要求主张修改。国家知识产权局经审理认为，专利权人针对第一个无效请求的修改符合相关法律规定，在第二和第三无效请求的口头审理当庭向请求人告知了专利权人在第一个无效请求中的修改，最终以第一个无效请求中修改的权利要求作为三个无效请求的审查基础。
第562389号无效审查决定所涉三个并行的无效宣告请求中的主要时间轴
第563439、37919号无效审查决定采取了与上述无效审查决定相同的观点和处理方式。
4
部分无效审查决定认为专利权人在并行的无效宣告请求中对权利要求进行不同修改的，应当以最后一次提交的修改作为所有并行的无效宣告请求中的审查基础
第562453号无效审查决定涉及在同一时期内针对同一项专利权的两个并行的无效程序（主要时间轴如下图所示），其中，专利权人在第一个无效请求中对权利要求的部分修改符合专利审查指南的相关规定；专利权人在第二个无效请求中对权利要求的全部修改符合专利审查指南的相关规定，且与第一个无效请求中的修改不一致。国家知识产权局经审理认为，第一个无效请求和第二个无效请求进行合并审理，对于专利权人先后提交多个修改文本，以专利权人最后一次提交的符合指南规定的修改文本为准，进而采用专利权人在第二个无效请求中提交的权利要求的修改文本作为两个无效程序的审查基础。
第562453号无效审查决定所涉两个并行的无效宣告请求中的主要时间轴
第57392号无效审查决定采取了与上述无效审查决定相同的观点和处理方式。
二
最高人民法院的在先案例及观点
最高人民法院在2020年知识产权案件年度报告中将(2020)最高法知行终93号案作为典型案例公布，并归纳其具有指导意义的法律适用方面为“并行无效宣告程序中权利要求修改的影响”，该案可以代表目前法院对于并行的无效宣告请求中的审查基础的处理方式的态度。
具体地，该案的涉案专利在同一时期内涉及两个并行的无效程序（主要时间轴如下图所示），其中，专利权人在第一个无效请求中没有对权利要求进行修改，最终国家知识产权局作出第30338号无效审查决定、在权利要求的授权文本的基础上宣告涉案专利全部无效；专利权人在第二个无效请求中修改了权利要求，相关修改符合专利审查指南规定的修改时机和修改方式，最终国家知识产权局作出第30358号无效审查决定、在权利要求的修改文本的基础上宣告涉案专利全部无效。该案系针对第一个无效请求提起的行政诉讼。最高人民法院经审理认定：
“在涉及同一专利权的多个无效宣告请求审查程序中，专利权人在其中一个程序中对权利要求进行了修改，且该修改符合专利法规定的，应当视为专利权人对原权利要求的放弃，专利权人对其权利的处分必然会对其他尚未完成的，涉及同一专利权无效宣告请求审查行政程序及后续的行政诉讼程序产生实质性影响”
从而认为专利权人在第二个无效请求中对权利要求的修改构成对其修改前的权利要求的放弃，必然会对同时正在进行中的第一个无效请求产生实质性影响，进而认为本案所涉第一个无效请求不应基于权利要求的授权文本作出无效审查决定，据此直接撤销了第一个无效请求的无效审查决定。
最高人民法院(2020)最高法知行终93号案所涉两个并行无效宣告请求的主要时间轴
由该案可知，最高人民法院认为在并行的无效宣告请求中的一个程序中对权利要求进行修改、且修改符合相关规定的，必然对其他正在进行的无效程序的审查基础产生实质性影响，并且还可能会影响进入司法审查阶段的案件的审理；并且，从涉案两个无效程序没有进行合并审理（分开口审、并分开出无效审查决定），而专利权人在第一个无效请求没有提交权利要求的修改文本的角度来看，最高人民法院认为这种影响不因并行案件是否合并审理、以及专利权人是否在多个并行的无效宣告请求中均主张修改权利要求而有所区别。
三
延伸思考及建议
通过以上案例及分析，可以发现，针对并行的多个无效宣告程序中出现因修改方式不同而导致的在个案中审查基础存在差异的情况，主流观点是，要确立统一的审查基础。在统一审查基础的过程中，可能会在个别案件中，对于修改时机、修改方式不符合规定、甚至权利人在个别程序中没有提出修改的情形，要有适当的取舍和让步，在同一时期要以一致的权利要求作为并行程序的共同的审查基础，以避免僵硬化的处理方式导致最终维持有效的专利文本不统一的更为严重后果。
结合这些实践经验，为了对无效宣告的代理设置更为明确的指引，笔者建议在专利审查指南或者规范性文件中，对于并行无效宣告请求的处理作出统一的明确的建议和指引，具体如下：
1. 对于尚未结案的并行的无效宣告请求案件，符合修改时机和修改方式的权利要求修改文本适用于所有并行的无效宣告请求，当存在多个符合规定的修改文本的情况下，以权利人最后一次提交的为准。无效宣告请求案件的审理方式不应影响并行的无效宣告请求中应确定一致的审查基础的结论，但是出于效率的考虑，推荐符合条件的案件进行合并审理。
2. 为了保障不同无效宣告请求人的程序和实体权利，当确定适用其它并行无效请求案件中的权利要求修改文本时，应将权利要求的修改文本转送给本案的无效请求人，并且给予其一定的答复期限，但对于已超出一个月提交补充证据期限的案件，不应因转送该修改文本而给予请求人提交新证据的机会。
综上，本文对并行的无效宣告请求中的相关案例进行了梳理，就法院和国家知识产权局的不同合议组在处理并行的无效宣告请求的审查基础时的不同点进行了分析，就所涉及的相关问题进行延伸思考并给出初步建议，以期对专利实务有所助益。需要说明的是，实践中会出现更为复杂的情形，例如，因无效宣告请求提起时间的不同，导致并行案件的审理阶段差异较大，在先受理的案件口头审理已经结束马上要作出审查决定，而在后受理的案件中专利权人刚刚作出修改，这种情况下，在先受理的案件是否一定要因在后案件而停下来重新审理？在先受理的案件中专利权利要求被宣告部分无效，但该无效审查决定被提起行政诉讼进入司法审查阶段，在后受理的案件中专利权人对权利要求作出修改，甚至包括多个案件的多种修改，如何协调？除了通过协调多个并行程序来尽量减少审查方式和审查基础的不一致之外，还要考虑我们的无效审理制度的合理性，例如是否要对无效宣告请求的提起主体、提起时机作出限制？是否对专利权人在多个无效案件中先后修改权利要求的方式作出限制？
我们也期待在复杂案件的思考和探索中，能逐渐摸索出一套相对合理的审理方式。
注释
[1] 参见最高人民法院(2020)最高法知行终93号行政判决书、第30146号无效决定等；
[2] 《以案说法——专利复审、无效典型案例指引》，国家知识产权局专利复审委员会编著，知识产权出版社2018年版，第357-358页。
（本文仅代表作者观点，不代表知产力立场）
封面来源 | Pixabay
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