ACIP原创 | 结合案例浅析在已有同类注册商标时对驰名商标予以跨类保护的合理性与必要性|商标权|商标法|知识产权|跨类保护

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作者：李杨逸茗华进商标版权事业群

内容提要：

一、引言

二、商标评审案件

三、商标诉讼案件

四、处理方案与考虑因素

五、结语

（本文共计5000+字，建议阅读时间30分钟）

>>> 一、引言

我国《商标法》第十三条第三款驰名商标条款的适用前提是“不相同或不相类似商品”，但若驰名商标所有人名下已有同类注册商标时，是否还需要对驰名商标予以跨类保护呢？接下来笔者将结合部分商标评审案件以及商标诉讼案件，探究该种情形下的处理方案与考虑因素，最终得出在已有同类注册商标时对驰名商标予以跨类保护的合理性与必要性。

>>> 二、商标评审案件

案例一：《关于第17087799号“修正养身及图”商标无效宣告请求裁定书》[1]中修正药业集团股份有限公司（下称申请人）对武汉千家万户保健品有限公司（下称被申请人）名下第35类第17087799号“修正养身及图”商标（下称争议商标）提出无效宣告请求。申请人引证曾被认定为驰名商标的第5类第1816231号“修正”商标（引证商标一）及第35类第11983798号“修正”商标（引证商标二）。根据裁文可知，商评委在认定争议商标与引证商标二构成《商标法》第三十条所指的使用在相同或类似服务上的近似商标的情况下，同时也认定引证商标一构成驰名商标。最终该案件同时适用了《商标法》第三十条、第十三条第三款。

案例二：《关于第32585767号“冠军雨 GNOU”商标无效宣告请求裁定书》[2]中，海鸥冠军有限公司（下称申请人）对莆田市开盛商贸有限公司（下称被申请人）名下第11类第32585767号“冠军雨 GNOU”商标（下称争议商标）提出无效宣告请求。申请人引证曾被认定为驰名商标的第19类第661646号“冠軍”商标（引证商标一）及第11类第635477号“冠軍”商标、第1403545号“冠軍及图”商标、第6605570号“冠軍”商标、第665458号“CHAMPION”商标、第6605569号“CHAMPION”商标（引证商标二至六）。根据裁文可知，商标局在认定争议商标与引证商标二至六在“烹调用装置和设备、龙头、坐便器、卫生器械和设备、马桶座圈”商品构成2013年《商标法》第三十条所指的使用在同一种或类似商品上的近似商标的情况下，同时也认定争议商标在“灯、冷冻设备和机器、风扇(空气调节)、加热装置、水净化装置”商品上的注册使用，不正当地利用了申请人商标的市场声誉，易使相关公众混淆或认为与申请人之间存在某种联系，致使申请人的利益可能受到损害。在综合考虑受保护记录及在案证据后，对引证商标一适用2013年《商标法》第十三条第三款的规定予以保护。最终该案件同时适用了2013年《商标法》第三十条、第十三条第三款。

>>> 三、商标诉讼案件

笔者以“驰名商标”“有必要对涉案商标是否驰名作出认定”“跨类保护”等关键词进行诉讼案件的检索，经过筛选得到部分相关案例，特此归纳如下：

案号/发文日期

涉案商标(驰名商标)

被诉商标/使用标样

审理摘要

（2016）

浙民终

794号

2017/3/15

第20类第1761206号

第11类第14504404号

一审认为，被诉侵权产品系集成吊顶，其中所含的吊顶模块与电器模块分属第6类和第11类商品。原告主张对注册在20类商品上的涉案商标进行跨类保护，但其在第6类商品上亦注册了第4287169号“索菲亞”商标，完全可以后一商标为基础主张权利，故在本案并无必要对涉案商标是否驰名作出认定。

二审认为，商标权人有权根据自身的商标体系和诉讼策略选择对其最为有利的商标作为诉讼的权利基础。如果法院为避免认定驰名商标，不允许权利人选择以驰名商标跨类保护的方式寻求更为有利的救济，则其合法利益就难以得到充分保障，与司法认定驰名商标制度的初衷亦背道而驰。本案第6类第4287169号“索非亞”商标属于防御性商标，因未经长时间实际使用，显著性和知名度较低，法律对其保护力度相对较弱。索菲亚公司以涉案商标主张权利系对其商标权的正当行使，因该商标的核定使用商品类别为第20类，与被诉侵权产品不属于相同或类似商品，故在权利人请求跨类保护的情况下，法院有必要对涉案商标是否驰名作出认定。

最终原告第20类的涉案商标被认定为驰名商标并得到跨类保护。

第6类第14504405号

（2022）

陕知民终

648号

2023/4/25

第9类第4969112

/14203957号

第19类第17835769号

一审认为，原告在第19类商品和服务上注册的商标，本身对于其在第9类商品和服务上注册的商标已经构成防御性商标，当其他主体在第19类商品和服务上使用与原告相同或近似的商标时，其以在第19类商品和服务上注册的商标起诉，可以达成制止侵权，维护市场秩序的目的，无需起诉要求认定3件涉案商标构成驰名商标并据此进行保护。

二审认为，上诉人（即一审原告）尽管在第19类建材上注册了含有多个相关商标，但这些商标均是防御商标，上诉人从未在建材领域中使用过上述商标，如果通过防御商标进行维权，难以得到保护或保护力度不大。上诉人经过多年持续宣传，涉案商标具有较高知名度，在本案商标侵权纠纷发生后，其更希望得到的是与其商标商誉相匹配的保护，而不是仅仅得到商标权保护。在权利人已选择以认定驰名商标为权利基础进行诉讼并说明理由的情况下，其诉求应被予以充分考虑，人民法院不应为避免认定驰名商标而回避相应的审理。

最终上诉人第9类的3件涉案商标均被认定为驰名商标并得到跨类保护。

第9类第7518113号

（2021）

沪民终

648号

2023/4/25

第42类第14653058号

第29类第18378734号

原告于2018年5月7日方才获准注册第43类第21277655号商标，其在第43类餐饮服务取得注册商标专用权时间较晚，有关其知名度的证据较少。即便认定商标侵权行为成立，其也难以获得与驰名商标同等力度的保护。根据当事人的主张，仍需基于原告享有的不同请求权基础而对被控侵权行为是否损害其在第42类上享有的商标权进行评价。……为了实现对商标的有效保护和全面保护，在原告已选择以认定驰名商标为权利基础进行诉讼并说明理由的情下，其诉求应被予以充分考虑，不能仅因防御商标的存在而否定审查驰名商标的必要性。……本案仍有必要对第42类第16215741号商标是否构成驰名进行审查。

最终原告第42类的2件涉案商标均被认定为驰名商标并得到跨类保护。

第42类第16215741号

第43类第18378707号

其中，案例3系由上海市高级人民法院（下称上海高院）审理[3]，原告为钉钉科技有限公司、钉钉（中国）信息技术有限公司（下分别称钉钉科技公司、钉钉信息技术公司），被告为成都贺某品牌管理有限公司、成都贺氏某餐饮管理有限公司、某区钉一钉冒菜店（下分别称品牌公司、餐饮公司、钉一钉冒菜店）、贺某、上海汉某信息咨询有限公司，案由为侵害商标权与不正当竞争纠纷，该案件发文日期较近，具有对同类案件的指导意义。笔者将以该案件为分析重点，试探究该种情形下的处理方案与考虑因素，特此对涉案商标、被诉商标、侵权行为总结归纳如下：

涉案

商标

商标号

类别

商标动态

申请日

注册日

钉钉

2019/8/6申请人转让给钉钉控股有限公司2019/8/29授权给原告

2014/7/7

2015/8/14

2015/1/23

2017/12/21

2016/9/12

2018/5/7

（表1：原告相关商标信息）

被诉商标

商标号

类别

商标动态

申请日

注册日

钉钉冒菜

2018/2/27申请人转让给被告贺某

2015/11/19

2016/12/28

钉钉冒菜

（表2：被告相关商标信息）

被告

成立日期

侵权行为

品牌公司

20011/1/12

共同对外开展“钉钉冒菜”项目的授权、招商、运营，在招商手册中载明“”标识为其经营的一家品牌，并在同页印有该品牌公司字样

餐饮公司

2017/3/22

钉一钉冒菜店

2020/9/3

在店铺招牌、宣传展板、点餐牌、室外立式海报以及某外卖平台线上店铺等上使用了“”标识

各被告实施了大量非原样使用行为。比如，改变“钉钉冒菜”的字体并对其进行拆分，横向突出放大“钉钉”二字，并缩小“冒菜”二字竖向排列在“钉钉”的右侧。线上店铺的菜单中也大量使用“钉钉+食品名称”的文字组合，如“钉钉-午餐肉”“钉钉米饭”等。

（表3：各被告相关侵权行为）

上海高院经审查认为：原告钉钉科技公司、钉钉信息技术公司以第14653058号“钉钉”商标、第16215741号“”商标作为权利基础提起诉讼，其请求保护的上述两商标核定使用范围为第42类软件运营服务，原告指控被告的侵权行为包括将“”“”“钉钉冒菜”“钉钉”“”等被控侵权标识使用在商业经营、餐饮服务、食品产品等多个商品及服务类别上。上述被控侵权标识使用类别无论根据《商标注册用商品和服务国际分类表》《类似商品和服务区分表》的分类，还是根据相关公众对商品功能、用途、生产部门或服务目的、内容、方式等方面的一般认知，与第42类软件运营服务均不相同也不类似。因此，根据当事人请求与本案具体情况，本案的侵权行为认定需以第14653058号“钉钉”商标、第16215741号“”商标是否驰名为前提。

针对第42类第16215741号“”商标的认驰必要性，被告抗辩称，原告已于2016年9月12日申请注册第43类第21277655号“”商标，其核定使用在餐厅等服务上，原告没有必要通过认定第42类驰名商标进行跨类别保护。上海高院认为，原告于第43 类注册的防御商标不影响对第42类第16215741号“”商标是否驰名的认定。

上海高院对于“不能仅因防御商标的存在而否定审查驰名商标的必要性”解释如下：原告于2018年5月7日方才获准注册第43类第21277655号“”商标，其在第43类餐饮服务取得注册商标专用权时间较晚，有关其知名度的证据较少。即便认定商标侵权行为成立，其也难以获得与驰名商标同等力度的保护。根据当事人的主张，仍需基于原告享有的不同请求权基础而对被控侵权行为是否损害其在第42类上享有的商标权进行评价。因此，基于前述理由，为了实现对商标的有效保护和全面保护，在权利人已选择以认定驰名商标为权利基础进行诉讼并说明理由的情下，其诉求应被予以充分考虑，不能仅因防御商标的存在而否定审查驰名商标的必要性。综上所述，原告享有第43类第21277655号“”注册商标并不影响其主张认定第42类第16215741号“”注册商标为驰名商标，本案仍有必要对第42类第16215741号“”商标是否构成驰名进行审查。

上海高院经审查认为原告提交了大量证据，足以证明第42类“钉钉”商标、“”商标在被告使用之时已经驰名。被告在第29类食品产品、第35类商业经营与第43类餐饮服务上的非原样注册商标使用行为足以使相关公众认为被诉商标与驰名商标具有相当程度的联系，减弱了涉案驰名商标的显著性，不正当利用了该驰名商标的市场声誉，致使原告利益受损，侵犯了原告第14653058号“钉钉”商标、第16215741号“”商标作为驰名商标的商标权利。

上海高院一审判决被告品牌公司、餐饮公司、钉一钉冒菜店、贺某停止侵害并公开消除影响，餐饮公司、贺某连带赔偿50万元，品牌公司、钉一钉冒菜店对其中部分承担连带赔偿责任。本案一审判决后，各方当事人均未提起上诉，一审判决已生效。

>>> 四、处理方案与考虑因素

综合上文相关商标评审案件及商标诉讼案件的处理方案可知，在特定情形下即使已有同类注册商标时，还是可以对驰名商标予以认定并进行跨类保护。

考虑因素或可大致总结为以下五点：

第一是对于驰名商标进行保护的立法出发点。我国关于驰名商标认定从驰名商标认定按照行政认定与司法认定双轨制阶段到驰名商标按需认定、被动保护、个案认定阶段，具体的适用规则虽有发展变化，但保护驰名商标的立法出发点是一以贯之的。与普通商标相比，驰名商标具有更高的知名度、更多的心血投入、更强的识别度，应当受到与之相符的保护力度，包括但不限于维权范围、侵权赔偿等。因此，若仅因已有同类注册商标而对驰名商标置若罔闻，显然违背了对于驰名商标进行保护的立法初心。

第二是当事人的个人意愿。若当事人选择以商标驰名为依据主张权利，商标局、最高人民法院指定的人民法院根据具体审理案件的需要，可以对商标驰名情况作出认定。

第三是侵权方的侵权情况。若侵权方的侵权行为发生于多类别商品或服务上，即使被侵权方在其中部分类别上拥有已注册的非驰名商标，但非驰名商标的维权结果无法延及其他未覆盖的类别，在该种情况下，需要以认定驰名商标的方式进行跨类保护，从而对侵权行为实现较高程度、较大力度上的打击。

第四是被侵权方的具体被侵害法益。一般情况下，一个企业着重发展的领域是持续且长久的，故而一个企业名下的驰名商标及其核定的商品或服务也是稳定且不易变动的。驰名商标凝聚着权利人长久以来付出的时间、精力、金钱等成本，具有高知名、高美誉的特性，甚至会出现“只知商标不知权利人”的情况，一旦侵权方实施侵权行为，不论侵权行为指向类别为何类，首先受到损害的就是驰名商标及其核定的商品或服务。因此，出于对具体被侵害法益进行补偿的考虑，也应当对认定驰名商标与否进行审理。

第五是被侵权方的权利得到充分保护与否。一方面，若被侵权方名下同类注册商标商品或服务无法全部覆盖侵权商标商品或服务，综合考虑相关因素后，可以对驰名商标予以认定并进行跨类保护。另一方面，若仅以同类注册商标认定侵权方构成侵权行为，则侵权方完全可以主张侵权商标三年内未使用而不应当赔偿，且获得支持的几率较大。表面上看，法院已经认定侵权方构成侵权，但是被侵权方并未获得任何赔偿，被侵权方的权利并未得到充分保护。

>>> 五、结语

对知识产权进行保护已经成为现代经济与社会发展中不可或缺的一部分，知识产权得到保护在激励大众创新、增强企业竞争力、促进经济发展、提供法律保障等方面具有重要作用。随着社会各方更加认识到知识产权的重要性、根本性，权利人在驰名商标上投入了更高的维护成本、更强的注意程度，在特定情形下，不能仅因同类注册商标（即防御商标）的存在而否定审查驰名商标的必要性，在充分考虑对驰名商标进行保护的立法出发点、当事人的个人意愿、侵权方的侵权情况、被侵权方的具体被侵害法益以及被侵权方的权利得到充分保护与否等多方面因素后，还是可以对驰名商标予以认定并进行跨类保护。对驰名商标的保护认定需要寻找到平衡点，既要防止认定标准过于宽松导致驰名商标泛滥的过度保护，也要避免矫枉过正导致商标权人合法权益无法得到保障的缺失保护，只有这样驰名商标才能在真正意义上发挥作用、展现价值。

[1] 商评字[2018]第0000223291号

[2] 商评字[2024]第0000279629号

[3] 鉴于该案涉及驰名商标的认定、案情较为复杂、对于同类案件具有普遍法律适用的指导意义，2021年12月，上海市高级人民法院作出民事裁定书(2021)沪民辖431号，对案件予以提级管辖