团队案例 | 如何判定软件产品名称“有一定影响”|商标权|商标法|国家知识产权局|法院|软件产品

案例分析

(2021)皖民终325号

(2021)最高法民申6519号

一、相关主体

上诉人(原审被告)：杭州某某科技有限公司

被上诉人(原审原告)：合肥某某网络技术有限公司

二、基本案情

合肥某某公司经程某某独占许可，取得 “某某工具” 软件的相关知识产权，程某某 2018 年 10 月开发完成该软件并获软著权，合肥某某公司 2019 年 3 月成立后，通过 QQ 客户群（覆盖 2 万余人）、百度及 360 平台推广、官网销售等方式运营该软件，至 2020 年 6 月交易额达 1600 余万元，相关教程浏览量较高，软件在同类产品搜索量中居前。

杭州某某公司 2017 年 10 月开发同名软件并获软著权，2019 年 2 月通过百度平台推广含 “某某工具” 的关键词，2019 年 4 月申请该商标，后国家知识产权局以合肥某某公司证据不足为由准予该商标注册。合肥某某公司认为杭州某公司的使用行为构成不正当竞争，诉请其停止相关宣传、赔偿经济损失 60 万元及维权合理费用 5.5 万元。

本案经安徽省合肥市中级人民法院一审后判决原告胜诉，杭州某某公司不服一审判决上诉，主张一审证据和事实认定错误，自身享有合法商标权，二审由安徽省高级人民法院审理，二审采信部分证据并维持一审认定的事实，合肥某某公司不服，向最高人民法院提起再审申请，被最高人民法院裁定驳回。

三、上诉人（原审被告）称

一审判决认定证据严重错误。合肥某某公司提交的证据存在各种瑕疵，一审判决却未对此进行说理论述。

一审判决认定事实严重错误。合肥某某公司的“某某工具”商品名称并未形成市场影响力，即使形成一定影响力，“某某工具”作为通用名称，其之前的使用行为仍属于正当使用,不应对此承担法律责任。

杭州某某公司享有“某某工具”商标权，其早已在2019年4月2日申请商标注册，本案实质是注册商标与未注册商标间的冲突，未注册商标并不能禁止注册商标的使用。尚无未注册商标限制注册商标使用的先例，一旦开此先例将使我国商标冲突行政解决程序虚置，甚至造成行政解决程序和司法解决程序的冲突。

四、被上诉人（原审原告）称

原审判决认定事实清楚。“某某工具”在业内形成了一定影响之后，作为同行业竞争者，杭州某某公司应当知晓并合理避让“某某工具”字样，但却不正当地利用其长期经营所累积的市场资源进行诱导性的宣传，使相关消费者造成混淆，已构成不正当竞争。

杭州某某公司上诉称在商标异议程序中其的证据与本案一审证据完全一致，与事实不符。

杭州某某公司的侵权行为极具恶意，未经允许使用其有一定影响的商品名称，并恶意抢注“某某工具”商标，给其造成了巨大损失。

基于杭州某某公司的恶意抢注行为，人民法院在认定其“某某工具”商品名称是否有一定影响时，相较于普通的知识产权民事案件，标准不应该更高；且本案不是双方已注册商标之间的冲突，杭州某某公司关于双方的争议可以通过宣告商标无效等行政程序解决的上诉理由不能成立。

五、争议焦点

二审法院认为，综合双方当事人的诉辩意见，本案二审争议焦点为杭州某某公司是否对合肥某某公司构成不正当竞争。

六、法院推理

二审法院认为

根据反不正当竞争法第六条第一项的规定，经营者对他人有一定影响的商品名称构成不正当竞争需同时满足三个条件：一是他人的商品名称有一定影响，二是经营者擅自使用与他人的商品名称或者近似的标识，三是经营者的前述行为足以引人误认为是他人商品或者与他人存在特定联系。

首先，关于合肥某某公司的“某某工具”商品名称是否具有一定影响问题。杭州某某公司在本案二审中提交了国家知识产权局(2021)商标异字第000000xxxx号决定书，决定书载明合肥某某公司提供的证据不足以证明在被异议商标申请日之前合肥某某公司将“某某工具”商标于“工业品外观设计；把有形的数据或文件转换成电子媒体；提供互联网搜索引擎”等服务上在先使用并使之具有一定影响。

在此情况下，需考察国家知识产权局准予注册决定书中的“有一定影响”与反不正当竞争法第六条中的“有一定影响”含义是否相同，才能对合肥某某公司的“某某工具”是否为有一定影响的商品名称作出认定。商标法为保护注册商标和未注册的驰名商标提供了法律依据，反不正当竞争法则为保护其他商业标识提供了法律依据，起到补充保护的作用。商标法对于达不到驰名的程度但又有一定影响的未注册商标，在第三十二条规定了保护在先权利和禁止行为人恶意抢注原则，在第三十五条第一款规定了商标异议程序，在第四十五条规定了请求无效宣告程序和行政诉讼程序，但对于行为人使用他人有一定影响的未注册商标如何承担民事责任则没有规定，因此可以认为反不正当竞争法第六条第一项为此种情形提供了补充保护，故商标法第三十二条“有一定影响”与反不正当竞争法第六条第一项“有一定影响”的含义相同。

本案中，杭州某某公司提交的国家知识产权局准予注册决定书可以证明合肥某某公司的“某某工具”在杭州某某公司申请商标注册时不是有一定影响的商标，相当于认定合肥某某公司的“某某工具”不是有一定影响的商品名称，故杭州某某公司此节上诉理由成立。

其次，关于杭州某某公司是否擅自使用“某某工具”商品名称问题。擅自使用系指行为人在无权使用的情况下，未经许可使用他人有一定影响的商品名称。国家知识产权局作出(2021)商标异字第000000xxxx号决定书，以合肥某某公司的证据不足以证明在被异议商标申请日之前合肥某某公司将“某某工具”商标于相关服务上在先使用并使之具有一定影响为由，准予杭州某某公司第xxxxx号“某某工具”商标注册。因此杭州某某公司不存在擅自使用“某某工具”商品名称问题。综上，对于杭州某某公司的上诉请求成立，二审法院予以支持。

再审法院认为

针对被上诉人（原审原告）提起的再审，就合肥某某公司的“某某工具”商品名称是否具有一定影响问题，最高人民法院认为：虽然，国家知识产权局在商标异议程序中认定合肥某某公司提交的证据不能证明其对“某某工具”构成在先使用并具有一定影响，但本案系不正当竞争纠纷，人民法院可以在案件审理过程中根据在案证据进行独立判断。

本案中，合肥某某公司提交的支付宝交易流水相关证据部分收款账户为深圳市某某有限公司，并非合肥某某公司；账单中的商品虽然显示为“某某工具”，但不能证明与涉案“某某工具”软件具有一一对应关系。看云网数据相关证据仅为浏览量，不能证明涉案“某某工具”商品名称是否实际使用且具有一定影响。在案证据尚不足以证明合肥某某公司主张的“某某工具”商品名称构成反不正当竞争法第六条规定的“具有一定影响”的商品名称。因此合肥某某公司关于杭州某某公司擅自使用与其相同的“某某工具”商品名称构成不正当竞争的再审申请理由不能成立。

七、法院判决

依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第二项规定,判决如下:

一、撤销安徽省合肥市中级人民法院(2019)皖01民初1714号民事判决;

二、驳回合肥某某网络技术有限公司的诉讼请求。

八、案件启示

本案二审法院明确商标法第三十二条与反不正当竞争法第六条第一项中 “有一定影响” 的含义一致，反不正当竞争法并非独立于商标法的保护路径，而是对未达商标保护标准的商业标识的补充救济。二审法院尊重国家知识产权局对涉案商标作出的“不具有一定影响”的行政决定。

最高法进一步厘清司法与行政的边界，认为国家知识产权局虽然在商标异议程序中对“是否具有一定影响” 作出了认定，但是司法审理不正当竞争纠纷，仍然可以根据在案证据独立判断这一问题，坚守司法的独立性。

本案为经营者提供了明确的合规竞争指引，平衡了权利行使边界。一方面，合法取得的商标专用权受法律保护，在无证据证明商标注册存在恶意抢注且侵犯在先“有一定影响的商品名称”的情况下，在后商标权人的使用行为应认定为构成不正当竞争，鼓励经营者通过合法注册固化权利；另一方面，未注册商标权利人若主张他人构成不正当竞争，需提交充分证据证明自身标识 “有一定影响”，且该证据需达到行政与司法程序均认可的标准，避免权利滥用。同时，本案警示经营者在使用商业标识前需充分核查在先权利，避免因忽视权利冲突陷入纠纷，引导市场竞争从 “标识争夺” 转向 “产品与服务质量提升”。

判决书全文