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引言:专利创造性判断,一直是专利授权和确权程序中最棘手的难题。与新颖性的“全有或全无”式判断不同,创造性涉及对技术发展逻辑的“反事实推演”——即在本专利申请日之前,本领域技术人员是否“理应想到”该技术方案。这种判断本质上是对“认知可能性”的法律评价,而非单纯的事实认定。
在此框架下,主张专利无效的一方往往面临“事后诸葛亮”的倾向,而创造性认定倾向于将合理的后续改进认定为“显而易见”。为平衡这一偏差,美国判例法发展出“反向教导”、“目的受挫”、“意想不到的结果”等一系列抗辩工具。这些工具的核心功能是证明:尽管现有技术的“拼图”存在,但本领域技术人员缺乏将这些拼图组合在一起的“动机”。
近年来,美国联邦巡回上诉法院和中国最高人民法院在数个标杆性判例中,对“目的受挫”与“技术偏见”的认定标准作出了重要澄清。这些裁判不仅影响个案走向,更折射出两国在专利创造性判断方法论上的深层差异。
一、[美]Allied Erecting案:物理上无法组合不等于无结合动机
(一)案情概要
Allied Erecting and Dismantling Co. v. Genesis Attachments, LLC案(联邦巡回上诉法院,2016年)涉及一种重型机械工具快速更换系统。在单方复审程序中,美国专利商标局(USPTO)审查员及专利审判与上诉委员会(PTAB)认定涉案专利相对于两份现有技术文献的组合显而易见:Caterpillar文献公开了一种可拆卸附件系统,但钳口固定;Ogawa文献公开了双钳口均可动的结构,但未涉及快速更换机制。PTAB认为,本领域技术人员有动机将Ogawa的可动钳口设计引入Caterpillar系统,以提升工具的灵活性。
(二)目的受挫的抗辩逻辑
专利权人Allied提出双重抗辩:第一,将Caterpillar的固定钳口改为可动钳口,会改变其操作原理,甚至使设备“无法运行”——即“目的受挫”;第二,Caterpillar对Ogawa的枢轴安装方式存在批评,构成“反向教导”。
(三)联邦巡回上诉法院的裁判规则
联邦巡回上诉法院(CAFC)驳回了Allied的抗辩,确立了三项规则:
规则一:文献的“物理可组合性”不是必要条件
法院指出,判断标准不在于参考文献是否能在物理上组合,而在于所请求保护的发明是否因现有技术的整体教导而变得显而易见。即便两份文献描述的设备无法物理拼装,只要其“技术教导”可以逻辑关联,就足以构成显而易见性的初步证据。这一规则凸显了美国法下显而易见性判断的“抽象性”——法院审视的是技术思想的“可推导性”,而非设备的“可组装性”。
规则二:存在“利弊权衡”不等于“无动机”
CAFC明确指出:“任何行动往往同时具有优点和缺点,这并不必然否定组合的动机。”即便将Caterpillar改为双钳口可动可能“阻碍其快速更换功能”,这也不意味着本领域技术人员“不可能尝试”。这一判断深刻反映了KSR案以来美国最高法院对“僵化TSM标准(教导-启示-动机)”的批判。组合的动机不必来自于文献的“明确肯定”,市场对效率的普遍追求本身即可构成“可预测性改进”的动机。
规则三:质疑“最优设计”不等于“反向教导”
针对Caterpillar批评Ogawa式枢轴安装的主张,法院区分了“质疑”与“反向教导”:若文献仅仅对某设计方案表示“存疑”或“认为不是最优”,而非明确批判其技术可行性或引导技术人员走向相反方向,则不构成反向教导。
二、[美]Cook Group案:权利要求解释对创造性认定的前置影响
(一)案情概要
Cook Group Inc. v. Boston Scientific Scimed, Inc.案(联邦巡回上诉法院,2020年)涉及止血夹技术。Cook向PTAB提起多方复审,挑战Boston Scientific的US 8,974,371号专利(’371专利)的多项权利要求;该专利涉及一种用于活体内组织夹闭的装置,核心特征包括“控制元件”与“连接元件”通过易断连接实现可脱离配合的结构。
PTAB认定部分权利要求相对于Adams文献不具备可专利性(因为显而易见),但另一部分权利要求(权要11、15、17)不被Adams所预料,也不因Adams与Sackier的结合而显而易见。主要理由是:Adams文献中的“J-Hook”实施例的“切口”不构成’371专利权利要求11所要求的“连接元件”。
CAFC推翻了PTAB的认定,理由在于PTAB对“连接元件”采用了错误的权利要求解释。CAFC指出:’371专利的权利要求语言和审查历史中,并无任何内容阻止将连接元件配置为夹子组件的一部分。PTAB基于此错误解释,错误地认定Adams文献未预料或使权利要求11、15、17显而易见。
(二)本案对创造性判断的启示
本案的核心启示在于:创造性判断的正确性,高度依赖于权利要求解释的准确性。PTAB之所以错误认定某些权利要求“非显而易见”,根源在于其不当限缩了权利要求用语的含义,将“连接元件”解释为必须独立于夹子组件之外的结构。
本案与Allied Erecting案形成互补:前者强调“宽泛的权利要求解释”可能导致更多专利被认定为显而易见,后者强调“文献物理组合的障碍”不是抗辩的有效理由。两案共同指向一个趋势——CAFC倾向于对专利权人施加更严格的创造性审查。
三、[中]集装箱建筑物模块案:技术偏见与经济效益考量的边界
(一)案情概要
2025年,最高人民法院在“集装箱建筑物模块”发明专利确权案((2024)最高法知行终681、682号)中,对“技术偏见”的认定作出了重要裁判。该案中,国家知识产权局在无效审查阶段曾以“克服技术偏见”为由,认定涉案专利具备创造性。专利权人主张:本领域技术人员长期认为“集装箱作为建筑物模块在结构稳定性上存在缺陷”,因此不会尝试将集装箱应用于建筑领域,而涉案专利克服了这一偏见。
(二)最高法的裁判要旨
最高人民法院推翻了国家知识产权局的认定,明确指出:
“如果特定技术手段因本领域技术人员普遍存在的错误技术认知而被摒弃,而专利技术方案基于正确技术认知采用了该技术手段,则专利可能因克服技术偏见而具备创造性。但本领域技术人员摒弃该技术手段是基于经济效益考量而非技术认知偏差,则专利技术方案采用该技术手段并非系克服技术偏见,不能因此认定其具备创造性。”
(三)“技术偏见”与“经济选择”的规范边界
本案裁判要旨厘清了“技术偏见”的两项核心要件:
要件一:认知错误必须是“技术性”而非“经济性”
技术偏见的本质在于本领域技术人员对技术手段能否解决技术问题存在错误的、固化的技术认知。若技术人员不采用某技术手段仅仅是出于成本、利润、市场风险等经济层面的权衡,而非认为其在技术上无法实现,则不构成“偏见”。
要件二:必须具有普遍性而非个案性
技术偏见应是“本领域技术人员普遍存在的”错误认知,而非个别研究者的主观判断。这一要求旨在防止专利权人通过“事后”寻找“逆向教导”的文献证据来“制造”技术偏见。
本案与Allied Erecting案形成了有趣的对照:美国法下,“批评”或“质疑”某技术方案不构成“反向教导”,除非该文献“明确引导技术人员走向相反方向”;中国法下,“不采用某技术手段”也不构成“技术偏见”,除非其基于“技术认知错误”而非“经济效益考量”。两国的规范框架虽有差异,但在“提高主观障碍认定门槛”的裁判取向上趋于一致。
四、比较分析与实务启示
(一)判断框架的结构性差异

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(二)对“主观认知障碍”的不同处理
美国法下的“反向教导”抗辩与中国法下的“技术偏见”抗辩功能相似,但适用标准存在差异。

美国法倾向于从严把握:文献中的“质疑”或“存疑”不足以构成“反向教导”,必须有“明确引导技术人员走向相反方向”的证据。
中国法则从另一角度切入:区分“技术认知错误”与“经济效益考量”,即使文献中未明确“引导相反方向”,只要能证明“不采用”是基于“技术认知偏差”而非“商业理性”,仍可能成立“技术偏见”。
(三)实务启示
对于专利权人:在挑战他人专利或应对无效宣告时,应充分利用“结合动机”分析。如果对方主张的组合会导致“设备无法运行”或“目的受挫”,应提供技术专家证言或实验数据证明“不可行性”的技术本质;单纯的“商业上不划算”不足以构成有效抗辩。在中国,主张“技术偏见”时,应提交教科书、技术手册、行业标准等证据,指向技术认知层面的“固有思维”,而非市场层面的“性价比考量”。
对于无效请求人:应聚焦于现有技术的“整体教导”,而非苛求“物理可组合性”。在撰写无效请求书时,应阐明“为什么本领域技术人员有动机将对比文件的技术思想结合在一起”;这一“动机链条”越清晰,跨越“反向教导”或“技术偏见”抗辩的可能性就越大。
五、结语
专利创造性判断,本质是法律对“合理的技术演进路径”的拟制。美国Allied Erecting案确立的“物理不可组合不等于没有组合动机”规则,与中国最高人民法院“集装箱模块”案确立的“技术偏见不等于经济效益考量”规则,从不同侧面揭示了专利创造性判断的核心难题:如何区分“本领域技术人员的正常逻辑推演”与“真正的创新突破”。
对从事跨国专利布局的企业知识产权从业者而言,理解中美两国在“主观认知障碍”认定上的规则差异,将有助于更精准地评估专利稳定性、预判诉讼走向、优化专利申请撰写策略。
来源:IPRdaily中文网(iprdaily.cn)
作者:梁志婷 知识产权经理