作者 | 邹秋爽 伍洁 北京康信知识产权代理有限责任公司
编辑 | 布鲁斯
2025年11月《专利审查指南》完成修订,其中针对“同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型又申请发明专利”(业内称“同日双申/一案双申”)的规则作出了关键调整。
近段时间的实务反馈显示,新规落地后针对同日双申案件的审查尺度明显收紧,仍沿用旧有思路处理的案件,发明专利申请可能面临直接驳回的后果,且难以通过后续修改补救。本文结合新规条文与真实案例,解析核心规则变化,并给出可落地的实务建议。
一、新规三大核心变化:旧有操作路径全面收窄
本次修改集中在《专利审查指南》第二部分第三章第6.2.2节,核心是收紧同日双申的授权规则,回归“禁止重复授权”的立法本意。
《专利审查指南》第二部分第三章第6.2.2节最后一段修改之前是这样的:
对于同一申请人同日(仅指申请日)对同样的发明创造既申请实用新型又申请发明专利的,在先获得的实用新型专利权尚未终止并且申请人在申请时分别作出说明的,除通过修改发明专利申请外,还可以通过放弃实用新型专利权避免重复授权。因此,在对上述发明专利申请进行审查的过程中,如果该发明专利申请符合授予专利权的其他条件,应当通知申请人进行选择或者修改。
再看修改后的规定:
对于同一申请人同日(仅指申请日)对同样的发明创造既申请实用新型又申请发明专利的,根据专利法实施细则第四十七条的规定,应当在申请时分别说明对同样的发明创造已申请了另一专利;未作说明的,依照专利法第九条第一款关于同样的发明创造只能授予一项专利权的规定处理;作出说明的,发明专利申请经审查没有发现驳回理由,应当通知申请人在规定期限内声明放弃实用新型专利权。申请人声明放弃的,应当作出授予发明专利权的决定,并在公告授予发明专利权时一并公告申请人放弃实用新型专利权声明。申请人不同意放弃的,应当驳回该发明专利申请;申请人期满未答复的,视为撤回该发明专利申请。
对比旧规,主要有三方面实质性变化:
第一,已勾选同日双申的案件,授权路径唯一化,“以改代弃”不再可行。
旧规下,同日双申的发明专利符合授权条件时,申请人有两种选择:修改权利要求缩小保护范围,或者放弃实用新型专利权。
新规删除了“通过修改发明专利申请避免重复授权”的选项。也就是说,只要申请时勾选了同日双申说明,要最终获得发明专利授权,就必须放弃实用新型专利权。即便主动调整发明的权利要求保护范围,也无法替代放弃程序。
第二,已勾选同日双申的案件,须维持实用新型有效。
由于仅能通过“放弃实用新型专利权”来换发明授权,在发明专利审查至授权前,实用新型必须始终保持专利权有效。
如果因未缴年费、主动放弃等原因导致实用新型提前终止,后续发明专利将因“无权利可放弃”,无法满足授权前提,最终不能获得专利权。
第三,未勾选同日双申的案件,直接适用禁止重复授权,无补救空间。
申请时未按《专利法实施细则》第四十七条规定作出同日双申说明的案件,将不再适用同日双申的例外规则,直接按专利法第九条第一款中所规定的“同样的发明创造只能授予一项专利权”处理。
这意味着:只要实用新型已经获得授权,即便发明专利本身符合其他所有授权条件,也会因构成重复授权被驳回;且该缺陷无法通过后续补正、修改权利要求来克服,属于不可逆的程序瑕疵。
二、实务案例:未勾选同日说明,发明申请面临终局性驳回
近期我们收到一份针对同日双申案件的审查意见通知书。该案中,申请人在提交申请时未勾选同日双申说明,即未履行“对同样的发明创造已申请另一专利”的告知义务。
审查员在通知书中明确指出,该案直接适用专利法第九条第一款禁止重复授权的规定,因实用新型专利权已生效,发明专利申请不符合授权条件。
这一处理思路直观体现了新规的严格性:旧规下,申请人尚可通过修改权利要求,让发明与新型的保护范围形成差异,进而规避重复授权认定;但新规已完全关闭这一通道。一旦因未勾选说明触发重复授权认定,驳回基本成为终局性结果,没有额外的救济途径。
三、实务应对:四点建议适配新规,规避双申风险
规则调整后,同日双申已从过去的“双保险”模式,转变为“接力保护”模式。结合实务场景,我们总结了四点核心应对建议:
1. 申请阶段务必勾选同日双申,履行说明义务
这是实现“先拿实用新型快速获权、后接发明专利长期保护”的唯一合法路径。只要计划采用同日双申策略,就必须在两件申请中分别作出说明,一旦遗漏,后续没有任何补正手段。
2. 精准把握放弃实用新型专利权的时机,避免“双失”
建议在确认发明专利申请经审查符合授权条件后,再按要求作出放弃实用新型的声明。
如果在发明专利仍在审查阶段就主动放弃实用新型,会因后续无法完成“放弃换授权”的法定程序,出现“实用新型已失效、发明专利也无法授权”的双失局面,导致技术方案的专利保护彻底落空。
3.未勾选说明的,须确保保护范围存在实质性差异
如果因特殊原因未勾选同日双申说明,则必须保证发明专利的每一项权利要求,与实用新型的保护范围存在实质性的差异,二者不属于“同样的发明创造”。
需要注意的是,仅通过并入从属权利要求特征、调整引用关系等形式化操作,很难达到认定标准;应当在技术方案层面形成实质上的差异,才能从根源上规避重复授权认定。
4.申请前做好策略评估,理性选择申请路径
新规之下,同日双申的“性价比”已发生变化:实用新型仅作为过渡保护手段,最终必然要为发明专利让路。建议申请前结合技术属性做好评估:
技术迭代快、商业生命周期短(2-3年)的方案,可考虑直接申请实用新型;
技术价值高、需要长期保护的核心方案,可选择同日双申或直接申请发明专利,并提前规划审查周期与权利衔接节奏。
结语
本次同日双申规则的调整,核心是回归专利法禁止重复授权的立法本意,进一步规范专利申请秩序。
对申请人与知识产权从业者而言,及时调整申请策略、做好申请前的合规校验,是规避风险的关键。尤其是高价值技术的专利布局,更需在现行规则框架内设计保护方案,避免因程序疏漏造成不可逆的权利损失。
end
(本文仅代表作者观点,不代表知产力立场)
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