《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》(一)规定:“专利申请人、专利权人在专利授权或者无效宣告程序中,通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案,权利人在侵犯专利权纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的,人民法院不予支持。”《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》(二)规定“权利人证明专利申请人、专利权人在专利授权确权程序中对权利要求书、说明书及附图的限缩性修改或者陈述被明确否定的,人民法院应当认定该修改或者陈述未导致技术方案的放弃。”

以上两则解释构成了所谓的专利诉讼中的“禁止反悔原则”(禁反原则),两则解释可能有些生涩难懂,无法理解为何解释(一)和解释(二)需要做出即让人禁止反悔,有在某些情况下不算“反悔”的表述。这块就是涉及到正确理解“禁止反悔原则”的本意,这个原则是防止专利权人“得了便宜又卖乖”,也就是确权时候是个”小绵羊“,维权时候变成”大灰狼“。一些技术特征在确权过程中被明确放弃,或者自己主动做了限制缩小,维权时候又以”等同侵权”为由擅自做了扩大解释。这个就是“禁反”的本质。只有理解了刚才所说的内容,才能大致了解两则司法解释究竟在讲什么问题。

通过举例,可以大致了解何时可以适用“禁反”原则。

ABC公司是一家生产液压机械的公司,申请有专利名为“液压传动装置的新型管路”,权利要求中有技术特征“使用内多边形的软管”,发明书实施例“使用内六边形的软管。国知局审查时认为该对比文件同时公开了”内三角形的软管“这一技术特征,因此权利要求“使用内多边形的软管”缺乏新颖性。ABC公司于是进行主动限缩,将说明书中的”内六边形软管“写入权利要求,并生成”内六边形可以最大程度减少液体的流动阻力,该技术特征也非公知常识,据此国知局认为该内六边形具有新创性,授予专利权。所以ABC公司从“内六边形”这一技术特征中“得了便宜”。后在一起侵权诉讼中,对方产品为“内八边形”,ABC公司主张“等同侵权”,因为之前因为“内六边形”这一特征“得了便宜”,根据“禁反原则”,不能再“卖乖”,即自己主动限缩至“内六边形”并且以此获得利益,则不能再将“内八边形”作为“等同侵权”,只有“内六边形”相同的的技术特征才能作为侵权判断依据。

同样例子,假设最终国知局不是依据“内六边形”这一个限缩的技术特征授权专利,而是以该专利具有新创性的“马达结构”作为授权依据,即ABC公司没有从“内六边形”这个特征得到便宜,自然今后诉讼中可以对“内八边形”主张“等同侵权”。

“禁止反悔原则”通俗理解就是不能好处和便宜都让权利人都占了。

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