依联邦巡回上诉法院在爱立信诉联想案中的裁判，标准必要专利许可谈判的诚信谈判者，不论是专利持有人或实施方，将更容易从美国法院获得禁诉令。
作者 | 周婧媛 重庆大学法学院
编辑 | 布鲁斯
美国联邦巡回上诉法院在Telefonaktiebolaget LM Ericsson v. Lenovo (United States), Inc.[1]一案（以下简称“爱立信诉联想案”）中进一步明确了美国法院在标准必要专利诉讼中签发禁诉令的标准，细化了第九巡回上诉法院在Microsoft Corp. Inc. v. Motorola, Inc.[2]中提出的“决定性作用”（“dispositive”）要件。依联邦巡回上诉法院在爱立信诉联想案中的裁判，标准必要专利许可谈判的诚信谈判者，不论是专利持有人或实施方，将更容易从美国法院获得禁诉令。
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案情回顾
爱立信与联想均是欧洲电信标准化协会（“ETSI”）的成员，双方均按ETSI知识产权政策（“IPR policies”）要求作出了标准必要专利权人应“准备好按照公平、合理并且非歧视”（“FRAND”）的标准就标准必要专利向实施者提供“不可撤销许可”的承诺（以下简称“FRAND承诺”），[3] 包括在许可谈判中秉承诚实信用原则。
2023年10月11日，爱立信向联想发出5G标准必要专利（“5G SEP”）最终许可邀约，金额为“1%的净售值，每单位最高4美元”。同日，爱立信向北卡罗莱纳州东区法院（“北卡东区法院”）提起确认之诉，请求确认其许可邀约符合FRAND“公平、合理且无歧视”原则，指控联想侵犯其4项专利权，并违反了FRAND原则关于诚信谈判的要求。同时，爱立信在起诉书中提出，如果其提出的许可邀约最终被认定为不符合FRAND承诺，其申请法院作出全球范围内的FRAND许可费率裁判。
两天后，联想在英国起诉爱立信，要求英国法院作出全球范围内的FRAND许可费率裁判。在同年12月15日，联想向英国法院申请签发禁令禁止爱立信侵犯联想的英国5G标准必要专利（以下简称“英国停止侵权禁令”）。
2023年11月，爱立信分别在哥伦比亚和巴西法院起诉，指控联想侵犯爱立信持有的5G标准必要专利，并申请哥伦比亚和巴西法院签发临时禁令，禁止联想侵犯爱立信专利权。在2023年11月和12月，巴西法院和哥伦比亚法院依据爱立信的临时禁令申请分别发布了禁令（以下简称“巴西和哥伦比亚停止侵权禁令”）。
巴西和哥伦比亚法院发布禁令后，2023年12月，联想在北卡东区法院提起反诉，指控爱立信侵犯了联想拥有的美国5G标准必要专利，同时指控爱立信并未遵守FRAND“公平、合理且无歧视”原则关于诚信协商的要求，并请求法院确认全球许可费率。
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北卡东区法院关于禁诉令的一审裁判
提起反诉后，联想向北卡东区法院提出禁诉令申请，要求禁止爱立信执行巴西和哥伦比亚法院签发的停止侵权禁令。北卡东区法院驳回了联想的禁诉令申请，指出禁诉令申请不符合Microsoft Corp. v. Motorola, Inc.一案中所确立的“三步分析法”要求。[4]
北卡东区法院指出，“三步分析法”要求首先——作为先决条件——美国诉讼和外国诉讼的当事人和争议焦点必须一致，并且美国诉讼的案件处理结果必须对外国诉讼的解决具有决定性作用（“dispositive”）。其次，美国法院必须判断以下情形之一是否出现，包括“外国诉讼是否：（1）阻挠禁令签发地国的政策；（2）是缠讼的或压迫性的；（3）威胁签发法院的对物或准对物管辖权；或者（4）相关诉讼是否损害其他衡平法考量。”[5]第三，禁诉令签发对国际礼让的影响。
北卡东区法院认为，联想提出的禁诉令申请不满足“三步分析法”中的先决条件，即美国诉讼的案件处理结果必须对外国诉讼的解决具有决定性作用（“dispositive”）。[6]北卡东区法院认为，“决定性作用”（“dispositive”）意味着美国诉讼必须使双方达成“全球许可协议”，实质性地一次性解决双方的许可争议。但如果爱立信的许可邀约符合FRAND原则要求，那么法院则没有作出全球许可协议裁判的必要，从而无法实质性地一次性解决双方的许可争议。因此，北卡东区法院驳回了联想的禁诉令请求。
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联邦巡回上诉法院的二审裁判
不服北卡东区法院的裁判，联想向联邦巡回上诉法院提起上诉。在2024年10月24日公布的判决中，联邦巡回上诉法院撤销了北卡东区法院的裁判，认为北卡东区法院对“决定性作用”（“dispositive”）的解释有误，不当加重了对“决定性作用”（“dispositive”）的对象和程度的要求，将案件发回北卡东区法院进行重审。
联邦巡回上诉法院首先回顾了Microsoft Corp. v. Motorola, Inc.一案关键事实，指出在该案中，Microsoft的禁诉令申请是预防性的，针对德国法院可能签发的禁止侵权禁令。联邦巡回上诉法院进一步指出，第九巡回上诉法院在判断“决定性作用”（“dispositive”）时，考虑了以下四个因素：“（1）Microsoft是否有权获得摩托罗拉[SEP]的全球RAND 许可......，（2）Microsoft是否否认了其对此类许可的权利，（3）摩托罗拉是否可以就 [SEP]向Microsoft寻求禁令救济，以及（4）如果 Microsoft有权获得此类许可，则此类许可的RAND 条款是什么。”[7]因为FRAND承诺中的诚信协商义务暗含了专利权人不得肆意禁止被许可人实施标准必要专利的承诺，第九巡回上诉法院认为，该案中签发禁诉令对德国法院是否有权禁止Microsoft侵犯欧洲标准必要专利具有“决定性作用”（“dispositive”）。因此，第九巡回上诉法院判定，美国法院签发禁诉令将对Motorola能否执行德国法院签发的停止侵权禁令具有“决定性作用”（“dispositive”）。
在回顾了第九巡回上诉法院的裁判和理由后，联邦巡回上诉法院认为，将“决定性作用”（“dispositive”）的对象定义为全球许可协议的解释不当扩张了“决定性作用”（“dispositive”）的对象。其认为， “决定性作用”（“dispositive”）的对象实为国外法院签发的“停止侵权禁令”，将其扩张解释为达成全球许可协议既没有法律依据，也与事实不符。
同时，联邦巡回上诉法院指出，要求美国法院签发的禁诉令实质性地一次性解决双方的全球许可争议并无法律支持。尽管禁诉令的签发可能会通过影响当事人对事实和法律的评估进而促使当事人达成全球许可协议，但“达成全球许可协议”并非是禁诉令签发的必要条件。作出ETSI FRAND承诺的当事人在申请禁令前必须遵守履行诚信协商的义务这一基本行为准则，而禁诉令的签发对促进权利人履行诚信协商义务，即避免通过停止侵权禁令对被许可方施压，是必要的。联邦巡回上诉法院据此认为，联想的禁诉令申请对巴西和哥伦比亚案具有“决定性作用”（“dispositive”）。
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影响和意义
尽管联邦巡回上诉法院并未就联想能否获得禁诉令进行最终裁判，而是将该争议发回重审，但其对“决定性作用”（“dispositive”）的解释将对禁诉令在美国标准必要诉讼中签发带来实质性影响。
首先，本案再一次明确，在美国基于ETSI FRAND承诺提起的标准必要专利诉讼是一个“合同”之诉。权利人依据ETSI知识产权政策作出的FRAND承诺要求权利人在许可谈判中履行诚信协商的义务，即避免通过申请法院颁发停止侵权禁令向实施者施压，进而在谈判中获得优势地位。
其次，联邦巡回上诉法院对“决定性作用”（“dispositive”）的解释将使得美国法院签发禁诉令更为便利，从而对其他国家和地区的司法主权行使带来新的挑战。标准必要专利由于其市场活动主体多元化、覆盖范围广域化的特点，成为推动技术创新和产业升级的关键因素，其纠纷争议解决全球化特征越发凸显。本案中，联邦巡回上诉法院重申了美国法院对跨法域平行诉讼及其可能引发的裁判冲突的包容态度，强调依该标准签发的禁诉令并不禁止权利人和实施者继续域外标准必要专利诉讼并获得金钱赔偿，即使最终可能导致冲突判决。
第三，本案对“决定性作用”（“dispositive”）的解释将更有利于标准必要专利实施者。标准必要诉讼司法实践中，权利人大多提起跨法域起诉，并以实施者侵权为由申请域外法院签发停止侵权禁令以达到达成许可协议的目的。实施者可以权利人未履行诚信谈判义务为抗辩，在美国法院提起禁诉令，禁止权利人在域外执行停止侵权禁令，达到有效对抗权利人诉讼策略的目的。因此，对潜在标准必要专利实施者而言，本案的解释将更有利于其对抗权利人的诉讼策略。
最后，值得注意的是，本案中联邦巡回上诉法院“决定性作用”（“dispositive”）的解释对象是标准必要专利权利人——爱立信——获得的域外法院签发的停止侵权禁令，本案并未对实施者能否执行域外法院签发的禁止权利人继续美国诉讼的禁诉令进行评判。我国企业在域外标准必要专利许可诉讼中多为被告，并且实践中已不乏我国企业在域外被诉后再向我国提起确认不侵权及司法确定全球许可费率的案件，并申请我国法院签发禁止继续进行美国诉讼的禁诉令的情况。在此种情况下，美国法院将极有可能签发反禁诉令，禁止我国法院反禁诉令的执行（见海能达与摩托罗拉案）。在此种情况下，我国企业和法院可借助《民事诉讼法》第一百零三条和《最高人民法院关于审查知识产权纠纷行为保全案件适用法律若干问题的规定》的相关规定，通过反禁诉令这一措施进行有效对抗。
注释
[1] No. 24-1515 (Fed. Cir. Oct. 24, 2024)。
[2] 696 F.3d 872 (9th Cir. 2012)
[3] ETSI IPR policy cl. 6.1。
[4] Telefonaktiebolaget LM Ericsson v. Lenovo (United States), Inc., No. 5:23-cv-569, 2024 WL 645319 (E.D.N.C. Feb. 14, 2024).
[5] Microsoft, 696 F.3d at 882.
[6] Telefonaktiebolaget LM Ericsson v. Lenovo (United States), Inc., No. 5:23-cv-569, 2024 WL 645319 (E.D.N.C. Feb. 14, 2024), at *7.
[7] Microsoft, 696 F.3d at 1099.
（本文仅代表作者观点，不代表知产力立场）
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