公众号：知产江湖 作者：爱运动的瑞律师

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引言

关于可预见原则能否限制等同原则的适用尚未有司法解释予以明确，但司法实践中已有很多案例按照可预见原则的逻辑对等同适用进行限制，即在申请专利时该领域普通技术人员普遍知晓的技术方案却未记载在专利文件中就不宜再适用等同原则。

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司法实践观点

专利侵权判定中，等同原则的适用必须确保专利权的保护范围对于社会公众而言具有足够的法律确定性和可预见性，否则会导致社会公众无法根据公开的权利要求所记载的内容合理确定专利权的保护范围，无法对可能落入专利权保护范围的技术方案进行合理避让，妨碍了社会公众对公有领域技术的实施自由，进而影响正常的竞争秩序，不利于专利法鼓励创新的初衷。

北京市高级人民法院《专利侵权判定指南（2017）》第60条给出了更可操作化的判断方法：对于发明权利要求中的非发明点技术特征、修改形成的技术特征或者实用新型权利要求中的技术特征，如果专利权人在专利申请或修改时明知或足以预见到存在替代性技术特征而未将其纳入专利权的保护范围，在侵权判定中，权利人以构成等同特征为由主张将该替代性技术方案纳入专利权的保护范围的，不予支持。

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相关案例

案例一

（2015）民申字第740号

最高人民法院在（2015）民申字第740号认定：孙俊义在申请涉案专利时将其要求保护的技术方案限定为进水套的上表面呈锥面，不是平面，而锥面或平面均是涉案专利申请时，该领域普通技术人员普遍知晓的技术方案，因此，专利权人将权利要求中该技术特征限定为锥面是将平面排除在涉案专利权的保护范围之外。鉴此，在侵权判定时，不能将技术特征“锥面”扩张到“平面”予以保护，否则将有损社会公众对专利权保护范围确定性和可预见性的信赖，从而损害社会公众的利益，动摇专利制度的基石。故本案中，被诉侵权产品的技术特征与涉案专利权利要求记载的技术特征相比，并未构成等同的技术特征，被诉侵权产品未落入涉案专利权保护范围。孙俊义该项申请再审理由不成立，本院不予支持。

案例二

（2019）最高法民申3188号

最高人民法院在（2019）最高法民申3188号认定：就弹性支撑片等高排列的技术特征而言，涉案专利申请人在专利申请时足以预见到存在这一替代性特征，但未将其写入涉案专利权利要求，故弹性支撑片等高排列的技术特征不应当被认定为与涉案专利权利要求1中“弹性支撑片高低相间排列”等同的技术特征。因此，该技术特征与涉案专利权利要求1中“弹性支撑片高低相间排列”的技术特征既不相同也不等同，被诉侵权产品没有落入涉案专利权利要求1的保护范围。

案例三

(2019)最高法知民终48号

最高人民法院在(2019)最高法知民终48号认定：涉案专利权利要求记载“面板与PCB电路板相对应位置的厚度为0.6mm-1.5mm”中，“对应位置”区域为“与PCB电路板对应的面板区域”，并未限定为“与PCB电路板上的显示元件对应的面板区域”。其一，PCB电路板中某部分元件（如本案中的显示元件）所占的面积必然小于或等于整块PCB电路板的面积，这在涉案专利申请时应当属于所属领域普通技术人员能够认识到的，不属于因专利申请时本领域的技术水平发展不足、认识障碍等制约导致专利申请人缺乏预见的情形。其二，专利权人将相应特征限定为“面板与PCB电路板相对应位置”而非“面板与PCB电路板的显示元件相对应位置”是明确向社会公众公示其选择了较小的保护范围。若将该技术特征的限定作用加以限缩，将“面板与PCB电路板相对应位置”等同于“面板与PCB电路板的显示元件相对应位置”则是无故扩大权利要求技术方案的保护范围，这将损害社会公众对专利权保护范围确定性和可预期性的信赖，损害权利要求的公示作用，社会公众会因权利要求内容不可预见的变动而无所适从。在专利申请之时不存在认知障碍、在后技术发展又未产生替代方案的情况下，权利要求的保护范围宜以其文字记载为准，权利要求的公示作用应当得到尊重。

案例四

(2019)最高法知民终33号

最高人民法院在(2019)最高法知民终33号认定：圣东尼公司陈述的转动和移动实际上是相对运动原理的两种形式，并不是实现争议特征或权利特征相应功能和效果的具体实现方式。即使如圣东尼公司所述，转动和移动是所述领域的常见方式，鉴于申请涉案专利时，专利权人在完全可以预见二者能达到相同功能和效果且可以简单替换的情况下，并没有将如此“明显”的方式和实现结构写入专利申请文件中，而是将权利特征限定于通过转动实现“下部相对于垂向主轴线倾斜”，那么在专利侵权诉讼中也不宜再适用等同原则而主张争议特征落入涉案专利的保护范围，否则，有违社会公众对专利权保护范围确定性和可预见性的信赖。故本院对圣东尼公司的相关上诉意见不予支持。

案例五

(2020)最高法知民终1899号

最高人民法院在(2020)最高法知民终1899号认定：等同原则的适用须考虑专利申请与专利侵权时技术的发展水平，防止对专利技术方案中某些技术特征以专利申请日后新出现的技术进行简单替换而规避侵权的情况，合理界定专利权的保护范围。本案中，涉案专利权利要求和说明书均记载为火力调节钮活动槽。这表明，江双清在申请涉案专利时将其要求保护的技术方案限定为火力调节钮活动槽，而不是火力调节钮活动孔，而火力调节钮活动槽或火力调节钮活动孔均是涉案专利申请时，该领域普通技术人员容易知晓的技术方案，因此，专利权人将权利要求中该技术特征限定为火力调节钮活动槽是将火力调节钮活动孔排除在涉案专利权的保护范围之外。鉴于此，在侵权判定时，不能将技术特征火力调节钮活动槽扩张到火力调节钮活动孔予以保护，否则将有损社会公众对专利权保护范围确定性和可预见性的信赖，从而损害社会公众的利益。原审法院认定两者是等同特征不妥，本院依法予以纠正。

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小结

在专利侵权判定中，适用可预见性限制有助于强化权利要求的公示和划界作用，但是也意味着专利权人将承担更大的预见责任和更严格的撰写要求。虽然尚未有司法解释对可预见原则予以明确，但仍需重视该原则，因为，专利侵权诉讼的实践中，该原则已经成为专利被维权方的常规抗辩手段。

作者：王瑞律师(爱运动的瑞律师)，执业律师、执业专利代理师，原国知局专利审查员，专注于知识产权诉讼与非诉案件（150+）