商业秘密许可费赔偿规则研究

马一德 / 中南财经政法大学文澜特聘教授

汪婷 / 中关村知识产权战略研究院

原文刊载于《竞争政策研究》2022年第2期

摘要：许可费是商业秘密侵权损害赔偿的计算依据之一，也是商业秘密市场价值认同的法律化表达。但我国目前《反不正当竞争法》中并未规定商业秘密的许可费赔偿方法，相关规定仅散见于司法解释、部门规章中，不尽一致，相互冲突，进而导致司法适用率低，制度“空转”，以及过度强调既定许可费，举证难、认定难等现实问题。基于此，在借鉴域外相关经验和做法的基础上，我国应明确平行适用的立法模式，统一许可费赔偿的司法裁判标准，系统总结许可费赔偿额认定的相关考量因素、适用场景，采用多元化的许可费赔偿数额认定方法。

关键词：商业秘密；许可费；损害赔偿；市场价值

商业秘密作为一种重要的信息类知识产权，已然成为国内外市场主体竞相争夺的战略资源。国家“十四五”知识产权保护和运用规划，更是将确保商业秘密在市场竞争中流转更加顺畅、效益转化率显著提高、市场价值进一步凸显，作为其主要目标之一。在此背景下，许可交易成为提高商业秘密效益转化率、实现商业秘密市场价值的重要方式，而以许可费为商业秘密损害赔偿标准的许可费赔偿规则，则成为权利人行使其消极防御权的重要形式，也成为法律保障商业秘密流转、实现商业秘密价值的重要手段，更成为解决实践中商业秘密损害赔偿相关难题的重要方法。因此，完善商业秘密许可费赔偿规则，对实现前述“十四五”目标，解决损害赔偿相关难题，建立以市场价值为导向的商业秘密损害赔偿制度具有重要意义。但目前，我国《反不正当竞争法》中并未规定商业秘密的许可费赔偿规则，相关规定也散见于司法解释、部门规章中，商业秘密的许可费赔偿难以实现商业秘密市场价值的法律化，商业秘密许可费赔偿规则的完善仍任重道远。

因此，本文尝试在分析我国商业秘密许可费赔偿方法的适用现状与困境的基础上，探讨域外商业秘密许可费赔偿规则构建、适用的相关经验，探索完善我国商业秘密许可费赔偿规则的路径、以及认定许可费赔偿数额的方法，以期为解决我国商业秘密许可费赔偿规则适用中的现实问题提供思路。

一、商业秘密许可费赔偿规则的适用困境

时至今日，商业秘密的知识产权属性已基本成为共识。商业秘密的许可使用也已成为商业秘密权人的一项重要权益，更成为商业秘密自身价值性构成的必要表现。而试图通过司法手段确立商业秘密的价格标签，并以此作为商业秘密市场价值认同投射的许可费赔偿规则，既是权利人在其合法权益遭受侵犯后行使其消极防御权的重要形式，也是实现商业秘密动态市场价值、节约司法成本的重要手段。但目前，我国《反不正当竞争法》并未在立法层面就此作任何规定。司法实践中，虽有以许可费计算商业秘密侵权损害赔偿额或犯罪数额的尝试，但终究因立法未确认、司法解释“各行其是”而不了了之，并且面临着诸多适用困境。

（一）相关规定不一致，相互冲突

我国知识产权许可市场目前正处于较快发展阶段，相关法律应统一作出规定，无需将许可费赔偿方法局限于专利、商标领域。但我国目前并未在《反不正当竞争法》中规定商业秘密的许可费赔偿方法，相关规定仅散见于司法解释、部门规章中，而且不尽一致，相互冲突。

首先，《反不正当竞争法》第 17 条规定了商业秘密侵权损害赔偿的三种计算方法，即实际损失、侵权获利以及法定赔偿，并未规定许可费赔偿。因此，依据该规定认定商业秘密侵权损害赔偿时，若实际损失、侵权获利均难以认定，则直接适用法定赔偿，许可费并非必须考量的因素，容易导致最终认定的损害赔偿额无法体现商业秘密的市场价值，也容易导致法定赔偿滥用；况且在法定赔偿未规定最低赔偿额，而商业秘密研发成本一般可通过许可费体现的情况下，不规定许可费赔偿方法，也难以保证权利人获得保底赔偿和充分救济。此外，与其他知识产权一样，实际损失、侵权获利与法定赔偿之间有固定适用顺序限制，只有在实际损失或侵权获利难以计算时，才可适用法定赔偿。这既剥夺了权利人自行选择权利救济方式的权利，也有悖于商业化社会自由贸易的特点和商业秘密的市场属性。

其次，商业秘密许可费赔偿相关规定散见于各司法解释或部门规章中，表述不尽一致，存在冲突，容易引起司法混乱，削弱法律的指引功能：第一，关于许可费赔偿，有的司法解释未规定，有的则直接或间接规定，并且间接规定居多，直接规定较少，导致认定依据不一、针对性强弱不同。第二，对于“许可费”，是否包含“许可费的合理倍数”，司法解释的态度不同，引起许可费赔偿认定时补偿性、惩罚性的争议。第三，对于适用效力，“根据”适用与“参照”适用的措辞不同，各自内嵌的法律强制力也有所区别。第四，至于许可费是实际损失、侵权获利的替代计算方法还是平行计算方法，相关规定也不尽一致，体现法律赋予权利人的权利选择自由也不同。（详见表 1）

（二）司法适用率低，存在制度“空转”

为实现商业秘密保护鼓励创新、投资，促进信息传播的目标，并形成统一、活跃的知识产权贸易市场，许可费赔偿本应在实践中获得广大的适用空间。但实践中，其适用率极低，适用空间被严重挤压，相关规定“空转”，司法适用效果不理想。

就收集的 2015 年至 2021 年期间，我国最高法、最高检及各省高院发布的共计 51 件商业秘密司法保护典型案件而言，在实际损失或侵权获利难以计算情形下，以许可费认定损害赔偿额或犯罪数额的案件有 0 件，以法定赔偿或酌定赔偿认定的有 10 件。这 10 件中，判文里已明确提到参照专利法中损害赔偿认定标准（包含许可费标准）进行认定，但法院略过许可费标准，直接以法定赔偿或酌定赔偿确定最终损害赔偿额的案件就有 6 件。由此可见：第一，实践中我国商业秘密许可费赔偿的适用率极低，至今未形成相关典型案例，缺乏统一司法裁判标准指导；第二，在立法未确认、相关司法解释也不一致的情况下，法院尽量避免适用许可费赔偿方法，进而导致在实际损失、侵权获利均难以证明情形下，法定赔偿或酌定赔偿适用率极高，有滥用趋势，司法解释或部门规章确认的许可费赔偿规则难以落实，未取得应有的法律适用效果。

（三）过度强调既定许可费，赔偿数额认定难

既定许可费系我国目前确定许可费赔偿数额的主要依据，但实践中过度强调既定许可费，增加了权利人的举证难度和许可费数额认定的难度，不符合许可费赔偿的举证最便利、赔偿最基本原则。根据已检索的案例可知，在民事侵权案件中，法院多以“无证据表明有合理的许可费可资参照”为由，直接适用法定赔偿或酌定赔偿。例如，在新发药业有限公司诉亿帆鑫富药业股份有限公司等侵害商业秘密纠纷案中，上海高院即认为，该案不能根据鉴定报告中认定的研发投入数额直接确定鑫富公司因侵权行为而受到的损失数额，于是以该案无证据表明有合理的许可费可资参照为由，适用法定赔偿额酌情确定本案赔偿数额。在相关法律并未规定最低赔偿额情况下，法院此种认定方式难以保证权利人获得保底赔偿。此外，过度强调既定许可费的存在，忽视了专业评估报告认定的商业秘密许可使用价值（虚拟许可费），使得许可费赔偿额的认定方法过于单一，不利于许可费数额的确定，增加了许可费赔偿额的认定难度。

其次，整个既定许可费的举证、认定过程繁冗、复杂，加剧了损害赔偿举证难和认定难问题。以既定许可费法认定许可费赔偿额，前提是查明可比协议是否存在。如果存在，则需考虑应如何评价可比协议的真实性、合理性、及其与被诉侵权行为的可比性，以及如何基于可比协议确定许可费及许可费的倍数等问题。相应地，权利人则需提供相关的证明材料，整个适用过程存在诸多难点。

再次，民事审判中过度强调既定许可费，也提高了民事证据的认定标准，加大了权利人的举证难度和赔偿额认定的难度。根据已检索的案例可知，与前述民事审判对评估许可费（虚拟许可费）的态度不同，在山西翔宇化工有限公司、王庆峰等侵犯商业秘密罪案 ，以及福建省福抗药业股份有限公司等侵犯商业秘密案中，法院在无既定许可协议可供参照情形下，通常以许可费评估（虚拟交易价格）的方式确定商业秘密犯罪数额，减少了对既存可比协议相关材料的举证、认证过程。在刑事案件的证据要求严于民事，而刑事审判已普遍适用许可费评估（虚拟交易价格）的方式确定商业秘密犯罪损失额的情形下，从降低举证难度、加强商业秘密保护角度，民事审判也应采取此种方式来认定商业秘密的侵权损害赔偿额。但在新发药业有限公司诉亿帆鑫富药业股份有限公司等侵害商业秘密纠纷案中，法院却忽略此种更为专业、简便易行的认定方法，过度强调既定许可费的存在，违反一般民刑证据规则，提高了民事证据的认定标准，加剧了民事审判中损害赔偿额认定难问题。

二、商业秘密许可费赔偿规则的域外经验

（一）美国

1. 立法采用平行适用模式

在 美 国， 根 据 合 理 许 可 费 (reasonable royalty) 计算商业秘密损害赔偿是常用手段，具有广泛的适用范围，并且已通过立法予以确认和统一。美国《2016 保护商业秘密法案》明确规定“合理许可费”赔偿方法，该法对各州均具有约束力，其中关于损害赔偿计算方法的规定与《统一商业秘密法》（1985）基本一致：（1）以原告因侵权行为遭受的实际损失 (actual loss) 支付损害赔偿。（2）以被告因侵权行为获得的不当得利 (unjust enrichment) 支付赔偿。如被告因商业秘密侵权行为而产生的不当得利未计算入原告所遭受的实际损失额中，则被告还需支付该部分损害赔偿。换言之，只要不存在双重补偿（double recovery），就可综合计算实际损失、侵权获利或违法所得，与我国单一计算模式相区别 , 充分体现了对权利人的权利保障。（3）替代其他任何计算方法（In lieu of damages measured by any other methods）， 依 据“合理许可费”支付损害赔偿。此时，“合理许可费”与实际损失、侵权获利或违法所得可平行适用，不以二者能否确定为前提，与我国固定顺位的立法模式相区别，在立法层面赋予了权利人权利的选择自由。（4）若存在故意或恶意侵权、恶意诉讼，法院则可在依据前三种方法确定损害赔偿数额的基础上，责令被告再支付不超过前述数额二倍的赔偿，即被告总计应支付原告不超过前述数额三倍的赔偿，即惩罚性损害赔偿。

2. 明确补偿性而非惩罚性

《不公平竞争法第三次重述》（1995）是美国法院判例或普通法的归纳与总结，主要为各州制定商业秘密相关法提供参照，该重述明确“合理许可费”为补偿性损害赔偿而非惩罚性损害赔偿。具体表现包括：（1）金钱救济（Monetary Relief）中不包括惩罚性损害赔偿，该重述仅将金钱救济划分为以原告损失衡量的补偿性损害赔偿 (compensatory damages) 和 以被告不当收益衡量的返还性救济 (restitutionary relief) 两种。（2）只要不存在双重补偿，在不存在适用惩罚性赔偿的情形下，基于对原告提供的合理使用费赔偿救济，原告可参照被告节省的许可费支出或原告损失的许可费收入来计算损害赔偿数额。 换言之，实践中对许可费性质是补偿性的还是返还性的，并未做严格区分。（3）依据该重述第 45 条第 1 款规定，原告甚至还可自由选择二者中数额较大者作为赔偿数额进行主张、举证。由此可见，此处所谓的补偿性、返还性仅针对权利主张方式而言，并未改变许可费赔偿为补偿性损害赔偿的本质，仍以“填补”损害为原则。

3. 采用多元化方法认定许可费赔偿额

前述重述认为，判令被告就使用商业秘密行为向原告支付的合理使用费，不限于按被告销售额、利润的百分比进行计算，而是可用任何合适的方法来计算。 对于“采用任何合适的方法”确定合理许可费赔偿数额，美国司法实践在前述原则性规定基础上，也总结了以下四种常用方法：既定许可费法（established royalty），假想协商法（hypothetical negotiation approach， 或 称 虚 拟 许 可 费 法， 与 既 定 许 可费法相对，强调“应然”许可费判断），行业惯 例 法（customary rule）， 分 析 法（analytical approach）。该些方法既为确定商业秘密合理许可费提供科学的价值评估方法，还解决了商业秘密损害“赔偿难”问题。

此外，为提高审判效率，统一裁判标准，该重述以及美国司法实践对许可费赔偿的三种适用场景以及认定许可费赔偿额时应考量的十五个因素（下称 Georgia 十五要素）进行了总结。其中十五要素具体包括：其他人许可同样产品而获得的使用费；侵权人使用其他类似商业秘密支付的使用费率；假设许可的性质和范围，如限制性或非限制性、排他性或非排他性等。

（二）欧盟

1. 适用顺序无严格限制

欧 盟 出 台《 商 业 秘 密 指 令 》（ 欧 盟 第2016/943 号指令）后，许可费赔偿成为各成员国普遍适用的规则。依据该指令第 14 条第 1 款和第 2 款可知，侵权人应付未付的许可费可作为实际损失 (actual prejudice)、不利经济后果(the negative economic consequences)、非财产性损失 (moral prejudice) 的替代方案。并且无论是许可费，还是实际损失、不利经济后果、非财产性损失，均为认定损害赔偿额时应考量的适当因素之一。由此可见，欧盟对于适用顺序并未做严格限制，赋予了商业秘密持有人自行选择损害赔偿额认定方法的权利。

2. 明确补偿性，“应然”认定保底赔偿额

该指令强调，许可费赔偿的目的不是赋予侵权人惩罚性赔偿的义务，而是在考虑研发成本等费用的同时，确保权利人可根据客观标准获得赔偿。由此可见，许可费赔偿为补偿性损害赔偿，而非惩罚性损害赔偿。该指令第 14条第 2 款规定，许可费赔偿额可“根据侵权人请求授权使用相关商业秘密时应支付的许可使用费”确定。换言之，对于许可费的认定，欧盟指令并不强调“实然”许可费的判断，认为“应然”许可费也可作为商业秘密侵权损害赔偿额的认定依据。前述第 2 款还规定，许可费赔偿不仅一次性支付，而且是最低额赔偿，确保权利人可一次性获得保底赔偿和充分救济。

3. 确认善意侵权人的许可费赔偿方式

依据该指令，对于只有在收到原商业秘密持有人的侵权通知后，才知道其获取、使用的商业秘密来源不合法的善意行为人，为避免纠正措施（corrective measures）或禁令对其造成不合理的损害，该指令要求各成员国规定：此类行为人应在适当情况下向受害方提供金钱赔偿作为前述纠正措施或禁令的替代措施。但是，赔偿数额不应超过该行为人获得授权使用相关商业秘密前，或原商业秘密持有人可能阻止其使用涉案商业秘密期间，应支付的许可使用费。不过，如果该行为人的非法使用行为构成其他违法行为，或可能损害消费者权益，则不应允许此类非法使用。由此可见，对于善意侵权人，权利人可要求其赔偿一定期限内的许可使用费，以替代禁令。这样既保护了权利人商业秘密的市场价值，又保护了侵权人对商业秘密的善意信赖（good faith reliance）。

三、商业秘密许可费赔偿规则的本土完善

（一）明确平行适用的立法模式

针对立法层面相关规定不尽一致、相互冲突，进而导致司法适用中制度“空转”、举证难、认定难等问题，建议先从立法层面予以根治。首先，在我国商业秘密专门法或现行《反不正当竞争法》中，在实际损失、侵权获利、法定赔偿三种计算方法之外，增加许可费赔偿方法，即明确规定“参照商业秘密许可使用费的倍数合理确定”侵权损害赔偿额，从立法层面确认许可费赔偿规则。其次，统一相关司法解释、部门规章，避免法律适用依据混乱、冲突。此外，从意思自治原则出发，改变固定顺位适用模式，明确实际损失、侵权获利、许可费赔偿三种方法的平行适用位阶，赋予权利人自行选择适用损害赔偿计算方法的权利，从制度层面解决赔偿救济方式的选择权问题。

立法层面如此设计，一是为了更好与其他知识产权的许可费赔偿规则相衔接，以便司法理解和适用，故相关条文表述与其他知识产权法大体一致。二是现行固定顺位适用模式已遭到诸多批评，即使司法实践有变通处理，仍须从立法层面解决损害赔偿救济方式的选择权问题。因此，此处借鉴前述美国、欧盟的做法，采用平行适用的立法模式，改变赔偿数额计算方式的先后适用规则，赋予权利人以自由选择权，确保权利人获得充分救济。三是对于许可费的“倍数”，实践中存在较大争议，有必要通过立法予以确认。首先，虽然美国、欧盟的商业秘密许可费赔偿立法中均未规定“倍数”问题，但其立法和司法已明确许可费为补偿性损害赔偿，“倍数”已为“合理”所吸收，与惩罚性赔偿相区分。其次，虽然有学者认为，以专利许可使用费的合理倍数确定专利侵权损害赔偿数额，体现了惩罚性赔偿的精神。但实际上，“倍数”的本意并非要突破我国民事侵权损害赔偿理论中的补偿性原则，转而对侵权人适用惩罚性原则，而是在于如果仅是以 1 倍许可使用费来确定赔偿数额，则还不足于“填平”权利人损失。因此，在技术类商业秘密符合专利“三性”要件情形下，其合理许可费倍数也应如此。故，在适用前述许可费赔偿规则时，需坚持“许可费合理倍数”的补偿性原则，数额认定时需剔除“惩罚性”要素。

（二）统一许可费赔偿的司法裁判标准

司法实践中，我国商业秘密许可费赔偿方法的适用率极低，适用空间被法定赔偿或酌定赔偿严重压缩。对此，在前述立法已确认、统一相关表述，并赋予权利人自行选择损害赔偿计算方法的权利的情况下，若商业秘密权人主张以许可费倍数计算侵权损害赔偿额，应予以支持，避免过度依赖法定赔偿或酌定赔偿，提高司法适用率。同时，总结司法实践中常见、多发的适用许可费赔偿的场景，将其类型化，统一裁判标准。尤其在善意侵权人的许可费赔偿责任认定中，注意划分许可费赔偿额的计算区间，仅对善意侵权人收到侵权通知之后、获得许可使用授权之前的使用行为收取许可费，既保护权利人商业秘密的市场价值，又保护侵权人对商业秘密的善意信赖。

此外，为统一裁判标准并解决赔偿额认定难问题，还可系统总结许可费赔偿额认定时需考量的相关因素，使许可费赔偿额的司法认定更具合理性、周延性和可操作性。对于相关考量因素，前述美国法院已总结出 Georgia 十五要素，我国在采用多元方法认定许可费赔偿数额时，可结合具体案件情况参考适用。但在具体适用中仍需注意：（1）这十五项因素无需全部加以考虑，具体案件中也不可能对每项因素赋予具体权重。这些参考因素的积极意义在于为法院在确定合理许可费的问题上提供了相对全面科学的裁判经验的指导。（2）十五要素中提及的“商业秘密”应为原告主张并经法庭认定的那部分，原告主张但经法庭认定不构成秘点的这部分应予以剔除。（3）计算许可费赔偿数额，十分关注侵权时间以及被告本应为获得保密信息支付的对价。对于许可的时间期限，应考察侵权行为存续期间的客观市场环境情况，并以此为标准计算许可费数额，而不应仅限于侵权行为发生时至判决作出时。因为实践中存在判决作出后执行难或者侵权人在判决作出前已停止侵权行为的情况，若以判决作出时作为计算许可期限的截止时间，则可能对其中一方不公平。因此，以侵权行为存续期间作为虚拟许可费计算的时间区间，具有合理性，既可兼顾双方公平，又可准确地反映商业秘密的客观市场价值。

（三）采用多元化许可费赔偿数额认定方法

我国民事司法实践中，过度强调以既定许可费来确定商业秘密侵权损害赔偿额，认定方法单一，给权利人造成了较大举证难度，进而引发商业秘密损害赔偿难、数额认定难等问题。对此，建议在商业秘密相关司法解释中对“可适用任何合适的方法确定许可费赔偿数额”做原则性规定。同时，司法适用中从方便权利人举证和保底赔偿等角度，综合考虑既定许可费法、虚拟许可费法、行业惯例法、分析法等认定许可费赔偿数额，最大程度“填补”权利人损失，以消除实践中过度强调既定许可费所带来的举证难、认定难等弊端。

多元方法适用过程中，对于既定许可费法，在技术类商业秘密满足专利“三性”要件情形下，其在专利领域的适用路径，商业秘密领域适用中也可以参考，具体如下：（1）考查是否有真实、合理的可比协议。（2）若权利人可提供可比协议，则重点审查相关许可合同的真实性及实际履行情况，一般只有在有充分证据证明许可合同是基于正常的市场交易目的、通过合法途径签署、并已实际履行的情况下，才会对许可协议的可参照性做出认定，而不会仅以许可合同双方对许可合同无争议为由就直接认定许可使用费数额，防止权利人为获得高额赔偿，实施提供虚假合同、与利害关系人串通合谋等不当行为。（3）在确认相关许可合同真实且已实际履行后，则根据具体案情，分析许可合同中许可费的可比性，并充分考虑合法授权在授权范围、授权性质、授权期限、使用方式等方面与侵权行为的区别，进而对合理许可使用费及许可费倍数作出合理的认定。例如，在华纪平等与如东县丰利机械厂有限公司等侵犯专利权纠纷上诉案 37、阳江市阳东区东城新景泰百货店与宁波市诺曼电子科技有限公司侵害实用新型专利权纠纷上诉案中，最高院适用既定许可费法认定许可费赔偿数额的路径也未出其右。而对于虚拟许可费法，则可从福建省福抗药业股份有限公司等侵犯商业秘密罪案中得到启示，即引入第三方资产评估、鉴定机构，采用“许可费价值损失 =（研发成本 + 利润）ⅹ剩余使用年限”的认定方式对虚拟许可费进行合理的回溯性评价。

总之，商业秘密的市场价值要素构成了司法判赔的基础，赔偿数额必须与商业秘密市场价值相匹配。要积极从实践中探索应用各种价值分析评估方法，为商业秘密司法定价提供科学的价值评估方法，通过多种路径探索解决商业秘密许可费赔偿举证难、认定难的问题。

四、结语

行为人未经许可擅自使用权利人的商业秘密，应交未交的许可费，其本身也属于商业秘密市场价值减损的表现形式之一，以此作为商业秘密损害赔偿的标准之一，既符合商业化社会自由贸易的特点和商业秘密的市场属性，也符合我国建立以市场价值为导向的知识产权损害赔偿制度的总体政策目标和宏观战略构想。就国际层面而言，许可费赔偿也已在美国、欧盟等国家和地区获得广泛适用，并成为主流赔偿规则。在此背景下，我国却仍未在立法层面确认并统一许可费赔偿规则，司法适用中更是出现适用率低、法定赔偿滥用、过度强调既定许可费、举证难、认定难等问题。因此，有必要基于我国实践，借鉴域外相关经验和做法，从立法模式、裁判标准、认定方法等角度入手，力求全方位多层次完善商业秘密许可费赔偿规则，以促进形成统一、活跃的知识产权贸易市场，加快建成以市场价值为导向的商业秘密损害赔偿制度，提高我国商业秘密保护的整体水平。

注：因字数关系，注释省略，详见《竞争政策研究》刊发原文。

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