最高法院：将原单位商业秘密申请专利，被告侵权行为表现及损失计算依据
需对被告具体侵权行为表现形式逐一分析，进而确定损失计算依据
阅读提示：员工在单位工作期间虽然参与了某技术方案的工作，但单位可以证明该技术方案在员工入职之前就已经完成，则该技术方案不属于职务发明，该员工无权申请发明专利。如果该员工将技术方案申请专利，就构成非法披露，即使撤回也为时已晚，此时，如何计算该员工的赔偿金额呢？本期，李营营律师团队根据多年来办理商业秘密案件的经验，结合最高人民法院知识产权法院2026年4月发布的一则典型案例，与大家分享此类商业秘密秘密纠纷案件中法院的审查思路。
裁判要旨：
将他人技术秘密申请专利，致技术秘密信息进入公有领域，构成对技术秘密的非法披露。技术秘密权利人因该行为无法取得专利权或者专利权等权益的，披露人应当向权利人赔偿该技术秘密的全部价值。
案情简介：
1.原告某感公司成立于2015年3月27日，经营集成电路设计、设计开发、销售集成电路、软件、机电设备等业务。
2.2019年1月，被告山某启入职原告，先后任副总经理、总经理。2019年12月，被告徐某谋入职原告，任副总经理。2018年5月，被告熊某入职原告，任版图设计工程师、模拟ＩＣ设计工程师和ＥＤＡ高级工程师。2019年3月，被告张某入职原告，任模拟ＩＣ设计高级工程师。2021年底，山某启等四人开始进行涉案专利撰写和申报准备工作，并经代理机构修改和确认，形成了可以直接上报国家知识产权局的完善文本。
3.山某启、徐某谋、熊某、张某均与原告签订《保密和知识产权保护协议》，四人于2022年先后离职。
4.被告某微公司成立于2022年2月，经营范围与原告相同，山某启系法定代表人，某芯合伙企业(有限合伙)持股比例85%，该合伙企业的合伙人包括山某启、张某、熊某。
5.2022年5月30日，被告某微公司向国家知识产权局申请涉案专利，发明人登记为山某启、徐某谋、熊某、张某、陈某，后该公司撤回专利申请。在被告某微公司专利权利要求书中，包含原告某感公司未公开的技术方案。
6.2022年，原告向成都中院起诉五被告，认为被告某微公司等五主体于2022年5月、6月将应为职务发明的涉案专利抢先进行申请，违反专利法规和保密要求，请求确认涉案专利为原告的职务发明专利、五被告连带赔偿原告经济损失和合理开支。
7.成都中院认为涉案专利来源于交底书，涉案专利申请权归原告某感公司所有，酌定五被告共同赔偿原告某感公司经济损失20万元及维权合理开支。五被告不服，上诉至最高人民法院。
8.2025年6月16日，最高人民法院认为，五被告将原告技术秘密申请专利，致技术秘密公开，构成非法披露，一审处理结果正确但适用法律不当，决定维持一审判决。
案件争议焦点：
五被告是否侵权以及某感公司要求某微公司赔偿经济损失及合理开支的诉请是否有法律及事实依据？
法院裁判观点：
一、关于损害赔偿基础
最高法院认为，民法典第一百二十条规定：“民事权益受到侵害的，被侵权人有权请求侵权人承担侵权责任。”第一千一百六十八条规定：“二人以上共同实施侵权行为，造成他人损害的，应当承担连带责任。”反不正当竞争法第九条第一款、第三款规定：“经营者不得实施下列侵犯商业秘密的行为：(一)以盗窃、贿赂、欺诈、胁迫、电子侵入或者其他不正当手段获取权利人的商业秘密；(二)披露、使用或者允许他人使用以前项手段获取的权利人的商业秘密；(三)违反保密义务或者违反权利人有关保守商业秘密的要求，披露、使用或者允许他人使用其所掌握的商业秘密；(四)教唆、引诱、帮助他人违反保密义务或者违反权利人有关保守商业秘密的要求，获取、披露、使用或者允许他人使用权利人的商业秘密。第三人明知或者应知商业秘密权利人的员工、前员工或者其他单位、个人实施本条第一款所列违法行为，仍获取、披露、使用或者允许他人使用该商业秘密的，视为侵犯商业秘密。”本案中，某感公司主张的侵权损害赔偿基础有二：一是其优先选择主张某微公司五主体以某感公司的商业秘密申请涉案专利的行为侵害其商业秘密，给某感公司造成损失；二是某微公司等五主体恶意撤回涉案专利申请，亦造成某感公司相应损失。
二、五被告申请专利行为，侵害了原告选择以何种方式保护其技术成果的权利
最高法院认为，现有证据可以证明山某启等四人在某感公司分别担任总经理、副总经理、版图设计工程师、模拟ＩＣ设计工程师、ＥＤＡ高级工程师及模拟ＩＣ设计高级工程师等职务，张某、熊某实际获取过某感公司主张的交底书，山某启、徐某谋作为某感公司的管理人员，亦具有接触交底书的可能性。山某启等四人在辞职后的二到四个月即以发明人的身份由某微公司提出涉案专利申请。上述事实可以证明山某启等四人将获取的某感公司的商业秘密擅自披露给某微公司，某微公司使用某感公司的商业秘密申请涉案专利，构成对某感公司商业秘密的侵害。某感公司对于其主张的交底书记载的技术方案原本可以选择作为商业秘密进行保护，某微公司擅自将交底书记载的技术方案申请专利的行为侵害了某感公司选择以何种方式保护其技术成果的权利。
三、五被告的行为侵犯了原告专利申请权
最高法院认为，某微公司将某感公司的交底书记载的相关技术方案申请专利并获得受理后，某微公司等五主体违反诚实信用原则，未尽善良管理人的义务。在双方已就涉案专利申请权权属产生争议的情况下，某微公司等五主体应当预见到因涉案专利申请权属争议，对涉案专利申请的处分行为将直接影响某感公司权益。在此情况下，某微公司等五主体在从事相关民事活动时，不但应当承担登记的涉案专利申请人负有的善良管理人义务，善意及时履行基于诚信原则所产生的通知、协助、保护等义务，避免涉案专利申请在某感公司不知情的情况下效力终止，更应当避免主动实施任何可能对该技术方案价值造成贬损、灭失等侵害某感公司利益的行为。在涉案专利申请已被公布的状态下，某微公司应当能够预见如果撤回涉案专利申请将会导致涉案专利申请的技术内容进入公有领域，使某感公司丧失涉案专利申请获得专利授权的可能性，进而丧失因涉案专利申请被授予专利权所可能取得的预期商业机会和利益。而某微公司等五主体违反诚实信用原则，不履行善良管理人义务，明知可能导致涉案专利失去授权可能，仍无正当理由擅自撤回专利申请，虽然某感公司有可能事后申请恢复涉案专利申请，但在此期间某感公司就涉案专利享有的申请权已然受到侵害。
四、某微公司等五主体构成共同侵权
最高法院认为，山某启等四人曾系某感公司员工，山某启在辞职前即成立了某微公司，并与张某、熊某等人成为某某企业的合伙人。此外，涉案专利系山某启等四人在辞职后的二到四个月即以发明人的身份共同提出。鉴于徐某谋系包括涉案专利申请在内四项专利申请的发明人，而且如前文所述，徐某谋作为曾系某感公司的副总经理以及山某启、熊某、张某离职时工作交接的负责人，亦具有接触交底书的可能性。山某启等四人与某微公司均应知道涉案专利可能系某感公司的商业秘密，仍然擅自提出专利申请以及在本案审理中撤回涉案专利申请，某微公司等五主体明显存在共同过错。综上，某微公司等五主体擅自披露某感公司商业秘密申请专利后又无正当理由予以撤回的行为构成共同侵权，损害了某感公司的合法权益，且该损害结果与某微公司等五主体所实施的行为之间具有因果关系，某微公司等五主体应当共同承担侵权责任。
五、关于损害赔偿的具体数额
最高法院认为，根据民法典第一百七十九条第一款的规定，赔偿损失是承担民事责任的方式之一。反不正当竞争法第十七条第三款、第四款规定：“因不正当竞争行为受到损害的经营者的赔偿数额，按照其因被侵权所受到的实际损失确定；实际损失难以计算的，按照侵权人因侵权所获得的利益确定。经营者恶意实施侵犯商业秘密行为，情节严重的，可以在按照上述方法确定数额的一倍以上五倍以下确定赔偿数额。赔偿数额还应当包括经营者为制止侵权行为所支付的合理开支。经营者违反本法第六条、第九条规定，权利人因被侵权所受到的实际损失、侵权人因侵权所获得的利益难以确定的，由人民法院根据侵权行为的情节判决给予权利人五百万元以下的赔偿。”
本案中，某微公司等五主体擅自将某感公司的商业秘密申请专利，特别是某微公司在一审法院于2022年12月14日立案受理本案诉讼后，于2022年12月16日即申请撤回专利申请，罔顾可能对某感公司利益造成的损害，使得涉案专利未获授权，并存在失权危险，主观上存在故意，应认定某微公司等五主体存在恶意撤回专利申请的情形。虽然某感公司后续依法另寻救济途径可能恢复涉案专利申请，但在涉案专利申请被撤回后，某感公司丧失了自涉案专利申请日至涉案专利权被实际回转至某感公司的期间所可能取得的预期商业机会和利益。一审法院综合考虑某微公司等五主体的主观过错等侵权情节，酌定某微公司等五主体共同赔偿某感公司经济损失200000元以及合理开支14420元，其结果并无不当，但一审判决适用专利法第七十一条的规定确定赔偿数额及合理开支确系不当，本院予以纠正；一审判决关于案件受理费的计算和分担有误，本院一并予以调整。此外某微公司主张本案与619号案可能构成重复赔偿，因619号判决尚未生效，其可在该案二审中提出主张，由该案二审法院据实判断。
综上，最高法院认为上诉人某微公司等五主体的上诉理由不能成立，判决驳回其上诉请求，维持一审判决。
案例来源：
《某微公司、山某启等专利申请权权属纠纷民事二审民事判决书》[案号：
(2023)最高法知民终3209号]
实战指南：
一、离职员工将原单位的商业秘密提供给新入职的公司或者离职员工设立的公司，新入职的公司或者离职员工设立的公司与离职员工一起申请专利，在这个过程中，离职员工和新公司的侵权行为具体表现为：
1.离职员工新入职的公司或者离职员工设立的公司使用权利人的商业秘密申请专利，构成对权利人商业秘密的侵害。原告对于专利申请文件中记载的技术方案原本可以选择作为商业秘密进行保护，而被告擅自将技术方案申请专利的行为侵害了原告选择以何种方式保护其技术成果的权利，此为第一种侵权行为表现形式。
2.如果离职员工新入职的公司或者离职员工设立的公司将原告的相关技术方案申请专利，将会直接导致涉案专利申请的技术内容进入公有领域，造成原告原本通过非公开方式保护的商业秘密被公开，该过程中专利申请人存在非法使用、非法披露原告商业秘密的行为，此为第二种侵权行为表现形式。
3.如果离职员工新入职的公司或者离职员工设立的公司将原告的相关技术方案申请专利并获得受理后，专利申请人撤回专利申请，将使原告丧失涉案专利申请获得专利授权的可能性，进而导致原告丧失因涉案专利申请被授予专利权所可能取得的预期商业机会和利益，虽然原告有可能事后申请恢复涉案专利申请，但在此期间原告就涉案专利享有的申请权已然受到侵害，此为第三种侵权行为表现形式。
本案中的故事并不新鲜，甚至很常见，我们团队在办理的案件中就有类似的案件。这类案件综合性较强，被告的侵权行为表现形式较为复杂，对类似行为进行具体分析很有必要和意义，甚至可以直接在案件办理中使用。
二、商业秘密侵权人在申请专利中撤回专利申请之所以存在主观过错，其义务依据来源于专利申请人负有的善良管理人义务。
在专利法规体系中，专利申请人负有善良管理人的义务，即善意及时履行基于诚信原则所产生的通知、协助、保护等义务。如果专利申请权权属存在争议，那么申请人此时的一举一动将直接影响其他权利争夺者的权益。在此情况下，在先的申请人应当承担登记专利申请人负有的善良管理人义务，尽力避免专利申请在其他权利争夺者不知情的情况下效力终止，避免主动实施任何可能对该技术方案价值造成贬损、灭失的行为。这就是本案中最高法院认为五被告撤回专利申请的行为存在过错的依据，而存在过错的认定和成立，是认定该行为是否构成侵权的前提条件。
三、被告以申请专利方式侵犯原告专利申请权和技术秘密的，损失主张依据应为反法第十七条。
在此类案件中，原告主张损失赔偿的法律依据与原告主张的被告侵权行为表现密切相关，相应地，法院认定被告赔偿金额的具体计算依据、计算方法与被告具体侵权行为表现密切相关。在被告侵权行为表现为以申请专利方式侵犯原告商业秘密时，对被告赔偿金额的确定应当以反不正当竞争法第十七条中“因不正当竞争行为受到损害的经营者的赔偿数额”的计算方法为依据，而不应该以专利法第七十一条中侵犯专利权的赔偿数额作为计算方法。
四、在侵权人申请又撤回专利的情况下，原被告主要争议的权益应该是专利申请权。
在此类案件中，原被告争夺的权益对象可能是专利申请权，也可能是专利权权属纠纷，这两类权属的来源可以基于职务发明，也可能是侵害技术秘密、合同约定。不同权利来源所对应的原被告举证思路、法院审理思路、法定构成要件亦有所不同。在确定与专利权有关的权属时，优先适用约定第一原则，即当事人对于专利申请权、专利权权利归属有约定的应当优先按照约定确定权利归属。没有约定的，重点看争议的专利技术方案完成时间是员工离职前还是离职后。如果专利对应的技术方案在员工离职前已经存在或者由他人完成，且专利与原告已经形成的技术方案基本相同，原告可以基于商业秘密主张专利申请权或者专利权的归属。
五、被告在此类案件中的举证要求，和商业秘密案件中的举证要求没有实质区别。
在这类专利与商业秘密综合交叉的案件中，被告同样需要举证涉案专利的技术方案具有正当来源，这是论证自己不存在侵害原告商业秘密的核心工作。要注意，被告提交的合法来源必须和专利申请内容完全对应、一致，如果提供的研发证据没有专利文件中的具体技术内容，那么该证据就无法充分证明相关技术方案的完成过程，也无法证明与涉案专利的对应性。
专业背景介绍：李营营，北京云亭律师事务所高级合伙人，业务培训工作委员会副主任，北京企业法律风险防控研究会第二届理事会理事，高级企业合规师，毕业于中国社会科学院，民商法硕士（公司法方向），拥有证券从业资格，专注于商业秘密民事与刑事、与技术相关的争议解决和保护、民商事诉讼与仲裁、保全与执行等实务领域。李营营律师深耕知识产权民事纠纷和刑事犯罪领域多年，对涉知识产权（尤其是商业秘密民刑案件、与技术相关的合同纠纷、商业诋毁等不正当竞争案件）相关法律问题均有深入研究。李营营律师代理的多起知识产权民事案件获得判决的胜诉结果，代理多起客户作为原告成功争取法院3倍惩罚性赔偿，代理的被告客户成功争取法院判定不构成侵权的胜诉结果，代理被害企业成功启动刑事立案、刑事追诉、争取犯罪分子得到刑事处罚结果；代理被告人/被告单位处理的涉商业秘密犯罪刑事案件也取得了无罪、检察院决定不予追诉的良好效果。同时，李营营律师在商业秘密体系建设领域，也具有丰富的项目经验。协助多家企业客户完成企业商业秘密保密体系运行情况的法律尽职调查，成功为多家企业客户建设完善的商业秘密保密体系。
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