新颖性宽限期情形在现有技术/设计抗辩中的适用

摘 要

根据现行《专利法》第六十七条规定，在专利侵权纠纷中，被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计的，不构成侵犯专利权。同时，《专利法》第二十四条规定了四种不丧失新颖性的情形，那么这些新颖性宽限期的情形还能否用作现有技术抗辩？新颖性宽限期情形与现有技术/设计抗辩之间是否有更深的联系与适用？笔者将在本文中对新颖性宽限期情形在现有技术/设计抗辩中的适用进行思考和讨论。

关键词：专利法 新颖性宽限期 现有技术 现有设计 专利侵权抗辩

一、现有技术/设计抗辩介绍

现有技术/设计抗辩是目前专利侵权诉讼中非常常用的一种抗辩策略，其法律依据系《专利法》第六十七条[1]，在专利侵权纠纷中，被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计的，不构成侵犯专利权。

具体而言，现有技术/设计抗辩是指，被诉落入专利权保护范围的全部技术特征，与一项现有技术方案中的相应技术特征相同或者等同，或者所属技术领域的普通技术人员认为被诉侵权技术方案是一项现有技术与所属领域公知常识的简单组合的，应当认定被诉侵权人实施的技术属于现有技术/设计，被诉侵权人的行为不构成侵犯专利权[2]，专利侵权纠纷中，被控侵权人可以采用现有技术/设计抗辩来对权利人的专利侵权指控进行抗辩。

其中，现有技术/设计抗辩中的现有技术或设计是指在申请日以前已经被国内外公众所得知的技术或设计。值得注意的是，现有技术/设计抗辩与专利无效不同，现有技术/设计抗辩的核心比对基础是判断被控侵权产品使用的是否是现有技术/设计，而并非是对专利本身新颖性、创造性的否定，不能够将现有技术/设计抗辩与缺乏新颖性和创造性的专利无效混为一谈。

二、新颖性宽限期条款介绍

现行《专利法》第二十四条在2008年《专利法》基础上更新了新颖性宽限期条款，将原来的三种不丧失新颖性情形修改为四种：也即在专利申请日之前6个月内有四种不丧失新颖性的情形，包括：（一）在国家出现紧急状态或者非常情况时，为公共利益目的首次公开的；（二）在中国政府主办或者承认的国际展览会上首次展出的；（三）在规定的学术会议或者技术会议上首次发表的；（四）他人未经申请人同意而泄露其内容的情形。此新颖性宽限期条款规定主要是针对专利申请时因前述几种情形造成尚失新颖性而导致的专利授权障碍进行特别豁免，根据《专利法》规定，在申请日之前6个月内，因前述几种情形对专利技术/设计的公开，不构成影响该专利新颖性的现有技术/设计。

虽然在《专利法》中规定这几种情形享有专利新颖性宽限期，但实际上并非只要满足这几种情形即在任何条件下都能够享有新颖性宽限期。就申请阶段享有专利宽限期的具体操作，现行《专利法实施细则》和《专利审查指南（2010）》[3]（于2020年12月11日最新修订，以下简称；《专利审查指南》）作了更为详细的规定：在现行《专利法》第（二）、（三）种情形时，申请人应当在提出专利申请之日起2个月内进行享有新颖性宽限期的声明；在现行《专利法》第（四）种情形时，在申请人获知他人未经同意泄露该内容情况之日起2个月内进行声明[4]；只有当申请人的声明满足上述时效要求，才能够获得专利申请过程中新颖性宽限期，否则将不享有《专利法》第二十四条规定的新颖性障碍豁免。

值得注意的是，上述权利人提出不丧失新颖性声明的2个月时效系除斥期间，并不因其他事由中断或者重新计算，也就是说，申请人或权利人一旦未在申请时或者知道他人泄露之日起2个月内声明享有新颖性宽限期，则申请人或权利人不再享有该几种情形下的新颖性宽限期。

三、问题提出

《专利审查指南》所提到的“不丧失新颖性”条款是针对正在申请过程中的专利申请，其第二部分第三章第5节中明确[5]，“申请专利的发明创造在申请日以前六个月内，发生专利法第二十四条规定的……情形之一的，该申请不丧失新颖性。即《专利法》第二十四条规定的几种情况不构成影响该申请的现有技术。”对于外观专利不丧失新颖性的现有设计，《专利审查指南》第一部分第三章《外观设计专利申请的初步审查》第5.3节关于不丧失新颖性的公开部分明确规定：“适用本部分第一章第6.3节的规定。”可见，《专利法》第二十四条适用于发明、实用新型和外观设计三种专利申请的审查，故以上规定实质上是将享有新颖性宽限期的公开情形排除在专利申请的现有技术/设计之外，使得其公开情形虽然在专利申请日之前公开，但不属于影响涉案专利新颖性、创造性的现有技术/设计。

然而《专利审查指南》中对于这种现有技术排除是针对于涉案专利，而并非是针对被控侵权产品。不过即使比对对象是现有技术和被控侵权产品，其核心立足点仍然是涉嫌落入涉案专利的被控侵权产品的技术特征，由此本文讨论的第一个问题是：现有技术/设计抗辩过程中，能否以该现有技术系享有新颖性宽限期的特定情形为由打破侵权人的现有技术/设计抗辩？

除此之外，在专利申请过程中，新颖性宽限期并非自动享有，而是需要专利申请人按规定进行声明才能享有，于是产生第二个问题：若专利权利人主张的新颖性宽限期能够打破侵权人现有技术/设计抗辩的前提下，申请人进行新颖性宽限期声明应当如何作出，有何限制？如果未按规定作出，有何后果？

另外，第三个实践中还经常遇到的问题是：如果在申请日之前6个月内，享有新颖性宽限期的情形下，如申请人进行展览后，媒体进行了报道、转载和转发，此种情况下专利权人是否仍然能够对被控侵权人提出的现有技术/设计抗辩主张新颖性宽限期豁免？

四、新颖性宽限期与现有设计抗辩之间的联系与适用

（一）在申请人按照规定声明的前提下，现有技术落入新颖性宽限期的特定情形能够打破侵权人的现有技术/设计抗辩。

对于新颖性宽限期情形在现有技术/设计中抗辩的司法运用，目前实践中案例并不多，但一些地区法院发布的文件中作了部分明确的规定，如《北京市高级人民法院专利侵权判定指南（2017）》第138条规定，根据专利法第二十四条的规定享受新颖性宽限期的技术不得作为现有技术援引用于抗辩[6]。

重庆市高级人民法院发布的《知识产权民事诉讼证据指南》第二十五条中作了更为具体的规定[7]，规定享有新颖性宽限期的技术或者设计不能被援引作为现有技术或设计抗辩，但是规定申请人未按规定提出声明和提交证明文件的，则除外。

值得注意的是，重庆市高院特别明确了专利申请人在时效内提交的不丧失新颖性声明是权利人反驳被控侵权人现有技术/设计抗辩的必要条件，虽然该规定是地方性规定，但是笔者认为该规定对现有技术/设计抗辩与新颖性宽限期情形的联系适用具有明确的参考意义。在权利人本身未提出合规声明的情况下，需要自行承担未予提出合规声明的后果。既然在专利申请过程中未提供合规声明就不能给予新颖性宽限期，那么在专利授权以后也应当具有相同效果。也即未按时效提出声明的符合新颖性宽限期情形的技术不能从现有技术中予以排除，即使该专利通过授权，被控侵权人仍然能够以该技术作为现有技术进行抗辩。

（二）授权以后的专利侵权确权纠纷中，对于不同情形下的新颖性宽限期声明的具体条件不同，反驳现有技术/设计抗辩的效果也不同。

根据前面介绍，在专利申请授权过程中，不同情形下的新颖性宽限期情形对于权利人声明的具体期限和条件不一样，在现行《专利法》第二十四条第（二）、（三）种情形下，由于申请日前6个月在中国政府主办或者承认的国际展览会上进行展出，或者在规定的学术会议或者技术会议上首次发表的，均系申请人自身作出的行为，因此申请人在专利申请时必然知晓其公开的情况，故在该两种情况下，要求专利申请人在申请之日起两个月内进行声明。一旦申请时没有声明，则后期无论在专利无效过程中还是在专利侵权诉讼过程中，均不能主张该技术享有新颖性宽限期。

例如在(2016)京73行初2783号高鹏伟与国家知识产权局专利复审委员会专利无效纠纷一案中，专利申请人在专利申请时未主张享有新颖性宽限期，后期在专利无效过程中才予以主张，法院就以其未按时声明为由不予支持。在(2018)渝民终232号高新区永航摩托车销售中心广东大联统公司与重庆斯沃德公司侵害外观设计专利权纠纷一案中，专利权人因为在外观专利申请前6个月内对专利设计进行了展会公开，但是申请时并未进行不丧失新颖性的声明，使得其之前形成的展会公开构成了涉案专利现有技术，被控侵权人以其展会公开的技术提出现有设计抗辩成功。

而对于2021年6月1日修改的《专利法》第二十四条增加的第（一）种情形，虽然现行《专利审查指南》目前尚未来得及更新，但从法理分析，第（一）种情形系在国家出现紧急状态或者非常情况时，为公共利益目的首次公开，在这种情况下的公开，同第（二）、（三）种情形一样，在专利申请时，专利申请人应当知晓存在该新颖性宽限期情形并及时声明。故对第（一）种情形专利新颖性宽限期的获得，笔者认为应当参照《专利法》第（二）、（三）种情形，由申请人在申请时两个月内声明新颖性宽限期后享有新颖性豁免，如申请时没有声明，则不能享有相关新颖性宽限期。

另外，对于现行《专利法》第二十四条第（四）种情况，即他人未经许可泄露专利技术的，司法实践中通常是沿用专利申请过程中《专利法实施细则》和《专利审查指南》的规定，认定权利人或者申请人应当在知晓或者知晓之日起2个月内进行不丧失新颖性的声明。但是由于被控侵权人很难证明申请人或者专利权人“知晓”或者“应当知晓”的具体日期，因此如无其他证据，对于该种情形下不丧失新颖性声明时效期间的起算点，法院通常推定自申请人或者专利权人在诉讼程序或者无效程序中接收到与该新颖性宽限期公开的相关文件开始起算。在侵权程序中，该时效往往从权利人第一次收到对方提交的相关证据之日起算，而并非从法院判决之日起算；无效程序中，也通常认定该时效由权利人收到无效宣告请求人相关证据和理由之日起算。

例如在(2018)京73行初4521号苏玉科与国家知识产权局专利无效一案[8]中，法院认为，申请人在提出专利申请时常常不知道曾经有人未经其同意而公开了从他那里获知的发明创造，因此不可能要求申请人在提出专利申请时就予以声明。因此，《专利法实施细则》第三十条第四款仅仅规定国务院专利行政部门在认为必要时，可以要求申请人在指定期限内提交证明文件。《专利审查指南》是对上述规定的进一步细化。虽然上述规定在文字上表述为“申请人”，规范的似乎是专利申请过程，但是由于新颖性条款不仅适用于专利授权阶段，也适用于专利确权阶段，故作为补救措施的新颖性宽限期的规定，同样适用于专利授权、确权、维权的整个过程。从而法院认定专利权人可以在收到无效理由和证据之日起两个月内进行声明。

（三）对于《专利法》二十四条第（四）种情况他人未经许可泄露专利技术的，专利权人提出新颖性宽限期声明的，应当证明泄露者有违反保密合约、采用威胁、欺诈或者间谍活动的手段。

对于《专利法》第二十四条第（四）种情况，即他人未经许可泄露专利技术享受新颖性宽限期的情况，专利权人提出新颖性宽限期声明的，司法实践中往往还要求权利人进行举证证明自身对该技术泄露不具有漠视和放任，如权利人与泄露方明示或者默示了保密约定等。如果无证据证明他人违反保密合约、或者采用威胁、欺诈以及间谍活动的手段，那么权利人主张的新颖性宽限期可能不会被法院支持。

例如在(2019)京73行初11870号汕头市创高玩具有限公司与国家知识产权局专利无效一案[9]中，权利人虽然主张经销商未经其同意泄露了该技术，但是权利人和经销商二者签订的合同中却并不包含有保密条款或者保密义务，因此对权利人的新颖性宽限期声明，法院未予以认可，从而采纳了被公开的文件作为现有技术，认定专利无效。由此可以看出，实践中对于《专利法》第二十四条第（四）种情况下新颖性宽限声明，司法中的审查还是较为严苛的。

（四）当享有新颖性宽限期的技术在申请日之前被第二次公开，就不能继续享有新颖性宽限期，该第二次公开能够构成涉案专利现有技术。

在笔者曾经遇到的一个咨询案例中，专利权人在申请日之前6个月内将专利设计在一个中国政府承认的展会进行了样品展示，展会进行时，权利人又通过朋友圈等渠道对展会情况和样品图片进行了第二次宣传，那么在这种情况下，涉案专利是否还能够享有新颖性宽限期来对抗被控侵权人的现有技术抗辩？

现阶段这种案例目前在司法实践中比较少见，笔者认为可以参照适用《专利审查指南》中对专利审查过程的相关规定。《专利审查指南》第二部分第三章第五节[10]规定，专利申请人提出申请之前发明创造再次被公开的，只要该公开不属于上述三种情况，则该申请将由此在后公开而丧失新颖性。在该咨询案中，权利人发朋友圈宣传展会情况的事实明显已经构成对涉案专利设计的第二次公开，不能继续通过主张新颖性宽限期而对抗被控侵权人的现有技术/设计抗辩。

值得注意的是，随着传统媒体和自媒体的发展迅速，权利人一旦参与展会、参加技术会议或者技术未经许可被他人泄露，那么在展会或技术会议上公开的方案内容或者未经许可被他人泄露的方案内容继续被报道、转载或者转发将十分常见。这种转载、转发应当视为第一次公开的延续，还是直接视作为第二次公开？

笔者认为，应当视作第二次公开。原因在于：首先，新颖性宽限期属于法定的例外规定，对此应该严格适用，避免产生不可预期性；其次，对于相关报道、转载或者转发而言，发布主体与第一次公开不同，发布时间与第一次公开也有所差异，并且第二次发布主体对报道、转载、转发的内容进行选择、摘选也构成对发布内容的第二次加工，属于第二次公开；第三，如果认定这种报道、转载和转发属于第一次公开的延续，那么享有专利权宽限期的公开情形和其他公开情形的界限将非常模糊，使得公众难以判断。因此，无论从形式上还是从内容上，笔者认为相关的报道、转载和转发均应当认为构成第二次公开，而不应视作第一次公开的延续，从而允许将该情形继续用于对抗被控侵权人提出的现有技术/设计抗辩。

综上，虽然现有技术/设计抗辩和新颖性宽限期之间的案例目前而言并不太多，但很显然，其系现有技术/设计抗辩中可能遇到的一种需要引起关注的特殊情况。为避免《专利法》规定的不丧失新颖性的公开导致专利被无效或者被控侵权人成功主张现有技术/设计抗辩，建议专利申请人尽可能先向专利行政部门提出专利申请再做相关公开，若确实因时间需要必须提前公开，那就尽可能把握好声明时限，避免专利申请权益受到不必要的损失。

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