近日，最高人民法院作出（2023）最高法知行终269号行政判决书，其裁判观点为：在使用自定义产品型号限定权利要求时，有可能导致该权利要求的保护范围无法确定，进而使该权利要求不清楚。该裁判观点推翻了此前国家知识产权局和北京知识产权法院对此问题的普遍认知。
案情简介
2020年12月，西安某公司针对沈阳某公司的发明专利提出无效请求，无效理由为权利要求1记载的“SAM910和SAM900树脂材料”不清楚，且相对于现有技术不具有创造性。国家知识产权局于2021年7月经审查认为无效理由不成立，维持专利权有效。西安某公司不服，仅针对不清楚条款向北京知识产权法院提起诉讼，后被驳回诉讼请求。2024年6月，最高人民法院在终审行政判决中认为权利要求记载的两种树脂材料不清楚，遂撤销了一审判决和无效决定。
关于产品型号是否会导致权利要求不清楚，国家知识产权局认为由于该型号的产品在市场上公开销售，并且可以从市场上获得，因此在权利要求中使用产品型号不会导致权利要求不清楚。一审法院的观点与国家知识产权局基本一致。
但二审法院对此问题给出了截然不同的看法，最高法指出，涉案专利的说明书既未公开两种树脂材料的获得渠道，又未公开其结构、组分、性能、制造方法等信息，其所指物质不能确定。在此情况下，本领域技术人员在阅读专利后，无法合理确定两种树脂材料的含义，因此，专利权的保护范围不清楚。
最高法对该问题的判决纠正了以往可能存在的错误认识，警示我们在撰写权利要求时，应尽可能使用学术用语，避免使用型号、商标等用语。因为这些用语描述的是产品来源，而非产品本身，因此原则上其在专利法下是不清楚的。例如，虽然产品的型号相同，但其品质、组成、结构等往往并非是恒定的，厂商完全可以进行调整而不改变产品型号。此外，即便是同一型号的产品，在化学制品等情况下，其制造方法、组分等技术内容往往是保密的，不对公众公开。
域外经验
在欧洲、美国和日本的专利审查指南中，均明文禁止在权利要求中使用商标、型号等用语。例如，
欧盟《专利审查指南》第F部第4章4.8记载（epo.org/en/legal/guidelines-epc/2023/f_iv_4_8.html）：不允许在权利要求中使用商标和类似的表达，因为不能保证在专利期限内其名称保持不变时所提及的产品或特征未被修改。如果使用它们是不可避免的，并且它们通常被认为具有精确的含义，则可以例外地允许使用它们。
美国《专利审查指南》2173.05(u)也记载（uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s2173.html#d0e219126）：权利要求中的商标或商品名 [R-11.2013]
根据美国专利法112(b)或AIA前的美国专利法112条2款，权利要求中的商标或商品名本身是不当的，但应仔细分析权利要求，以确定在权利要求中该商标或商品名是如何使用的。重要的是要认识到，商标或商品名是用于识别商品的来源，而不是商品本身的。因此，商标或商品名不能识别或描述与商标或商品名相关的商品。……
如果在权利要求中使用商标或商品名作为识别或描述特定材料或产品的限制，则该权利要求不符合美国专利法112(b)或AIA前的美国专利法112条2款。单方复审Simpson案，218 USPQ 1020（Bd.App.1982）。因为商标或商品名不能被正确用于识别任何特定的材料或产品，因此权利要求范围是不确定的。……因此，在权利要求中使用商标或商品名来识别或描述材料或产品不仅会使权利要求不清楚，而且还会构成对商标或商品名的不当使用。
……
日本《专利审查指南》第二部第2章第3节记载（jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/02_0203.pdf）：e 在权利要求记载了销售地域、销售来源等，由于整体记载了非技术性的事项，发明不清楚的情况下。
（注意事项）
例如，对于包含试图使用商标来识别事物这样的描述的权利要求，要注意的是，至少从申请日之前到申请时，在对于本领域技术人员而言不清楚商标所识别的事物具有特定的品质、组成、结构等的情况下，发明是不清楚的。
事实上，我国的《专利审查指南》也有类似要求，II.II-2.2.7记载：“说明书中无法避免使用商品名称时，其后应当注明其型号、规格、性能及制造单位。说明书中应当避免使用注册商标来确定物质或者产品。”但《专利审查指南》对说明书的该要求却并未延及权利要求，这可能也是导致国家知识产权局和各级法院对该问题认识不一致的原因之一。
来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）
作者：邓超北京市盈科律师事务所
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