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最高人民法院司法解释

第一条第二款原告以他人使用在核定商品上的注册商标与其在先的注册商标相同或者近似为由提起诉讼的,人民法院应当根据民事诉讼法第一百一十一条第(三)项的规定,告知原告向有关行政主管机关申请解决。但原告以他人超出核定商品的范围或者以改变显著特征、拆分、组合等方式使用的注册商标,与其注册商标相同或者近似为由提起诉讼的,人民法院应当受理。

一《最高人民法院关于审理注册商标与企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定)(2008年2月18日,法释[2008]3号)

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最高人民法院司法政策

依法受理权利冲突案件

对于注册商标之间的权利冲突民事纠纷,考虑到现行《商标法》设置了较为完善的法律救济程序,且为维护现行的商标全国集中授权制度,对这类纠纷不再作为民事案件受理。除此之外,对于涉及注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷,包括被告实际使用中改变了注册商标或者超出核定使用的商品使用注册商标的纠纷,只要符合《民事诉讼法》规定的受理条件,人民法院应予受理。

——曹建明:《求真务实,锐意进取,努力建设公正高效权威的知识产权审判制度——在第二次全国法院知识产权审判工作会议上的讲话》

(2008年2月19日),载最高人民法院民事审判第三庭编:《知识产权审判指导》总第11辑,人民法院出版社2008年版,第14页。

最高人民法院法官著述

(二)关于两个注册商标之间的权利冲突不予受理问题《规定》第1条第2款前段规定:“原告以他人使用在核定商品上的注册商标与其在先的注册商标相同或者近似为由提起诉讼的,人民法院应当根据民事诉讼法第一百一十一条第(三)项的规定,告知原告向有关行政主管机关申请解决。”对于注册商标之间的权利冲突民事纠纷不予受理,是考虑到现行商标法设置了较为完善的法律救济程序,且为维护现行的商标全国集中授权制度。根据商标法第四十一条的规定,对已经注册的商标有争议的,当事人可通过商标争议程序获得相应的救济。如果商标行政评审发生失当,还可以依法进行行政诉讼。当前司法实践中基本上釆取不以民事侵权纠纷受理的做法,如最高人民法院于2005年2月在给江苏高院请示的答复(〔2004〕民三他字第10号函)中也曾明确:“根据民事诉讼法第一百一十一条第(三)项、商标法第三十条、第四十一条的规定,对涉及注册商标授权争议的注册商标专用权权利冲突纠纷,告知原告向有关行政主管机关申请处理,人民法院不予受理。”

在适用该条款的规定时,应注意以下问题:

第一,准确把握本款规定适用的对象和范围。按照本款规定,人民法院不予受理的只是两个注册商标之间产生的冲突争议,即被控侵权商标已经核准注册(领取商标注册证),且被控侵权行为是在核定使用的商品或者服务上使用该核准注册的商标。如果超越授权使用的范围,则不在此限。例如,江苏省高级人民法院在二审审理江苏振泰机械织造公司诉泰兴市同心纺织机械有限公司商标侵权和不正当竞争案件中,认为振泰公司与同心公司均各自拥有一个合法注册的商标,且并未发现两者有超越授权范围使用商标的行为。振泰公司若主张权利,根据我国商标法规定,应向有关行政主管机关申请处理,人民法院对此类纠纷不应受理,一审法院受理两个注册商标之间的民事纠纷不当。裁定撤销一审判决,驳回振泰公司就同心公司使用“真泰ZT”商标侵犯其“振泰ZT”注册商标专用权的起诉。

第二,本条款的规定不适用于尚在注册程序当中的商标的商业使用行为。当事人虽已提出商标的注册申请,但该商标并未由商标行政主管机关核准注册的,他人对该使用行为可以提起民事诉讼。例如,2006年8月,最高人民法院二审审理了中国粮油食品(集团)有限公司与北京嘉裕东方葡萄酒有限公司、开心公司商标侵权纠纷一案,该案争议的被控侵权商标“嘉裕长城”系被告开心公司已向商标局提出注册申请、尚未获准注册的商标。该商标已经初审公告,中粮公司也已针对该商标向国家商标局提出异议,但开心公司已许可嘉裕公司在葡萄酒产品上实际使用。在此,法院审理的不是商标注册过程中的行政争议,而是因实际使用行为而产生的民事争议,该民事争议是基于商标侵权行为而产生的,所依据的是侵权行为产生的民事法律关系,并不因被控侵权商标处于异议阶段而受到影响。

—蒋志培、孔祥俊、夏君丽:《〈关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定〉的理解与适用》,载《人民司法•应用》2008年第7期(总第546期)。

在先注册商标的所有人以他人在相同或者类似商品上在后注册的商标相同或者近似、构成商标侵权或者不正当竞争而提起民塞诉讼的,法院可否作为民事纠纷受理,在实践中是有不同看法和做法的。最高人民法院持不予受理的态度。如最高人民法院2005年2月17日〔2004〕民三他字第10号函主要解决的就是该问题,即“根据《民事诉讼法》第111条第(3)项、《商标法》第30条、第41条的规定,对涉及注册商标授权争议的注册商标专用权权利冲突纠纷,告知原告向有关行政主管机关申请处理,人民法院不予受理”。这里所谓的“涉及注册商标授权争议的注册商标专用权权利冲突纠纷”,就是指两个注册商标之间的权利冲突纠纷。如果仅从法理或者法律逻辑上进行分析,注册商标之间的权利冲突仍然属于民事权利之间的冲突,在性质上属于民事争议,当然可以适用民事诉讼处理。既然在法理上不存在障碍,当前不予受理的主流观点显然出于政策上的考量。所谓政策上的考量,乃是着重于效果上的考虑,即注册商标数量多,判断标准有一定的弹性,倘若将注册商标之间的权利冲突作为侵权案件而纳入民事诉讼受理范围,在目前的情况下是否会引起注册和使用秩序的混乱,至少没有太大的把握。为最大限度地维护商标的全国集中授权制度,在客观条件不是非常成熟的情况下,不予受理较为稳妥。当然,有人还可能从其他角度为不受理注册商标之间的权利冲突寻求法理上的根据。如我国《商标法》授权商标局在商标注册时审查相对事由,即将权利冲突纳入了商标注册的审查程序,且《商标法》对于授权不当有专门的行政救济程序和行政诉讼程序,无需再作为民事案件进行处理。这种理由未必站得住脚。例如,是否侵犯著作权等在先权也属于商标审亏查程序的内容,对于侵犯著作权等在先权利的注册商标,恰恰是可以通过民事诉I讼进行救济的,为什么注册商标之间的权利冲突不能适用同样的法理?为什么蔔专利之间的权利冲突可以受理,与此在法律性质上大同小异注册商标权利冲突g不能受理?这些问题都是很难从法理上作令人信服的解答的。何况,给予注册=商标之间的权利冲突民事救济,至少就抽象的道理而言,可以使在先权利人多一个救济渠道,有利于加强在先权利的保护。

—孔祥俊:《裁判的逻辑标准与政策标准——以知识产权法律适用问题为例》,载曹建明主编、最高人民法院民事审判第三庭编:《知识产权审判指导》总第9辑,人民法院出版社2007年版,第50页。

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