作者 | 郭舸源 北京市中闻（上海）律师事务所
编辑 | 布鲁斯
一、专利法对发明专利申请予以实质性保护的制度安排及其问题
发明专利申请在专利技术方案公开后需经过实质审查，此时专利申请已经公开但申请人尚未获得授权，同时由于专利法等并不禁止社会公众在此期间实施专利申请所公开的技术方案，这就使得专利申请人也即未来的专利权人将不可避免地要面临一段“权利真空期”。对此，为适当弥补专利权人在该段期间可能遭受的经济损失，我国专利法第十三条规定：发明专利申请公布后，申请人可以要求实施其发明的单位或者个人支付适当的费用。这一规定就是被称为发明专利的“临时保护”制度，设立该制度的目的在于对已授权专利给予回溯至公开日的实质性保护，以免在从申请公开日到授权公告日的这段特殊时段内，因社会公众任意实施该专利技术方案对专利申请人利益带来的损害①，从时间范围上看，临时保护期涵盖了从发明专利公开日至其被授权公告日之间的这段时间，即“临时保护期”，属于对发明专利单独设计的一种保护规则。
与此同时，为了更全面地保障发明专利申请人的权益，在充分考虑历史背景及条款沿革的基础上，专利法第九条也同样做了一项特殊制度安排，即允许同一申请人同日对同样的发明创造采取既申请实用新型专利又申请发明专利的做法，这对同一申请人而言，其已经公开的技术方案只要优先获得实用新型申请授权后，即可较早地得到专利权层面的保护强度，而不必非要等到发明专利授权才可以行使专利权。
虽然专利法做出了上述类似“双重保护”的制度安排，不过具体到某项发明专利申请而言，在后续的专利维持及侵权诉讼中，往往又因在两个专利（即在后授权的发明专利与在先授权的实用新型专利）之间涉及到“禁止重复授权”、“专利有效性”等原则以及对“同样的发明创造”的认定、放弃在先(实用新型)专利权的时机与条件等操作问题，会使得在实务中如何将妥善实施这种“双重保护”机制变成一个较为复杂的问题，本文旨在尝试从实务角度出发对相关制度规则和实务案例中常见问题予以探讨。
二、专利法第十三条关于专利临时保护期间他人未经许可使用行为的性质及该临时保护期的相关问题
（一）
临时保护期内他人未经许可的实施行为不构成专利侵权，专利申请人无权禁止该实施行为
在专利领域一直有“公开换保护”这一众所周知的保护逻辑，虽然这一说法胜在较直观、形象，然而却并不完全贴切。毕竟根据专利法的规定，专利权授权的期限起点是申请日，但专利权保护的起点则为授权公告日，二者之间或长或短的这一时间差就决定了专利申请的公开不能立即换取专利权保护，毕竟作为需要行政确权的独占性权利，专利必须经过申请公布、（形式和/或实质）审查以及授权公告几个阶段后才能正式获得独占权，尤其是发明专利申请的上述周期经常会达数年之久，尽管国家知识产权局致力于对审查周期进行持续压缩，但截至2023年底，发明专利的平均审查周期仍达16个月②，这即是前述时间差的平均时长，其意味着专利申请一经公布社会公众即可全部了解相应的技术方案，但申请人此时并不会如影随形地获得专利权，究其原因，在于尚未审查完毕的发明专利申请尚未授权并且也无法预见其是否将最终授权，基于信赖利益保护以及（在公众与专利权人之间）利益平衡的原则，在临时保护期内他人未经（申请人）许可对该发明创造的实施行为，一般不能被认定为专利侵权行为。另外，值得一提的是，此处所称“实施专利”行为的范畴，遵循体系解释的原则，应当按照专利法第十一条的规定予以认定，即：为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口专利产品，或者使用专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照专利方法直接获得的产品的各项行为。
基于上述原因，专利权人在专利授权之前的临时保护期内，必须忍耐公众对其尚未授权的专利技术的实施行为，毕竟建立专利制度的宏观目标最终还是为了鼓励更多先进技术问世和普及，以达到推动社会整体技术进步的目的。
（二）
对临时保护期内他人未经许可的实施行为，专利申请人可有要求他人支付适当费用的请求权
如上所述，虽然他人在临时保护期内未经许可的实施行为不构成侵权行为，但基于利益平衡原则，在专利申请公布后，申请人可以要求实施其发明的单位或者个人支付适当的费用。在实务中，常见的问题包括专利权人请求临时保护使用费的时机、使用费的标准以及专利授权后他人在先使用行为成果的存续等事项，本文在该部分将依次展开予以讨论。
1. 权利人如通过诉讼主张临时保护期使用费的时机需在其发明专利获得授权后
专利法第十三条赋予了专利申请人临时保护使用费这一请求权，但需要注意的是，专利法第十三条关于“发明专利申请公布后，申请人可以要求实施其发明的单位或者个人支付适当的费用”的表述，在实务操作上不能直接按条文字面理解为：申请人在发明专利申请公布后，一经发现他人未经许可的实施行为就可以提出支付使用费的主张并获得支持。如上文所述，由于发明专利申请与专利授权之间存在不短的时间差，如果某项发明专利最终并不符合授权条件，则申请人无法获得该项专利权，依此逻辑倒推，可知其在临时保护期间自然也不能因他人实施行为而享有主张获得适当费用的权利。在司法实务中，法院也只支持在发明专利授权后，由专利权人（而非仅仅是专利申请人）就临时保护期间他人未经许可的使用行为主张该部分使用费。如在“日本电产公司诉LG公司与北京中南侵害发明专利权纠纷案”二审一案中，对于当事人主张临时保护使用费的起诉时间，北京高院将其明确限定为“该发明申请被授权后，专利权人有权主张临时保护期的利益或损失”。
另外，这一时点还决定了另一更为关键的原因——专利保护范围的确定与比对，根据最高院《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》（以下简称《专利侵权解释(二)》）第十八条第二款规定：
发明专利申请公布时申请人请求保护的范围与发明专利公告授权时的专利权保护范围不一致，被诉技术方案均落入上述两种范围的，人民法院应当认定被告在前款所称期间内实施了该发明；被诉技术方案仅落入其中一种范围的，人民法院应当认定被告在前款所称期间内未实施该发明。
可知，将临时保护费起诉时机规定在专利申请授权后，还因为涉及到需要审查专利权利要求在申请及授权的保护范围是否一致。一项发明专利从提出申请到授权公布，经常涉及到对专利文本进行修改的问题，其中既包括申请人的主动修改，也有根据专利审查意见予以修改，这就往往导致其发明内容发生一定的变化，使得最初提交专利申请时的发明内容与授权专利时内容之间存在差异。
2. 如何确定临时保护期使用费的金额
关于如何确定临时保护使用费的问题，同样地，根据《专利侵权解释(二)》第十八条第一款的规定：
权利人依据专利法第十三条诉请在发明专利申请公布日至授权公告日期间实施该发明的单位或者个人支付适当费用的，人民法院可以参照有关专利许可使用费合理确定。
可知该使用费标准优先参照正常专利许可费，但与专利侵权案件类似，多数案件中案涉专利不具备专利许可使用费进行参照，故在司法实践中，如无专利许可使用费可以参照的，法院也会综合考虑专利权的类型、实施发明的行为性质和情节以及查明的事实等，参照专利法第六十五条有关侵权赔偿的规定处理③。
虽然目前理论上对于临时保护应采取强保护还是弱保护，也即通过审判认定使用费的高低程度尚存在一定争议，但考察类似案件不难发现，法院在实务中仍会按照专利侵权赔偿的标准予以认定，如在“LG公司诉与日本电产公司侵害发明专利权和侵害发明专利权纠纷” 【（2015）京知民初字第338号】一案中，对于被告日本电产公司在涉案专利的临时保护期内制造、销售J130型号主轴电机的使用费部分，原告LG公司主张依法院从日立乐金光公司调取的数据，自2013年5月-2014年6月，日本电产公司共采购J130型号主轴电机6,966,060个，根据单价及日本电产公司认可的6%利润率计算，获利人民币2,426,834元，主张应按获利数额支付在涉案专利临时保护期内实施该发明的费用，北京知识产权法院对原告主张的上述使用费计算方式予以确认支持。可见，在证据支持的前提下，按照被诉产品获利数额计算临保期使用费的算法与侵权赔偿的计算上并无明显差异。
再如“靖江亚泰公司与南通中集公司等侵害发明专利权及发明专利临时保护期使用费纠纷”一案【（2019）苏01民初2567号】中，对于该案涉及到临时保护期使用费的问题部分，法院即认为被告南通汇达公司销售了1台被诉侵权的组对机产品，最终实际履行价为105万元。原告主张被诉产品还应增加设备中知识产权的价值，请求被告向原告支付专利临时保护期使用费104万元，但其未提交证据证明该请求的合理性及计算依据。法院基于被告提交利润情况说明及材料明细表，对其中的合理部分予以采纳后确定被诉侵权的组对机产品制造利润为81356.7元，销售利润为10.5万，合计186356.7元。以此为参照依据，并适当考虑原告的诉请与成都焊研公司、南通汇达公司具有一定的关联、原告委托诉讼代理人付出的工作量、相关地区律师收费标准及实际发生的公证费、差旅费等，可在综合确定的使用费中予以从宽考虑，确定成都焊研公司、南通汇达公司向原告支付专利临时保护期使用费共计20万元”，后经最高院二审也维持了该部分判决事项。
3. 发明专利授权后，专利权人可如何处置临时保护期内他人未经许可实施专利行为的结果在专利授权后存续的问题
如上文所述，在发明专利的临时保护期内，社会公众固然可在一定程度上自由实施专利方案，但专利一经授权后，则情况就将立即发生改变。首先，他人未经许可自然不能再实施专利了，尤其是未经许可的实施方法专利以及继续制造专利产品的行为是被严格禁止的。不仅如此，其次，对于在此前临时保护期内因实施专利的行为而获得的专利产品，实施者也必须先行支付或书面承诺支付临时保护期使用费后方可继续使用、许诺销售、销售，否则其继续实施行为也将同样转化为侵权行为。
上述情形，在《专利侵权解释(二)》第十八条第三款已经有明确规定：
发明专利公告授权后，未经专利权人许可，为生产经营目的使用、许诺销售、销售在本条第一款所称期间内已由他人制造、销售、进口的产品，且该他人已支付或者书面承诺支付专利法第十三条规定的适当费用的，对于权利人关于上述使用、许诺销售、销售行为侵犯专利权的主张，人民法院不予支持。
该条司法解释之所以会做出上述规定，究其原因在于：当发明专利系有形产品时，由于产品存在自然老化、损耗及产品自身的物理局限性等天然限制，其对专利权人所能产生的损失是有限且可控的，并且专利权人通过临时保护使用费（或实施者的书面承诺）也是可以得到（或预期得到）相对合理的弥补，因此在上述前提下，该实施者继续保有对已制造专利产品的使用、销售等部分权能亦与立法意图无悖，可称为合法合理。但方法专利则具有不同于产品专利的特殊性，一旦允许使用专利方法行为本身即意味着可无限次反复再现专利技术方案，不但令专利权人的独占权被架空，也无法保障其可以持续得到等同于许可对价的经济补偿，显然这种情形对专利权人所产生的损失可能是长期持续且难以计算与控制的，因此，如果允许在方法专利被授权后，未经许可仍可继续使用方法专利，则专利制度“以公开换保护”的目的将实质上无法实现④。
三、专利法第九条关于同日申请的发明专利与实用新型专利的保护模式（含临时保护期间）及其保护衔接的问题
（一）
对第九条但书条款的理解与认识
第九条 同样的发明创造只能授予一项专利权。但是，同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，先获得的实用新型专利权尚未终止，且申请人声明放弃该实用新型专利权的，可以授予发明专利权。
上述规定为现行专利法第九条第一款的内容，可以看到，第九条第一款开宗明义即点明落实专利“禁止重复授权”这一原则的，此亦属世界各国专利法通行之规则。我国专利法上关于“禁止重复授权”相关条文规定，最早是出现在1992年的专利法实施细则之上，在2008年修订专利法时，该条款被提升到专利法之中，并且同时增加了 “但是”之后的但书规定，此后的历次修订中均予以保留，顺延至今成为现行专利法第九条第一款的内容。
第九条的但书规定与前一句关于“禁止重复授权”的表面上看似有矛盾，考察该但书规定的出台及调整背景，乃是在上世纪90年代我国专利申请大量增加的背景下，由于发明专利审查周期确实较长，导致申请人亟需专利保护的需求与审查负荷过重的现实之间的矛盾突出频发，故但书条款脱胎于当时专利局为了有效解决这一矛盾而在实践中形成的一项有效措施，虽然此后发明专利审查周期已经做了多次提速，不过该但书规定在进一步提高适用条件的基础上，继续保留下来。因此，当前在专利申请与保护的环节上，除了采取上文所述的临时保护期制度外，基于专利第九条的但书规定，实务中也有很多发明专利申请采取了被称为“一案双申”（同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利）的申请方式，为的就是利用能较快获得授权的实用新型对属于“同样发明创造”的发明专利申请的专利方案提前进行专利权层面的保护，然而该做法也同样存在一定的局限性，并且实践中特别要留意其中存在一定的操作风险。
（二）
如何认定“一案双申”下的专利是否属于专利法第九条规定的“同样的发明创造”
在适用专利法第九条同时申请发明专利和实用新型专利时，需要判断两者是否属于“同样的发明创造”。当然，从申请时的角度看这确实不是个问题，只要将同一专利申请文本按两件申请分别提交即可，但是考虑到发明专利申请在实质审查阶段往往会因主动修改或答复意见的修改而导致内容发生变化，显然后续需要再次进行判断。对此，根据《专利审查指南》的相关规定，既然发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容。因此，在判断“一案双申”的两个专利是否还属于同样的发明创造时，只需将两件发明或者实用新型专利申请或者专利的权利要求书的内容进行比较，而不必将权利要求书与专利申请或者专利文件的全部内容进行比较。在具体判断比较时，如果一件专利申请/专利的一项权利要求与另一件专利申请/专利的某一项权利要求保护范围相同，即被认为属于同样的发明创造。因此，在审查过程中，该审查要求与新颖性的审查标准不同，如果（两者）有至少一项权利要求的保护范围完全相同，则就会认为属于“同样的发明创造”⑤。至于两件专利申请/专利说明书的内容是否相同，对上述判断结论并无关键影响。
（三）
对发明创造办理“一案双申”的注意事项
对于申请人而言，毕竟在“一案双申”下使发明创造获得发明专利授权才是最终目的，因此，发明专利申请获得授权需要符合下述前提条件：
1.实用新型专利申请和发明专利申请必须在同一“申请日”提出，此处的申请日不包括优先权日。
2.根据专利法实施细则四十七条的规定，申请人办理一案双申的，应当在申请时分别说明对同样的发明创造已申请了另一专利，即分别在”2023.03”版本的发明专利请求书第22栏和实用新型专利第19栏上勾选声明事项；而未作说明的，依照专利法第九条第一款关于同样的发明创造只能授予一项专利权的规定处理，该处要特别注意，需要在提交两件专利申请时均予以声明，仅在提交一件专利申请上未作说明的话也属于“未作说明”的情形。
3.先获得的使用新型专利权尚未终止，此处特别注意，在发明专利授权之时，在先的实用新型不存在因未及时缴费、被无效等原因而被终止的情况。
4.申请人根据审查意见声明放弃实用新型专利：在发明专利的审查阶段，如果审查员根据专利法第九条提出相应审查意见，申请人根据审查意提交放弃申请即可。不过，此处需要注意的是，并非所有“一案双申”的情况都要提出“声明放弃实用新型专利”的操作，如果发明专利申请在答复审查意见时由于进行了相应修改（如增加爱技术特征、合并两项及更多项无引用关系的从属权利要求等），导致实用新型专利和经过修改的发明专利申请之间至少存在一项保护范围并不相同的权利要求，因而就不被视为“同样的发明创造”，申请人也自然不必声明放弃实用新型专利了，故两件专利申请可以获得分别授权并予以共存。
（四）
对发明专利采取“一案双申”布局中的风险
1.在发明专利授权之前，在先的实用新型已经因未及时缴费、被无效等原因而被终止，则该发明创造整体进入公共领域，在后授权的属于“同样发明创造”的发明专利也将无法授权或应当被无效
根据专利法第四十四条的规定，有下列情形之一的，专利权在期限届满前终止：
（一）没有按照规定缴纳年费的；
（二）专利权人以书面声明放弃其专利权的。
对于一案双申的专利申请，如果在后授权的发明专利申请的审查周期较长，则申请人需要特别留意对实用新型专利的维持，防止因未及时缴纳年费等原因导致实用新型专利被提前届满终止，以至于其反而成为在后授权的发明专利的授权障碍或是导致权利基础不稳定的风险因素。比如在第34931号无效宣告案件中，就涉及到该种情形，该案中，无效宣告请求人即以专利权人在一案双申中的提交的实用新型专利作为证据否定了涉案专利的新颖性与创造性。该案中，涉专利为申请日为2011年8月4日，授权公告日为2016年5月11日的发明专利，请求人在无效程序中提交并主张涉案专利与某实用新型专利属于同样的发明创造，请求宣告涉案专利全部无效。该实用新型专利，授权公告日为2012年5月9日，因未在期限内缴纳或缴足年费而被终止，终止日期为2013年8月4日（涉案专利授权公告日前），其与涉案发明专利具有相同的申请人、申请日，且两者具有完全相同的权利要求书，即涉案专利的权利要求1-10分别与实用新型专利的权利要求1-10完全相同。对此，专利权人主张其在申请日提出涉案专利和该实用新型专利的申请时分别说明对同样的发明创造已申请了另一专利，其该实用新型专利为在涉案专利授权之前已经终止的实用新型专利，等同于放弃，因此涉案专利符合第九条第1款但书规定的情形。对此，负责该案无效审理的合议组认为，在涉案专利授权日之前，在先获得授权的实用新型专利权已经提前终止，表明其已实际已进入公有领域，可供公众自由实施应用，如果专利权人后来就此发明创造又获得发明专利权，对公众来说是有失公平的，这是专利法第九条第一款所禁止的，最终，该发明专利因权利要求1-10不符合专利法第九条第一款的规定而被宣告无效，此后，该案经北京知识产权法院审理，作出的（2018）京73行初3561号判决仍然维持了前述专利无效决定，在各方均未上诉后，该发明专利最终被正式宣告无效⑥。从该专利被宣告无效的过程及结果来看，如果实用新型专利提前终止而非以规定方式予以放弃的话，则涉案专利的授权过程并不符合以放弃实用新型专利权的方式避免重复授权的条件，反而会违反专利法第九条第一款规定的例外情形，这也是一案双申过程中，要特别注意的一个风险点。
2. 因未在提出申请时分别说明对同样的发明创造已申请了另一专利，导致不符合专利法第九条第一款的规定
某专利复审案件，其申请人在申请日同日就同样的发明创造还提出一件发明专利申请及另一件实用新型专利申请，但由于在提出申请时未分别说明对同样的发明创造已申请了另一专利，后该实用新型专利申请已授权并处于有效状态。因发明专利申请的权利要求1-10与该实用新型专利授权公告文本的权利要求1-10具有相同的技术方案，属于同样的发明创造。经实质审查，国家知识产权局作出了驳回决定，驳回理由是：权利要求1－10不符合专利法第九条第1款的规定。后国家知识产权局复审合议组、北京知识产权法院一审后均维持了该驳回决定，申请人也未再提出上诉⑦。
（五）
一案双申模式下，对专利权保护的选择与衔接
在诉讼阶段，对于申请人提交一案双申的情况，需要区分发明专利授权之前和授权之后两个阶段予以考量。
1.在发明专利的临时保护期的时间内，由于此阶段的发明专利申请尚未授权，因此专利权人依据专利法第十三、九条的规定，对于专利申请的临时保护与实用新型专利权保护请求的请求权竞合，可以择一适用，该两种保护模式的区别主要在于发明专利申请临时保护本身的一些特殊规则，上文已经充分说明，在此不再赘述。
2.在发明专利授权后，如因构成同样的发明创造，专利权人放弃了实用新型，该发明创造自然只能以维持有效的发明专利予以保护。但如果发明专利申请因审查期间的修改而与同日申请的实用新型不再构成同样的发明创造，使得两专利均予以授权的情况下，则法院基于此前专利行政机关均予以授权的前提，将会充分尊重前述行政授权结果并基于专利权的有效推定原则，并基于“禁止重复授权(保护)”的原则下择一保护，因此，在诉讼环节将主要涉及到专利法第九条但书规定部分的专利权保护衔接事项，从最高院2023年2月11日公布并于2024年2月20日收录于人民法院案库的“（2020）最高法知民终1738号”参考案例看⑧，主要涉及下述两类问题：
(1)如何确定诉讼时有效的专利保护范围：一方面，专利授权时，如果发明专利申请经过修改，其在授权公告前要求保护的范围与涉案实用新型专利授权公告的保护范围不同，不构成同样的发明创造，可以分别获得授权，保护范围自然以各自授权文本为准。另一方面，如果专利经过了无效宣告并在修改后得以维持有效，由于修改前的权利要求自始无效，故被修改后专利权的保护范围应自始以修改后的权利要求为准。
(2)如何在诉讼中确定请求权基础：在被诉（侵权）行为从实用新型专利授权之日持续至发明专利授权之后的情况下，不能苛求当事人在主张权利时对请求权基础作出准确区分，人民法院可以就此进行释明,如果权利人基于发明专利权主张权利，且主张的侵权损害赔偿范围及于实用新型专利权有效期间，法院可以一并处理，属于诉的客体合并，不违反法律规定，亦符合同日申请发明和实用新型专利的制度目的。此种情形下，权利人无需再另行主张发明专利临时保护期使用费，有利于纠纷的实质解决和减轻当事人的讼累。
四、结 语
对于专利法第十三条、第九条的规定及与其配套的行政法规、司法解释的条文内容，如结合相关规定的特定历史成因和制定背景，则能更好地理解其立法意图，加之上述相关规定较为分散且条款本身存在一定模糊之处，因此也不可仅按照上述规定本身字面意思予以理解，在法律条文之外，同时还需要把握专利的禁止重复授权制度、先申请制度、保护期限制度以及专利权的有效推定原则等。此外，由于在专利复审、无效审查以及民事诉讼审理等实践环节中，在争议焦点中主要涉及上述规定的案例相对不多，也导致实务中对其适用也存在一定困扰，故也有赖于国家知识产权局及最高人民法院多公布一些审查、审理的有关参考案例，才能令相关公众尤其是从业人员对其予以充分、准确地体会理解。
注释
① 见（2021）最高法知民终434号案判决书.
② 国家知识产权局构建国家发展需要、企业群众满意的专利商标审查管理机制,国家知识产权局网站，2024-03-19，https://www.cnipa.gov.cn/art/2024/3/19/art_3359_191069.html.
③ 刘晓军 ，专利临时保护期使用费的界定 ，微信公众号 “北京知识产权法研究会” 文章，2018年09月19日.
④ 同①.
⑤ 王培超 ，如何运用专利法第九条的例外规定，中国知识产权报，2017年7月13日.
⑥ 杨玉方 ，专利法第九条第1款但书规定在专利复审、无效程序中的适用，中国知识产权报，2022年10月28日.
⑦ 同⑥.
⑧ 同日申请的发明专利与实用新型专利的衔接保护 ， 微信公众号“最高人民法院知识产权法庭 ”「每周一案」专栏文章 , 2023年09月07日 .
（本文仅代表作者观点，不代表知产力立场）
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