竞争对手窃取技术秘密申请专利,法院判专利权归原权利人
作者:唐青林 聂靓婧 (北京云亭律师事务所*)
阅读提示:
(一)技术秘密被他人窃取后申请为专利,权利人如何维权?本案中,最高人民法院明确:技术秘密权利人可基于侵害技术秘密主张专利权权属。审理中,采用“接触+实质相同”的推定规则,由被诉侵权人承担独立研发的举证责任,为技术秘密权利人维权开辟了新路径。
(二)本案例为人民法院案例库案例,根据《人民法院案例库建设运行工作规程》,各级人民法院审理案件时,应当检索人民法院案例库,严格依照法律和司法解释、规范性文件,并参考入库类似案例作出裁判。
裁判要旨
技术秘密权利人以侵害技术秘密作为请求权基础,主张有关专利权归其所有的,人民法院在审理过程中应当审查专利文件是否披露了权利人主张的技术秘密或者专利技术是否使用了该技术秘密,以及技术秘密是否构成专利技术方案的实质性内容。在判断涉案专利文件是否披露了技术秘密时,当技术秘密权利人提供证据证明专利文件披露的技术方案与其主张的技术秘密相同或者实质相同且被诉专利权人在专利申请日前有渠道或者机会获取技术秘密权利人的技术秘密的,一般可推定被诉专利权人采取不正当手段获取了该技术秘密并予以披露的事实成立。如被诉专利权人主张其自行研发完成了被诉侵权技术方案或者被诉侵权技术方案具有正当来源的,应当承担证明责任。
案情简介
一、荷兰某公司与某智能装备公司均是轮胎成型机的制造商。早在某智能装备公司申请并获授权的三项涉案专利的申请日之前,荷兰某公司研发完成了其主张的上述在先涉密技术,并应用于其制造的轮胎成型机上。荷兰某公司在销售设备时,对客户提出了明确的保密要求。
二、某智能装备公司在成立一年后,聘请了两位员工,该两人均曾在荷兰某公司的客户处有十年以上、二十年左右的任职经历,且工作内容均与成型机设备、生产相关。该两名员工入职某智能装备公司后,参与了涉案专利技术方案相关的项目研究。
三、荷兰某公司向江苏省苏州市中级人民法院提起诉讼,请求判令案涉三项专利权归其所有。某智能装备公司辩称,荷兰某公司主张的在先涉密技术不构成技术秘密,涉案专利由其独立研发完成。
四、一审法院以证据不足为由,判决驳回荷兰某公司的诉讼请求。荷兰某公司不服,提起上诉。
五、最高人民法院二审认为,荷兰某公司主张的在先技术构成技术秘密,且其已证明某智能装备公司在涉案专利申请日之前具有接触该在先涉密技术的机会和渠道、涉案专利技术方案与该在先涉密技术实质相同且该在先涉密技术已构成涉案专利技术方案的实质性内容。某智能装备公司虽主张独立研发,但提交的研发证据仅有研究结论,缺少体现研发实质内容的过程性技术资料,不足以证明其独立研发的主张。据此,最高人民法院作出二审判决:撤销一审判决,涉案专利权归荷兰某公司所有。
实务经验总结
在商业秘密法律服务领域,北京云亭律师事务所唐青林律师深耕近二十年,专注办理各类重大、疑难、复杂商业秘密民事纠纷与侵犯商业秘密罪刑事案件,具备极为丰富的实战经验。理论研究方面,唐青林律师先后在中国法治出版社出版三部商业秘密专业著作:《商业秘密保护实务精解与百案评析》《商业秘密百案评析与企业保密体系建设指南》《商业秘密案件裁判规则——全面梳理中国商业秘密案件司法裁判规则》,系统构建商业秘密司法实务与理论体系。作为长期奋战在一线的专业律师,其经办的多起案件具有标杆意义,分别入选最高人民法院2023年度中国法院50件典型知识产权案例、2015年最高人民检察院“检察机关保护知识产权十大典型案例”,以深厚理论功底与实战业务能力,为企业商业秘密保护提供专业、可落地的法律解决方案。
前事不忘,后事之师。为帮公司保护商业秘密、帮技术人员不踩红线,避免未来发生类似商业秘密诉讼,唐青林律师团队提出如下建议:
(一)对技术秘密权利人的建议:
1.建立“接触证据”留存机制。本案中,荷兰某公司能够胜诉的关键之一,是证明了某智能装备公司聘请的员工曾在荷兰某公司客户处任职,从而具备接触技术秘密的渠道。权利人应关注核心技术人员离职去向,留存员工接触技术秘密的岗位证明、保密协议等证据。
2.销售设备时明确保密要求。本案中,荷兰某公司将承载技术秘密的设备销售给客户时,提出了明确的保密要求,这为证明技术秘密采取了合理保密措施提供了有力证据。权利人应在销售合同中加入保密条款,或单独签署保密协议。
3.积极运用“接触+实质相同”规则降低举证难度。在诉讼中,权利人应重点证明:①被诉侵权人有接触技术秘密的渠道或机会;②专利技术方案与技术秘密实质相同。在此基础上,由被诉侵权人承担独立研发的举证责任。
(二)对同业竞争者及潜在侵权人的建议:
1.招聘员工时做好背景调查。招聘来自竞争对手或客户处的人员时,应了解其是否接触过前雇主的技术秘密,并要求其出具不侵犯他人商业秘密的承诺书,避免因员工带来前雇主技术而卷入侵权纠纷。
2.独立研发应保留完整过程资料。若主张技术系独立研发,应保留完整的需求文档、设计草图、研发日志、测试报告、会议纪要等过程性资料,以备在诉讼中证明研发过程的完整性。仅凭研究结论或最终成果,难以获得法院采信。
本案裁判规则对法律实践的指引意义
本案在基于侵害技术秘密主张专利权权属的诉讼规则方面具有重要的创新意义,对司法实践产生了以下几个方面的推进作用:
1. 明确技术秘密权利人主张专利权属的请求权基础与审理路径。
本案确立了以侵害技术秘密作为请求权基础主张专利权属的诉讼路径,并明确了“技术秘密成立+专利与技术秘密实质相同+技术秘密构成专利实质性内容+被告有机会接触”的四步审查框架。这一审理思路为各级法院处理此类纠纷提供了清晰的操作指引。
2. 确立“实质相同+有机会获取”的举证责任转移规则。
本案借鉴并发展了技术秘密侵权诉讼中的“接触+实质相同-合法来源”规则,将其引入专利权属纠纷。权利人只需证明技术秘密成立、专利与技术秘密实质相同、被告有机会接触,举证责任即转移至被告,由被告证明其独立研发或具有合法来源。这一规则大幅减轻了技术秘密权利人的举证负担,扭转了权利人因无法直接证明“不正当手段”而维权无门的困境,使专利抢注行为难以通过“推定合法”规避责任。
3. 强化过程性证据在独立研发抗辩中的证明标准。
本案明确,被诉专利权人主张独立研发时,仅提交结论性文件不足以完成举证责任,必须提供能够体现研发实质内容的过程性技术资料,如研发日志、实验记录、修改过程、设计图纸演变等。这一规则有效遏制了“事后补证”式的虚假抗辩,引导当事人在研发过程中留存完整证据链,使独立研发抗辩不再是“空口无凭”的免责借口。
4. 促进技术秘密与专利制度的衔接与协调。
本案打通了技术秘密保护与专利权属制度的衔接通道。权利人既可以通过技术秘密路径保护未公开的核心技术,又可以在技术秘密被他人抢注为专利后,通过侵害技术秘密之诉追索专利权归属。这种“双重保护、相互衔接”的机制,为创新主体提供了更加周延的权利保障,避免了因保护路径选择错误而丧失权利的风险。
相关法律规定
法律法规
《中华人民共和国反不正当竞争法(2025修订)》
第十条 经营者不得实施下列侵犯商业秘密的行为:
(一)以盗窃、贿赂、欺诈、胁迫、电子侵入或者其他不正当手段获取权利人的商业秘密;
(二)披露、使用或者允许他人使用以前项手段获取的权利人的商业秘密;
(三)违反保密义务或者违反权利人有关保守商业秘密的要求,披露、使用或者允许他人使用其所掌握的商业秘密;
(四)教唆、引诱、帮助他人违反保密义务或者违反权利人有关保守商业秘密的要求,获取、披露、使用或者允许他人使用权利人的商业秘密。
经营者以外的其他自然人、法人和非法人组织实施前款所列违法行为的,视为侵犯商业秘密。
第三人明知或者应知商业秘密权利人的员工、前员工或者其他单位、个人实施本条第一款所列违法行为,仍获取、披露、使用或者允许他人使用该商业秘密的,视为侵犯商业秘密。
本法所称的商业秘密,是指不为公众所知悉、具有商业价值并经权利人采取相应保密措施的技术信息、经营信息等商业信息。
法律法规
《中华人民共和国专利法(2020修正)》
第六条 执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。职务发明创造申请专利的权利属于该单位,申请被批准后,该单位为专利权人。该单位可以依法处置其职务发明创造申请专利的权利和专利权,促进相关发明创造的实施和运用。
非职务发明创造,申请专利的权利属于发明人或者设计人;申请被批准后,该发明人或者设计人为专利权人。
利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造,单位与发明人或者设计人订有合同,对申请专利的权利和专利权的归属作出约定的,从其约定。
法律法规
《中华人民共和国专利法实施细则(2023修订)》
第十三条 专利法第六条所称执行本单位的任务所完成的职务发明创造,是指:
(一)在本职工作中作出的发明创造;
(二)履行本单位交付的本职工作之外的任务所作出的发明创造;
(三)退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后1年内作出的,与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造。
专利法第六条所称本单位,包括临时工作单位;专利法第六条所称本单位的物质技术条件,是指本单位的资金、设备、零部件、原材料或者不对外公开的技术信息和资料等。
法律法规
《最高人民法院关于审理侵犯商业秘密民事案件适用法律若干问题的规定》
第三条 权利人请求保护的信息在被诉侵权行为发生时不为所属领域的相关人员普遍知悉和容易获得的,人民法院应当认定为反不正当竞争法第九条第四款所称的不为公众所知悉。
第四条 具有下列情形之一的,人民法院可以认定有关信息为公众所知悉:
(一)该信息在所属领域属于一般常识或者行业惯例的;
(二)该信息仅涉及产品的尺寸、结构、材料、部件的简单组合等内容,所属领域的相关人员通过观察上市产品即可直接获得的;
(三)该信息已经在公开出版物或者其他媒体上公开披露的;
(四)该信息已通过公开的报告会、展览等方式公开的;
(五)所属领域的相关人员从其他公开渠道可以获得该信息的。
将为公众所知悉的信息进行整理、改进、加工后形成的新信息,符合本规定第三条规定的,应当认定该新信息不为公众所知悉。
第五条 权利人为防止商业秘密泄露,在被诉侵权行为发生以前所采取的合理保密措施,人民法院应当认定为反不正当竞争法第九条第四款所称的相应保密措施。
人民法院应当根据商业秘密及其载体的性质、商业秘密的商业价值、保密措施的可识别程度、保密措施与商业秘密的对应程度以及权利人的保密意愿等因素,认定权利人是否采取了相应保密措施。
法院判决
法院生效裁判认为,荷兰某公司主张的在先技术构成技术秘密,且其已证明某智能装备公司在涉案专利申请日之前具有接触该在先涉密技术的机会和渠道、涉案专利技术方案与该在先涉密技术实质相同且该在先涉密技术已构成涉案专利技术方案的实质性内容。在此情况下,某智能装备公司虽主张涉案专利技术方案由其独立研发,但提交的所谓研发证据仅有研究结论,缺少能够体现研发实质内容的过程性技术资料,不足以体现一项技术方案的完整研发过程,并不足以证明其独立研发的主张,更不足以证明其对涉案专利的实质性特点作出了创造性贡献,故某智能装备公司关于其对涉案专利依法享有权利的抗辩主张缺乏事实及法律依据。据此,根据双方的举证及查明的事实,可以对某智能装备公司以不正当手段获取了荷兰某公司的在先涉密技术进而申请涉案专利并获授权的事实作出认定。因此,三案所涉专利权应归荷兰某公司所有。
案件来源
荷兰某公司诉某智能装备公司专利权权属纠纷案[最高人民法院(2020)最高法知民终661号、(2020)最高法知民终902号、(2020)最高法知民终1003号]
*此处北京云亭律师事务所,为作者完成文章写作时所在工作单位。
原创声明
今日推送文章,为文章作者授权本公众号首发原创文章,转载请在公众号醒目位置注明作者及出处。我们将不断创新文章内容,努力提供更多更好的民商事实务干货。转载请直接联系责任编辑。
主编简介
唐青林律师是中国人民大学法学院民商法专业法学硕士,具有超26年的法律服务经验。在商业秘密法律服务领域,唐青林律师“身经百战”,为近百个疑难复杂诉讼案例和非诉讼项目提供过各种形式的法律服务,积累了大量诉讼经验与胜诉案例,是国内商业秘密领域活跃的知名律师。
唐青林律师多年来一直奋战在商业秘密办案第一线,特别注意总结办案经验、梳理商业秘密领域的重要知识。近年来,他在中国法治出版社出版了《商业秘密保护实务精解与百案评析》(2008年)、《商业秘密百案评析与企业保密体系建设指南》(2013年)、《商业秘密案件裁判规则——全面梳理中国商业秘密案件司法裁判规则》(2022年)等三部专业著作。
唐青林律师的社会兼职职务包括:
最高人民法院诉讼服务中心诉讼服务志愿专家(2018-2023)(2023-2028)
北京大学国际知识产权研究中心研究员
中国知识产权研究会知识产权与科技金融专业委员会副主任
北京市律师协会第十一届、第十二届公司法专业委员会副主任
北京外国语大学法学院研究生导
唐青林律师在知识产权(商业秘密)领域荣誉或奖项:
(1)唐青林律师当选2025年度LEGALBAND客户首选:知识产权律师15强
(2)唐青林律师荣登IPR DAILY颁发的“中国50位50岁以下知识产权精英律师”榜单
(3)唐青林律师荣登2025GCP知识产权专家30强榜单
(4)唐青林律师代理案件入选2015年最高检察院发布的“检察机关保护知识产权十大典型案例
(5)唐青林律师团队代理案件入选最高法院公布的2023年中国法院50件典型知识产权案例
(6)唐青林律师荣获2023年度GRCD中国合规大奖"知识产权合规年度律师
(7)唐青林律师荣登2024年度中国区LegalOne实力之星榜单知识产权(商业秘密)
(8)唐青林律师荣获获LegalOne Merits (典范)奖
(9)唐青林律师代理案件入选2023年湖北知识产权保护白皮书
(10)唐青林律师代理案件入选2023年湖北省知识产权保护十大典型案例
唐青林律师在商业秘密法律实务领域的实战业绩:
(1)经办的某商业秘密案件成功入选《最高法院2023年度中国法院50件典型知识产权案例》;
(2)经办的某商业秘密案件成功入选《2015年最高检察院发布的“检察机关保护知识产权十大典型案例”》;
(3)经办的某商业秘密案件成功入选《2023年湖北知识产权保护白皮书》;
(4)经办的某商业秘密案件成功入选《2023年湖北省知识产权保护十大典型案例》;
(5)2024年代理的商业秘密民事案件(代理原告)被某省高级人民法院评为该省唯一一件判赔额最高的案件;
(6)经办的多起商业秘密民事案件获得胜诉判决;
(7)经办的多起商业秘密案件成功争取到法院2倍或3倍惩罚性赔偿;
(8)经办的某商业秘密案件成功取得2亿元赔偿(超过此前判赔金额最高的香兰素案件1.59亿元);
(9)代理的多起被告客户侵犯商业秘密案件,成功争取到法院判定不构成侵权的胜诉结果;
(10)代理多起被告人/被告单位涉商业秘密犯罪刑事案件,取得了无罪、检察院决定不予追诉的良好效果;
(11)协助多家企业客户完成企业商业秘密保密体系建设。
主编联系方式:
唐青林律师
单位:北京云亭律师事务所
手机(微信):13910169772
邮箱:lawyer3721@163.com
地址:北京市朝阳区建国路91号金地中心A座29层
热门跟贴