知产审判 | 等同原则限制适用的体系化思考|专利侵权|专利权|权利人|知产审判|解释

本文为《中国审判》杂志原创稿件

文 | 北京市第二中级人民法院董红

在专利侵权判断中引入等同原则，主要是为了克服严格适用字面侵权原则对于专利权保护的不足，为专利权人提供实质性保护。但是，等同原则的适用不应以牺牲专利权的公示价值及损害社会公众的信赖利益为代价。因此，在适用等同原则过程中，应当注重维护专利权人对发明创造享有的利益与维护社会公众信赖利益之间的平衡，对等同原则进行必要的限制。笔者拟基于体系化的视角对等同原则的限制适用进行研究，希望对等同原则的准确适用有所裨益。

等同原则适用的基本前提

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第七条规定：“人民法院判定被诉侵权技术方案是否落入专利权的保护范围，应当审查权利人主张的权利要求所记载的全部技术特征。被诉侵权技术方案包含与权利要求记载的全部技术特征相同或者等同的技术特征的，人民法院应当认定其落入专利权的保护范围；被诉侵权技术方案的技术特征与权利要求记载的全部技术特征相比，缺少权利要求记载的一个以上的技术特征，或者有一个以上技术特征不相同也不等同的，人民法院应当认定其没有落入专利权的保护范围。”从上述规定看，只要被诉侵权技术方案“缺少权利要求记载的一个以上的技术特征”，人民法院即应当认定其没有落入专利权的保护范围。因此，等同原则适用的基本条件或前提在于，与涉案专利权利要求记载的技术特征相比，被诉侵权技术方案应当具备相对应的所有技术特征，只不过其中某个或者某些特征与涉案专利不完全相同。在此情况下，需要进一步判断不相同的技术特征是否与涉案专利记载的对应技术特征构成等同。

当然，法院在判断被诉侵权技术方案是否具有与涉案专利相对应技术特征时，应当注意技术特征划分的准确性。如果技术特征划分得过细，会导致在技术比对时，较为容易认定被诉侵权技术方案缺少技术特征，进而得出不侵权的结论；如果技术特征划分得过粗，在技术比对时就容易忽略被诉侵权技术方案与涉案专利的区别，导致笼统地认定构成等同。通常应把能够实现一种相对独立技术功能的技术单元作为一个技术特征，不宜把实现不同技术功能的多个技术单元划定为一个技术特征，否则容易导致等同原则的适用由具体技术特征的等同泛化为整体技术方案的等同。

等同原则限制适用的类型表现

经过司法实践的不断探索，专利侵权诉讼中出现了特意排除、可预见、捐献、禁止反悔等规则对等同原则的适用进行限制的情况。

（一）特意排除规则

特意排除规则在相关司法解释中并未明确予以规定，主要是指结合涉案专利权利要求书、说明书等文件的记载，本领域技术人员如果能够确定专利权人在确定保护范围时已经明确将特定的技术方案予以排除，则不应在侵权诉讼中再通过等同原则的适用纳入专利权的保护范围。

此外，司法实践中对于封闭式特征、数值范围、方法步骤顺序限定等权利要求，通常也不再适用等同原则将封闭式方案、数值范围之外以及不符合特定方法步骤的技术方案纳入专利权的保护范围，原因也在于权利人在撰写权利要求时已经作出了明确、特定的选择，应当视为将其他技术方案排除出专利权的保护范围，不应再通过等同原则的适用重新纳入保护范围。《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》（以下简称《解释（二）》）第七条、第十一条、第十二条对此也进行了明确规定。但是，对于上述有特殊限定的权利要求不适用等同原则并非绝对。当具有差异的数值或者数值范围系以基本相同的技术手段，实现实质相同的功能，达到实质相同的效果，且本领域技术人员无须经过创造性劳动就能够联想到；同时，综合考虑技术领域、发明类型、权利要求修改内容等相关因素，认定有关技术特征等同既不违背社会公众对权利要求保护范围的合理期待，又可以公平保护专利权的，可以认定构成等同技术特征。

（二）可预见性规则

根据可预见性规则，如果专利权人在撰写权利要求时，本领域技术人员明确知晓还有其他显而易见的替代方案，但专利权人并未将相关的替代技术方案概括纳入专利权的保护范围，则不应再通过等同原则将申请日前已经广泛存在的技术方案再纳入专利权的保护范围。

（三）捐献规则

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（以下简称《解释》）第五条规定，对于仅在说明书或者附图中描述而在权利要求中未记载的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持。上述规定对捐献规则进行了明确。由于专利权的保护范围以权利要求为准，说明书中记载的内容如果并未体现在权利要求中，且该内容随着专利权授权而公开，应当视为专利权人将其捐献给了社会，专利权人不得将该内容纳入专利权的保护范围。

（四）禁止反悔规则

《解释》第六条规定：“专利申请人、专利权人在专利授权或者无效宣告程序中，通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持。”《解释（二）》第十三条规定：“权利人证明专利申请人、专利权人在专利授权确权程序中对权利要求书、说明书及附图的限缩性修改或者陈述被明确否定的，人民法院应当认定该修改或者陈述未导致技术方案的放弃。”因此，禁止反悔原则的适用通常应当满足两个方面的条件：一是权利人在授权确权程序中对权利要求、说明书进行了限缩性修改或者意见陈述；二是该修改或意见陈述未被明确否定。

等同原则限制规则的体系化适用

对于等同原则的适用及其限制源于对专利权与社会公众利益保护之间的动态平衡，虽然形式上表现为不同的规则，但不同规则背后体现的正当性是一致的，相互之间也存在彼此关联。法庭应当基于体系化的视角对等同原则的限制适用进行一体化的审视，进而最大限度发挥等同原则适用的制度效能。

（一）等同原则限制适用的本质

《中华人民共和国专利法》第二十条第一款规定：“申请专利和行使专利权应当遵循诚实信用原则。不得滥用专利权损害公共利益或者他人合法权益。”等同原则的限制适用涉及专利权的行使，与如何准确界定专利权的保护范围密切相关。在专利侵权诉讼中，如果权利人在撰写权利要求、说明书或者在授权确权过程中，对于某些技术特征或者技术方案已经进行了特别限定或者有意排除，或者本来完全有能力也有条件将相关技术方案写入权利要求但实际并未写入，对于社会公众而言，其有理由相信专利权人对于特定的技术方案不打算予以保护或者意图放弃特定的技术方案。而授权的专利权均需要公告，对于社会公众具有公信力。社会公众对于对外公示的专利权也具有相应的信赖利益。如果在侵权诉讼中，再允许权利人将相关技术方案纳入专利权的保护范围，对于权利人行使专利权而言，明显有违诚信；对于社会公众而言，明显有失公平。因此，对等同原则的适用进行限制的正当性基础便是诚实信用原则。

基于诚实信用原则审视等同原则的限制规则，上述规则的本质是专利权人原本已经放弃的技术方案，不能在侵权诉讼中再被纳入保护范围。等同原则本质上系克服字面侵权或相同侵权在专利侵权判断中的不足而对专利权保护范围进行扩展，从而对专利权所体现的创造性贡献进行实质性的周延保护。但是，专利权保护范围在权利要求字面含义基础上的拓展并不是无限的，尤其不能通过等同原则的适用保护专利权人已经明示或者推定放弃的技术方案。无论是专利权人明示还是推定放弃的技术方案，在后续侵权诉讼中均不得再次被纳入专利权的保护范围予以保护。

（二）等同原则限制规则与权利要求解释的关系

关于禁止反悔原则等规则的法律定位，司法实践中一直存在两种不同的观点。一种观点将禁止反悔原则视为对等同原则的限制，只有在等同侵权判定中才能适用禁止反悔原则。另一种观点则认为，禁止反悔原则是与等同原则相并列的、具有独立法律地位的权利要求解释原则，同时适用于相同侵权和等同侵权。

虽然禁止反悔等规则通常适用于对等同原则的限制，但其限制等同原则适用的具体方式或者在具体案件中适用的路径，应当是通过对权利要求的解释或者对专利权保护范围的事先确定而实现的。这其实也涉及在具体案件中应当如何适用禁止反悔等规则的问题。实践中可以有两种不同的适用思路。一是先进行技术比对，判断被诉侵权技术方案是否构成等同。如果构成等同，再判断是否存在禁止反悔等限制规则，进而排除构成侵权的认定。二是先对权利要求进行解释，以准确划定专利权的保护范围。如果在权利要求解释中，存在将特定技术方案明示或者推定放弃的情形，而被诉侵权技术方案恰恰属于被放弃的范畴，则可以直接认定被诉侵权技术方案不构成对涉案专利的侵害，无须再判断是否等同的问题。

基于上述对等同原则限制适用本质的论述，禁止反悔等规则实际上是通过对权利要求解释或者保护范围的事先划定实现对等同原则适用的限制，但作为对权利要求的解释，禁止反悔等规则的适用并不仅限于等同原则。在相同侵权判断过程中，如果权利人同样存在技术方案放弃的问题，也应予以适用，避免权利人对于权利要求或者保护范围作出有违诚信的不一致表述。因此，在具体案件中，通常应当先对权利要求保护的技术方案根据说明书、审查档案等进行解释和确定，明确专利权的保护范围后再进行是否相同或者等同侵权的认定。之所以将禁止反悔等规则称之为对等同侵权的限制，更多是由于被诉侵权技术方案已经基于特意排除、捐献或者禁止反悔等由权利人予以放弃，无须进行等同侵权的判断，并不是说要先进行是否等同的判断，然后再审查是否存在禁止反悔等限制性规则的适用。

（三）各限制规则的适用关系

虽然特意排除、可预见、捐献以及禁止反悔本质上都属于专利权人对于特定技术方案的放弃，但鉴于不同规则蕴含的放弃的确定性程度、所依据的证据材料有所差别，特别是有时还可能存在交叉，法院在具体适用时应当注意不同规则之间的区别和联系，做到准确适用。

首先，应当注意特意排除规则与可预见性规则的协调适用。特意排除规则是最为明显的技术方案放弃，专利说明书中通常会有明确的记载，具有较强的确定性和明确性。例如，专利要解决或者克服的技术问题应为权利人特意排除的技术方案，不应通过等同原则再次被纳入保护范围。鉴于等同原则的适用原本就是为了克服权利要求文字表述的局限性，即专利权人在撰写权利要求时不可能或者很难将已知的所有现有技术进行准确、有效、周延的概括。如果对于可预见性规则适用不加以限制，可能会导致设置等同原则的初衷落空。故在适用可预见性规则时应当遵循与特意排除规则相当的裁判标准。只有在有明确的证据表明权利人在申请专利时已经明确知道还存在其他现有技术方案，而其主观上不愿意或者怠于将其纳入保护范围的，才符合可预见性规则的适用条件。不能仅仅因为特定技术方案在行业内较为常见而权利人未能概括，就基于可预见性规则而排除等同原则的适用。

其次，应当注意禁止反悔和捐献规则的协调适用。禁止反悔规则基于的证据通常为专利授权确权过程中的审查通知书、意见陈述等审查档案，捐献规则基于的证据则是说明书及附图的记载。二者之间通常并不会产生适用上的关联或者混淆。但是，权利人在授权确权过程中对权利要求进行的限缩性修改或者陈述，往往会导致说明书的记载内容超出限缩后权利要求的保护范围。特别是对于权利要求放弃、删除等限缩性修改的情形。由于说明书记载的内容被纳入修改后权利要求的保护范围是基于专利权人的修改，权利要求原本的保护范围与说明书具有一致性，此种情况并不属于司法解释规定的“仅在说明书或者附图中描述而在权利要求中未记载的技术方案”，故不应适用捐献规则，而应适用禁止反悔规则。

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